EUG: Marke „Fack Ju Göhte“ nicht eintragungsfähig

URTEIL DES GERICHTS (Sechste Kammer)

In der Rechtssache T‑69/17

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des EUIPO vom 1. Dezember 2016 (Sache R 2205/2015‑5) über die Anmeldung des Wortzeichens Fack Ju Göhte als Unionsmarke

erlässt

DAS GERICHT (Sechste Kammer)

auf die mündliche Verhandlung vom 20. November 2017

folgendes

Urteil

 Vorgeschichte des Rechtsstreits

Am 21. April 2015 meldete die Klägerin, die Constantin Film Produktion GmbH, nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EU] 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke [ABl. 2017, L 154, S. 1]) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Unionsmarke an.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen Fack Ju Göhte; dies ist außerdem der Titel einer von der Klägerin produzierten deutschen Filmkomödie, die in Deutschland zu den größten Kinoerfolgen des Jahres 2013 zählt. Im Übrigen wurde von der Klägerin eine Fortsetzung des Films produziert, die 2015 in den Kinos anlief.

Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 und 41 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:

  • Klasse 3: „Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel“;
  • Klasse 9: „Bespielte Datenträger aller Art; elektronische Publikationen (herunterladbar), nämlich Audio-, Video-, Text-, Bild- und Grafikdaten im digitalen Format; fotografische, Film- und Unterrichtsapparate und ‑instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Datenverarbeitungsgeräte und Computer sowie Teile von diesen; Software“;
  • Klasse 14: „Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente“;
  • Klasse 16: „Druckereierzeugnisse; Fotografien; Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“;
  • Klasse 18: „Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Gepäck; Gepäckanhänger; Taschen; Brieftaschen und andere Tragebehältnisse“;
  • Klasse 21: „Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Kerzenständer“;
  • Klasse 25: „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“;
  • Klasse 28: „Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck“;
  • Klasse 30: „Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis, Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis“;
  • Klasse 32: „Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“;
  • Klasse 33: „Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“;
  • Klasse 38: „Telekommunikationsdienstleistungen; Bereitstellung von Internetchatrooms und Internetforen; Übermittlung von Daten über das Internet, insbesondere von Audio-, Video-, Text-, Bild- und Grafikdaten im digitalen Format, einschließlich Video-on-Demand“;
  • Klasse 41: „Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung, insbesondere Film- und Fernsehunterhaltung, Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Rundfunk-, Fernseh- und Filmproduktion, Vermietung von Filmen, Filmvorführungen in Kinos; sportliche und kulturelle Aktivitäten“.

Mit Entscheidung vom 25. September 2015 wies der Prüfer die Anmeldung gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 2017/1001) in Verbindung mit Art. 7 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001) für die oben in Rn. 3 genannten Waren und Dienstleistungen zurück.

Am 5. November 2015 legte die Klägerin gegen die Entscheidung des Prüfers nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 66 bis 71 der Verordnung 2017/1001) beim EUIPO Beschwerde ein.

Mit Entscheidung vom 1. Dezember 2016 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Fünfte Beschwerdekammer des EUIPO die Beschwerde zurück. Insbesondere war sie in Bezug auf die Bestimmung der maßgeblichen Verkehrskreise der Auffassung, dass dabei auf die Wahrnehmung der deutschsprachigen Verbraucher innerhalb der Europäischen Union, nämlich diejenigen in Deutschland und Österreich, abzustellen sei. Außerdem richteten sich die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen zwar an den Allgemeinverbraucher, manche aber richteten sich an Kinder und Jugendliche. Die maßgeblichen Verkehrskreise nähmen die Aussprache des Wortbestandteils „Fack Ju“ so wahr, als sei er identisch mit dem englischen Ausdruck „fuck you“, so dass er dieselbe Bedeutung habe. Weiter stellte die Beschwerdekammer fest, dass der Ausdruck „fuck you“, selbst wenn die maßgeblichen Verkehrskreise ihm keine sexuelle Bedeutung beimäßen, nicht nur eine geschmacklose, sondern auch eine anstößige und vulgäre Beleidigung darstelle. Der ergänzende Bestandteil „Göhte“, mit dem ein hochangesehener Schriftsteller wie Johann Wolfgang von Goethe posthum in herabwürdigender und vulgärer Weise verunglimpft werde, noch dazu in fehlerhafter Rechtschreibung, könne vom verletzenden und gegen die guten Sitten verstoßenden Charakter der Beschimpfung „Fack Ju/fuck you“ keinesfalls ablenken. Zudem eröffne die Bezugnahme auf Johann Wolfgang von Goethe möglicherweise sogar eine weitere Ebene des Sittenverstoßes. Daraus, dass der Titel eines Films, der ein breiter Publikumserfolg gewesen sei, identisch mit der Markenanmeldung sei, dürfe nicht geschlossen werden, dass die relevanten Verkehrskreise keinen Anstoß an der angemeldeten Marke nähmen. Obwohl schließlich bei der Bewertung einer Markenanmeldung auf ihre Verbraucherwahrnehmung im Zeitpunkt der Anmeldung abzustellen sei, gelte für das Eintragungshindernis nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 doch, dass es nicht gemäß Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (jetzt Art. 7 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001) aufgrund des Nachweises der Verkehrsdurchsetzung überwunden werden könne.

 Anträge der Parteien

Die Klägerin beantragt nach teilweiser Klagerücknahme,

  • die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
  • dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

Das EUIPO beantragt,

  • die Klage abzuweisen;
  • der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

Die Klägerin stützt ihre Klage auf zwei Klagegründe, mit denen sie erstens einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 und zweitens einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001) rügt.

 Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009

Die Klägerin macht geltend, dass weder das Anmeldezeichen als Ganzes noch dessen einzelne Elemente vulgär, anstößig oder beleidigend seien. Daher habe die Beschwerdekammer das Zeichen falsch aufgefasst und sei unzutreffend davon ausgegangen, dass es gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. f in Verbindung mit Art. 7 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 von der Eintragung ausgeschlossen sei.

Insoweit ist festzustellen, dass gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen, von der Eintragung ausgeschlossen sind. Nach Art. 7 Abs. 2 der Verordnung finden die Vorschriften des Abs. 1 auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Union vorliegen. Ein solcher Teil kann gegebenenfalls aus einem einzigen Mitgliedstaat bestehen (vgl. Urteil des Gerichts vom 20. September 2011, Couture Tech/HABM [Darstellung des sowjetischen Staatswappens], T‑232/10, EU:T:2011:498, Rn. 22 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Das dem absoluten Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 zugrunde liegende Allgemeininteresse besteht nach der Rechtsprechung darin, die Eintragung von Zeichen zu verhindern, deren Benutzung im Gebiet der Union gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen würde (Urteil vom 20. September 2011, Darstellung des sowjetischen Staatswappens, T‑232/10, EU:T:2011:498, Rn. 29).

Die Prüfung, ob ein Zeichen gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstößt, muss im Hinblick auf die Wahrnehmung dieses Zeichens bei seiner Benutzung als Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise in der Union oder in einem Teil derselben vorgenommen werden (Urteile vom 20. September 2011, Darstellung des sowjetischen Staatswappens, T‑232/10, EU:T:2011:498, Rn. 50, und vom 9. März 2012, Cortés del Valle López/HABM, [¡Que buenu ye! HIJOPUTA], T‑417/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:120, Rn. 12).

Erstens steht fest, dass es sich bei den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen um solche des laufenden täglichen Verbrauchs handelt. Folglich setzen sich die maßgeblichen Verkehrskreise, wie die Beschwerdekammer bei der Verwendung des Begriffs „allgemeiner Verbraucher“ zutreffend angenommen und das EUIPO in der mündlichen Verhandlung erläutert hat, aus der breiten Öffentlichkeit zusammen; der Grad der Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise sei der eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers.

Die maßgeblichen Verkehrskreise können für die Prüfung des in Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen Eintragungshindernisses jedoch nicht auf das Publikum begrenzt werden, an das sich die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Anmeldung bezieht, unmittelbar richten. Es ist nämlich zu berücksichtigen, dass das von diesem Eintragungshindernis erfasste Zeichen nicht nur bei den Verkehrskreisen, an die sich die mit dem Zeichen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen richten, sondern auch bei anderen Personen Anstoß erregen wird, die dem Zeichen, ohne an den genannten Waren und Dienstleistungen interessiert zu sein, im Alltag zufällig begegnen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 5. Oktober 2011, PAKI Logistics/HABM [PAKI], T‑526/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2011:564, Rn. 18).

Zweitens ist daran zu erinnern, dass der Durchschnittsverbraucher, auch wenn er eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet, gleichwohl ein von ihm wahrgenommenes Wortzeichen in die Wortbestandteile aufteilen wird, die ihm eine konkrete Bedeutung vermitteln oder die ihm bekannten Wörtern ähnlich sind (vgl. Urteil vom 8. Juli 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/HABM – Redrock Construction [REDROCK], T‑548/12, EU:T:2015:478, Rn. 37 und die dort angeführte Rechtsprechung).

In der vorliegenden Rechtssache wird der durchschnittliche Verbraucher feststellen, dass das angemeldete Zeichen dem häufig verwendeten und weit verbreiteten englischen Ausdruck „fuck you“ ähnlich ist, dem die Klägerin den Bestandteil „Göhte“ hinzugefügt hat, der dem Familiennamen des Schriftstellers und Dichters Johann Wolfgang von Goethe ähnlich ist. Da es sich aber zum einen bei dem angemeldeten Zeichen um eine lautschriftliche Übertragung des dem deutschsprachigen Publikum allgemein bekannten englischen Ausdrucks „fuck you“ ins Deutsche handelt, und zum anderen Johann Wolfgang von Goethe ein in Deutschland und Österreich sehr geschätzter Dichter und Schriftsteller ist, ist die Beurteilung der Beschwerdekammer zu bestätigen, wonach die maßgeblichen Verkehrskreise aus deutschsprachigen Verbrauchern in der Union, und zwar denjenigen in Deutschland und in Österreich, bestehen.

Drittens ist in Bezug auf die Wahrnehmung des angemeldeten Zeichens durch die maßgeblichen Verkehrskreise oben in Rn. 17 darauf hingewiesen worden, dass das Publikum das Zeichen mit dem englischen Ausdruck „fuck you“, verbunden mit dem Familiennamen Goethe – das Ganze in fehlerhafter Rechtschreibung –, gleichsetzen werde. Der Begriff „fuck“ wird sowohl als Nomen, als auch als Adjektiv, Adverb und Interjektion verwendet, und wie bei den meisten gebräuchlichen Wörtern entwickelt sich sein Sinn im Laufe der Jahre und hängt vom Zusammenhang ab, in dem er verwendet wird. Wenn dem englischen Ausdruck „fuck you“ in seiner ureigenen Bedeutung also eine sexuelle Bedeutung beizumessen und er von Vulgarität geprägt ist, so wird er doch auch, wie von der Beschwerdekammer übrigens in Betracht gezogen wurde, in einem anderen Zusammenhang verwendet, um Wut, Enttäuschung oder Missachtung gegenüber einem anderen zum Ausdruck zu bringen. Aber selbst in einem solchen Fall bleibt dieser Ausdruck durch eine ihm innewohnende Vulgarität geprägt und der am Ende des in Rede stehenden Zeichens hinzugefügte Bestandteil „Göhte“ ermöglicht zwar eine Bestimmung des „Adressaten“ der Wörter am Anfang des Zeichens, ist aber nicht geeignet, die Vulgarität abzumildern.

Im Übrigen ist festzustellen, dass entgegen den Ausführungen der Klägerin in ihrer Klageschrift und in der mündlichen Verhandlung der Umstand, dass der Film „Fack Ju Göhte“ seit seinem Kinostart von mehreren Millionen Menschen gesehen wurde, nicht bedeutet, dass die maßgeblichen Verkehrskreise nicht von dem angemeldeten Zeichen schockiert wären.

Demnach ist die Beschwerdekammer zu Recht davon ausgegangen, dass der englische Ausdruck „fuck you“ und somit das angemeldete Zeichen insgesamt naturgemäß vulgär sind und die maßgeblichen Verkehrskreise daran Anstoß nehmen könnten. Somit hat sie hieraus zutreffend geschlossen, dass das angemeldete Zeichen nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 von der Eintragung auszuschließen sei.

Das übrige Vorbringen der Klägerin ist nicht geeignet, diese Beurteilung in Frage zu stellten.

Erstens macht sie geltend, dass die Voraussetzung des Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung getrennt von der Voraussetzung des Verstoßes gegen die guten Sitten hätte geprüft werden müssen, da es sich um zwei unterschiedlichen Begriffe handele. Die angefochtene Entscheidung sei rechtlich unzureichend begründet, da sie weder die Rechtsvorschriften noch die Rechtsgrundsätze darlege, gegen die durch das Anmeldezeichen verstoßen werde, um die Ablehnung der Eintragung des Zeichens wegen eines Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung zu rechtfertigen.

Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdekammer nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 nicht verpflichtet ist, den etwaigen Verstoß der angemeldeten Zeichen gegen die öffentliche Ordnung und gegen die guten Sitten getrennt zu prüfen, und aufgrund dessen in der Begründung auch nicht angeben muss, um welchen der beiden Fälle es sich konkret handelt. Überdies ergibt sich eine solche Verpflichtung entgegen den Ausführungen der Klägerin auch nicht aus den Prüfungsrichtlinien des EUIPO. Vielmehr geht, wie die Klägerin selbst einräumt, aus den allgemeinen Bemerkungen zu Teil B Abschnitt 4 Kapitel 7 dieser Richtlinien hervor, dass es sich bei der öffentlichen Ordnung und den guten Sitten um zwei verschiedene Begriffe handelt, die sich jedoch häufig überschneiden. Unter diesen Umständen geht die vorliegende Rüge ins Leere und ist zurückzuweisen.

Eine solche Rüge ist außerdem auch unbegründet, da aus der angefochtenen Entscheidung hervorgeht, dass sich die Beschwerdekammer zwar sowohl auf die öffentliche Ordnung als auch auf die guten Sitten stützt, wenn sie auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 Bezug nimmt. In Rn. 31 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer jedoch erläutert, und das EUIPO hat dies in der mündlichen Verhandlung bestätigt, dass das in Rede stehende Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen wurde, weil es gegen die guten Sitten verstößt. Somit hat die Beschwerdekammer fehlerfrei davon abgesehen, eine gesonderte Prüfung im Hinblick auf einen etwaigen Verstoß des angemeldeten Zeichens gegen die öffentliche Ordnung durchzuführen und die wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung einen Ausschluss von der Eintragung rechtfertigenden Rechtsvorschriften und ‑grundsätze anzugeben, die durch dieses Zeichen verletzt würden.

Zweitens macht die Klägerin geltend, dass durch die besondere Schreibweise der Wortbestandteile „fack“ und „ju“ ein ausreichender Abstand zu der möglicherweise sittenwidrigen Redewendung „fuck you“ bestehe. Somit stelle das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit ein per se kennzeichnungskräftiges Mehrwortzeichen dar, das originell und prägnant sei und einen offensichtlichen, für die relevanten Verkehrskreise ohne Weiteres erkennbaren satirischen, scherzhaften und verspielten Gehalt aufweise.

Insoweit genügt der Hinweis, dass sich die maßgeblichen Verkehrskreise dem vulgären Charakter dieses Ausdrucks und damit des Anmeldezeichens gegenüber sähen, da sie, wie oben in Rn. 17 ausgeführt, das angemeldete Zeichen dahin auffassen werden, dass es sich dabei um die Übertragung des Ausdrucks „fuck you Goethe“ ins Deutsche handelt. Unter diesen Umständen genügt allein die Tatsache, dass das angemeldete Zeichen eine besondere Rechtschreibung aufweist, nicht aus, um ihm einen satirischen, scherzhaften und verspielten Gehalt zu verleihen.

Drittens führt die Klägerin aus, dass das Anmeldezeichen im Zusammenhang mit dem Film „Fack Ju Göhte“ scherzhaft auf den gelegentlichen Schulfrust der Schüler hinweise und dafür eine Wortkombination verwende, die jugendlichen Slang aufgreife.

Insoweit ist zunächst darauf hinzuweisen, dass bei der Prüfung eines Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten auf die Marke selbst abzustellen ist, d. h. auf das Zeichen in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen werden soll (Urteil vom 13. September 2005, Sportwetten/OHMI – Intertops Sportwetten [INTERTOPS], T‑140/02, EU:T:2005:312, Rn. 27).

Weiter wird, worauf das EUIPO in seinen Schriftsätzen hinweist, im Bereich der Kunst, der Kultur und der Literatur stets der Schutz der freien Meinungsäußerung angestrebt, der im Bereich des Markenrechts nicht besteht.

Schließlich ist festzustellen, dass es sich bei den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen um solche des laufenden täglichen Verbrauchs handelt, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise beim normalen Einkauf oder bei der Inanspruchnahme üblicher Dienstleistungen mit dem angemeldeten Zeichen konfrontiert werden. Jedoch ist nicht erwiesen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise bei solchen Tätigkeiten in dem angemeldeten Zeichen den Titel eines erfolgreichen Films erkennen und das Zeichen als einen „Scherz“ auffassen würden, wie es die Klägerin in ihren Schriftsätzen darstellt.

Viertens macht die Klägerin geltend, die Beschwerdekammer habe sich auf ein falsches Verständnis des Ausdrucks „fuck you“ gestützt und dem in Rede stehenden Zeichen daher eine sexuelle Konnotation beigemessen. Nach Auffassung der Klägerin haben der Ausdruck „fuck you“ und folglich erst recht das in Rede stehende Zeichen, wie es derzeit von den maßgeblichen Verkehrskreisen wahrgenommen werde, keine sexuelle Konnotation.

Insoweit ist bereits oben in Rn. 18 darauf hingewiesen worden, dass der Ausdruck „fuck you“ ohne jegliche sexuelle Bedeutung verwendet werden kann. Jedenfalls ist die Beschwerdekammer in der vorliegenden Rechtssache davon ausgegangen, dass es sich bei dem Ausdruck „fuck you“, selbst wenn die maßgeblichen Verkehrskreise ihm keine solche Bedeutung beimäßen, gleichwohl um einen Ausdruck handele, der nicht nur geschmacklos, sondern auch anstößig und vulgär sei. Unter diesen Umständen geht das Vorbringen der Klägerin, die Beschwerdekammer sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass das in Rede stehende Zeichen eine sexuelle Bedeutung habe, ins Leere und ihm kann nicht gefolgt werden.

Fünftens ist der von der Klägerin vorgebrachte Umstand irrelevant, dass sich das angemeldete Zeichen auch an Jugendliche und insbesondere an Schüler richte und es für diese besondere Gruppe Spaß und Identifikationsfläche bedeute, selbst wenn er erwiesen wäre.

Dass ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise eine äußerst derbe Ausdrucksweise für akzeptabel halten mag, reicht nämlich nicht, um diese Wahrnehmung als die maßgebliche anzusehen. Bei der Beurteilung, ob das Eintragungshindernis gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 vorliegt, kann weder auf die Wahrnehmung des Teils der maßgeblichen Verkehrskreise abgestellt werden, der leicht Anstoß nimmt, noch auf die Wahrnehmung des Teils dieser Kreise, der unempfindlich ist, sondern es müssen die Kriterien einer vernünftigen Person mit durchschnittlicher Empfindlichkeits- und Toleranzschwelle zugrunde gelegt werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 5. Oktober 2011, PAKI, T‑526/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2011:564, Rn. 12).

Sechstens erinnert die Klägerin daran, dass die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO in ihrer Entscheidung vom 28. Mai 2015 über das Zeichen „Die Wanderhure“ anerkannt habe, dass der Erfolg und die Bekanntheit des Werks tatsächlich gegen die Annahme einer Sittenwidrigkeit eines solchen Titels für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38 und 41 sprechen könnten.

Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass das EUIPO verpflichtet ist, seine Befugnisse im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts, wie dem Grundsatz der Gleichbehandlung und dem Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung, auszuüben (Urteil vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, Rn. 73).

Nach diesen beiden letztgenannten Grundsätzen muss das EUIPO im Rahmen der Prüfung der Anmeldung einer Unionsmarke die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht (vgl. Urteil vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, Rn. 74 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Allerdings müssen der Grundsatz der Gleichbehandlung und der Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden (Urteil vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, Rn. 75).

Im Übrigen muss aus Gründen der Rechtssicherheit und gerade auch der ordnungsgemäßen Verwaltung die Prüfung jeder Anmeldung streng und umfassend sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern. Diese Prüfung muss in jedem Einzelfall erfolgen. Die Eintragung eines Zeichens als Marke hängt nämlich von besonderen, im Rahmen der tatsächlichen Umstände des Einzelfalls anwendbaren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, ob das fragliche Zeichen nicht unter ein Eintragungshindernis fällt (vgl. Urteil vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, Rn. 77 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die Anmeldung des in Rede stehenden Zeichens und die Anmeldung des Zeichens „Die Wanderhure“ nicht als ähnlich im Sinne der oben in Rn. 37 angeführten Rechtsprechung angesehen werden können. Zum einen war – wie die Beschwerdekammer zutreffend ausgeführt hat – das Zeichen „Die Wanderhure“ beschreibend für den Inhalt des gleichnamigen Films, während dies beim angemeldeten Zeichen nicht der Fall ist. Daher ist es, wie oben in Rn. 19 ausgeführt worden ist, nicht möglich, vom großen Publikumserfolg des Films „Fack Ju Göhte“ darauf zu schließen, dass das Publikum in dem in Rede stehenden Zeichen unmittelbar den Filmtitel erkennen werde und nicht von dem angemeldeten Zeichen abgestoßen wäre. Zum anderen ist das Zeichen „Die Wanderhure“ aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise wesentlich weniger anstößig und – wenn es doch anstößig wäre – deutlich weniger vulgär als das angemeldete Zeichen. Nach alledem steht im Gegensatz zu dem, was möglicherweise bei bestimmten früheren Anmeldungen von aus Titeln künstlerischer Werke bestehenden Zeichen als Marken der Fall war, der vorliegenden Anmeldung unter Berücksichtigung der Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wurde, und der Wahrnehmung durch die beteiligten Verkehrskreise eines der in Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 aufgeführten Eintragungshindernisse entgegen.

Nach alledem kann die vorliegende Rüge nicht durchgreifen.

Siebtens macht die Klägerin geltend, es bestehe kein Anhaltspunkt dafür, dass das Anmeldezeichen in anderen Mitgliedstaaten als Deutschland und Österreich nicht als origineller Herkunftshinweis auf die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen verstanden und als sittenwidrig betrachtet werden könne. Außerdem fehle entsprechender Vortrag der Beschwerdekammer.

Insoweit genügt der Hinweis, dass nach Art. 7 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 die Bestimmungen des Abs. 1 auch dann Anwendung finden, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Union vorliegen. Da aufgrund der vorstehenden Ausführungen das in Rede stehende Eintragungshindernis in Deutschland und in Österreich besteht, durfte das fragliche Zeichen nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. f dieser Verordnung von der Eintragung ausgeschlossen werden.

Unter diesen Umständen ist diese Rüge und damit der erste Klagegrund insgesamt zurückzuweisen.

 Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009

Die Klägerin macht geltend, das angemeldete Zeichen sei originär kennzeichnungskräftig und originell sowie unterscheidungskräftig im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009.

Insoweit ist zu beachten, dass zum einen, da im Zusammenhang mit dem ersten Klagegrund festgestellt worden ist, dass das in Rede stehende Zeichen gegen die guten Sitten verstößt, die Beschwerdekammer es zu Recht gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 von der Eintragung ausgeschlossen hat. Durch den Umstand – wenn er denn nachgewiesen wäre –, dass das Zeichen im Übrigen unterscheidungskräftig sei, kann eine solche Lösung nicht in Frage gestellt werden. Zum anderen geht jedenfalls aus der angefochtenen Entscheidung nicht hervor, dass die Beschwerdekammer das in Rede stehende Zeichen gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 von der Eintragung ausgeschlossen hätte.

Unter diesen Umständen ist der zweite Klagegrund, da er ins Leere geht, zurückzuweisen und damit die Klage in vollem Umfang abzuweisen.

 Kosten

Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Sechste Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

  1. Die Klage wird abgewiesen.
  2. Die Constantin Film Produktion GmbH trägt die Kosten.

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 24. Januar 2018.

EuGH: Bösgläubigkeit und ihre Vorraussetzungen Urteil vom 11. 6. 2009 – C-529/07

In der Rechtssache C-529/07 betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht vom Obersten Gerichtshof (Österreich) mit Entscheidung vom 2. Oktober 2007, beim Gerichtshof eingegangen am 28. November 2007, in dem Verfahren Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG gegen Franz Hauswirth GmbH erlässt DER GERICHTSHOF (Erste Kammer) unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten P. Jann sowie der Richter M. Ileši (Berichterstatter), A. Tizzano, E. Levits und J.-J. Kasel, Generalanwältin: E. Sharpston, Kanzler: K. Sztranc-Sawiczek, Verwaltungsrätin, aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 19. November 2008, unter Berücksichtigung der Erklärungen – der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vertreten durch die Rechtsanwälte H.-G. Kamann und G. K. Hild, – der Franz Hauswirth GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt H. Schmidt, – der tschechischen Regierung, vertreten durch M. Smolek als Bevollmächtigten, – der schwedischen Regierung, vertreten durch A. Falk und A. Engman als Bevollmächtigte, – der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch H. Krämer als Bevollmächtigten, nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom 12. März 2009 folgendes Urteil (*):

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1).

Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (im Folgenden: Lindt & Sprüngli) mit Sitz in der Schweiz und der Franz Hauswirth GmbH (im Folgenden: Franz Hauswirth) mit Sitz in Österreich.

Mit ihrer Klage wegen Markenverletzung begehrt Lindt & Sprüngli von Franz Hauswirth im Wesentlichen, es zu unterlassen, im Gebiet der Europäischen Union Schokoladenhasen herzustellen oder zu vermarkten, die dem durch ihre dreidimensionale Gemeinschaftsmarke (im Folgenden: fragliche dreidimensionale Marke) geschützten Hasen verwechselbar ähnlich sind.

Franz Hauswirth beantragte im Wege der Widerklage die Nichtigerklärung dieser Marke und vertritt im Wesentlichen die Auffassung, sie könne nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 als Marke nicht geschützt werden, weil Lindt & Sprüngli bei der Anmeldung dieser Marke bösgläubig gewesen sei.

Rechtlicher Rahmen

Gemeinschaftsrecht

Unter der Überschrift „Absolute Nichtigkeitsgründe“ bestimmt Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94:

„Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim [Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)] oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt, …

  1. b) wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war. …“

Die Verordnung Nr. 40/94 wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1) aufgehoben, die am 13. April 2009 in Kraft getreten ist. Im Ausgangsrechtsstreit findet jedoch in Anbetracht des für den Sachverhalt maßgeblichen Zeitpunkts weiterhin die Verordnung Nr. 40/94 Anwendung.

Nationales Recht

  • 34 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes (BGBl 1970/260) in seiner im BGBl I 1999/111 veröffentlichten Fassung bestimmt:

„Jedermann kann die Löschung einer Marke begehren, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war.“

Nach § 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (BGBl 1984/448) in seiner im BGBl I 2001/136 veröffentlichten Fassung werden Ausstattungen von Waren, ihre Verpackung oder Umhüllung gleich der besonderen Bezeichnung eines Unternehmens geschützt, wenn sie innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Unternehmens gelten.

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefragen

Schokoladenhasen, gemeinhin „Osterhasen“ genannt, werden in Österreich und Deutschland mindestens seit 1930 in verschiedenen Formen und Farben vermarktet.

Die einzelnen Hasen hatten sehr unterschiedliche Gestalt, als sie handgefertigt und -gewickelt wurden, während mit der Einführung der maschinellen Wicklung die industriell gefertigten Hasen einander immer ähnlicher zu werden begannen.

Lindt & Sprüngli stellt seit Beginn der 50er Jahre einen Schokoladenhasen her, dessen Gestalt dem durch die fragliche dreidimensionale Marke geschützten sehr ähnelt. Seit 1994 bietet sie ihn in Österreich an.

Im Jahr 2000 wurde Lindt & Sprüngli Inhaber der fraglichen, nachstehend wiedergegebenen dreidimensionalen Marke, die einen sitzenden goldfarbenen Schokoladenhasen mit roter Schleife und Schelle und der braunen Aufschrift „Lindt GOLDHASE“ darstellt: …

Die Marke ist für Schokolade und Schokoladewaren der Klasse 30 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in seiner revidierten und geänderten Fassung eingetragen.

Franz Hauswirth bringt seit 1962 Schokoladenhasen auf den Markt. Der im Ausgangsverfahren streitige Hase ist nachstehend wiedergegeben: …

Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts besteht zwischen dem von Franz Hauswirth hergestellten und vermarkteten Schokoladenhasen und demjenigen, den Lindt & Sprüngli unter der fraglichen dreidimensionalen Marke herstellen und vermarkten, Verwechslungsgefahr.

Die genannte Verwechslungsgefahr ergebe sich insbesondere daraus, dass der von Franz Hauswirth hergestellte und vermarktete Schokoladenhase dem durch die genannte dreidimensionale Marke geschützten Hasen in Form und Farbe ähnlich sei, und daraus, dass diese Gesellschaft einen Aufkleber auf der Unterseite der Ware anbringe.

Andere in der Europäischen Gemeinschaft niedergelassene Hersteller erzeugten Schokoladenhasen, die demjenigen ähnlich seien, der unter der fraglichen dreidimensionalen Marke eingetragen sei. Darüber hinaus bringe ein großer Teil dieser Hersteller seine Herstellerbezeichnung deutlich und für den Käufer sichtbar auf diesen Hasen an.

Vor der Eintragung der fraglichen dreidimensionalen Marke sei Lindt & Sprüngli nach nationalem Wettbewerbsrecht oder nationalem gewerblichem Rechtsschutz nur gegen die Hersteller von Produkten vorgegangen, die demjenigen, das in der Folge Anlass zur Eintragung dieser Marke gegeben habe, identisch gewesen seien.

Nach der Eintragung der fraglichen dreidimensionalen Marke begann Lindt & Sprüngli gegen Hersteller vorzugehen, die nach ihrer Kenntnis Waren herstellten, die dem durch diese Marke geschützten Hasen so ähnlich waren, dass sie mit ihm verwechselt werden konnten.

Der Oberste Gerichtshof stellt fest, dass seine Entscheidung über die Widerklage von Franz Hauswirth davon abhänge, ob Lindt & Sprüngli bei der Anmeldung der fraglichen dreidimensionalen Marke bösgläubig im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 war.

Der Oberste Gerichtshof hat daher beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

  1. Ist Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 dahin auszulegen, dass ein Anmelder einer Gemeinschaftsmarke als bösgläubig anzusehen ist, wenn er im Zeitpunkt der Anmeldung weiß, dass ein Mitbewerber in (mindestens) einem Mitgliedstaat ein gleiches oder verwechselbar ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet, und er die Marke anmeldet, um den Mitbewerber an der weiteren Verwendung des Zeichens hindern zu können?
  2. Bei Verneinung von Frage 1: Ist der Anmelder als bösgläubig anzusehen, wenn er die Marke anmeldet, um einen Mitbewerber an der weiteren Verwendung des Zeichens hindern zu können, obwohl er im Zeitpunkt der Anmeldung weiß oder wissen muss, dass der Mitbewerber durch Verwendung eines gleichen oder ähnlichen Zeichens für gleiche oder verwechselbar ähnliche Waren oder Dienstleistungen bereits einen „wertvollen Besitzstand“ erworben hat?
  3. Bei Bejahung von Frage 1 oder 2: Ist die Bösgläubigkeit zu verneinen, wenn der Anmelder für sein Zeichen bereits Verkehrsgeltung und damit lauterkeitsrechtlichen Schutz erlangt hat?

Zu den Vorlagefragen

Mit seinen Fragen, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, welche Kriterien zu berücksichtigen sind, um festzustellen, ob der Anmelder bei der Anmeldung eines Zeichens im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 bösgläubig war.

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

Lindt & Sprüngli macht im Wesentlichen geltend, dass das Wissen um Mitbewerber auf dem Markt und die Absicht, deren Marktzugang zu verhindern, noch nicht die Bösgläubigkeit des Anmelders im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 begründe. Hinzukommen müsse nämlich ein unlauteres, d. h., den guten Sitten im Handel zuwiderlaufendes Verhalten. Ein derartiges Verhalten sei im Ausgangsverfahren nicht erwiesen.

Die fragliche dreidimensionale Marke sei schon vor ihrer Anmeldung bekannt gewesen, habe Unterscheidungskraft im Handel besessen und sei somit in den verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauterkeitsrechtlich oder markenrechtlich geschützt gewesen. Die Marke sei vor der Markenanmeldung über einen wesentlichen Zeitraum genutzt worden und habe diese Bekanntheit durch einen erheblichen Werbeaufwand erlangt. Folglich solle die Eintragung des genannten Zeichens als Marke dessen Good Will vor Nachahmerprodukten schützen.

Demgegenüber könnten Dritte, wenn das HABM ein Zeichen als Marke eingetragen habe und diese Marke sodann nicht tatsächlich benutzt werde, auf der Grundlage von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 vor Ablauf einer Frist von fünf Jahren geltend machen, dass der Anmelder bei Anmeldung dieser Marke bösgläubig gewesen sei, und beantragen, die genannte Marke deswegen für nichtig zu erklären.

Franz Hauswirth trägt im Wesentlichen vor, dass Art. 51 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 dann das notwendige Korrektiv sei, wenn entweder die traditionellen absoluten Eintragungshindernisse oder die relativen Eintragungshindernisse deshalb nicht anwendbar seien, weil kein eigenes Schutzrecht erworben worden sei. Somit sei die Bösgläubigkeit erwiesen, wenn der Anmelder eines Zeichens als Marke Kenntnis davon gehabt habe, dass ein Mitbewerber, der einen wertvollen Besitzstand in zumindest einem Mitgliedstaat erworben habe, ein gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwende, und er das Zeichen als Gemeinschaftsmarke anmelde, um diesen Mitbewerber an der weiteren Benutzung seines Zeichens zu hindern.

Lindt & Sprüngli habe mit der Eintragung der fraglichen dreidimensionalen Marke die Absicht verfolgt, ihre Mitbewerber völlig auszuschalten. Sie habe versucht, Franz Hauswirth daran zu hindern, weiterhin eine Ware herzustellen, die seit den 60er Jahren oder in ihrer derzeitigen Form seit 1997 vermarktet werde. Aufgrund ihres wertvollen Besitzstands müsse Franz Hauswirth ihren Markt behalten und könne von Mitbewerbern aus der Gemeinschaft nicht bedroht werden.

Es sei klar, dass der Wortlaut von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 die Möglichkeit einer Heilung der Bösgläubigkeit wegen der Bekanntheit des als Marke angemeldeten Zeichens nicht ausdrücklich vorsehe, so dass im Ausgangsverfahren die vor Eintragung der fraglichen dreidimensionalen Marke erlangte Bekanntheit nicht geltend gemacht werden könne.

Die tschechische Regierung vertritt hauptsächlich die Ansicht, dass Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 dahin auszulegen sei, dass der Anmelder, der eine Marke anmelde, um einen Mitbewerber daran zu hindern, ein gleiches oder ähnliches Zeichen weiterhin zu benutzen, während er zum Zeitpunkt der Anmeldung wisse oder wissen müsse, dass ein Mitbewerber einen wertvollen Besitzstand durch den Gebrauch eines solchen Zeichens für gleiche oder verwechselbar ähnliche Waren oder Dienstleistungen erworben habe, auch als bösgläubig anzusehen sei. Dass das Zeichen, das der Anmelder benutze, bereits bekannt sei, schließe die Bösgläubigkeit nicht aus.

Die schwedische Regierung betont im Wesentlichen, dass es für eine Bejahung der Bösgläubigkeit im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 genüge, wenn der Anmelder gewusst habe, dass ein anderer Wirtschaftsteilnehmer ein verwechselbar ähnliches Zeichen benutze. Mit welchem Ziel die Anmeldung der Marke vorgenommen worden sei, etwa um einen Mitbewerber an der weiteren Benutzung eines Zeichens und der Nutzung des Wertes, den dieses erlangt habe, zu hindern, sei für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ohne Bedeutung. Es finde sich außerdem weder im Wortlaut der Verordnung Nr. 40/94 noch in ihrer Systematik irgendeine Stütze dafür, ein subjektives Tatbestandsmerkmal zu verlangen, und eine andere Auslegung würde ungerechtfertigte Beweisschwierigkeiten mit sich bringen und für den Wirtschaftsteilnehmer, der das betreffende Zeichen als Erster benutzt habe, die Möglichkeiten verringern, eine fehlerhafte Eintragung anzugreifen.

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften macht im Wesentlichen geltend, dass das HABM im Verfahren der Markenanmeldung eines Zeichens prüfen müsse, ob sie mit dem Ziel erfolge, die Marke tatsächlich zu benutzen. Wenn jedoch das HABM ein Zeichen als Marke eingetragen habe und diese Marke sodann nicht tatsächlich benutzt werde, könnten auch Dritte auf der Grundlage von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 vor Ablauf einer Frist von fünf Jahren geltend machen, dass der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung des genannten Zeichens als Marke bösgläubig gewesen sei, und beantragen, diese Marke deswegen für nichtig zu erklären.

In Bezug auf die Kriterien, die für die Feststellung erheblich seien, ob der Anmelder bösgläubig gewesen sei, erwähnt die Kommission dessen Marktverhalten, das Verhalten der anderen Wirtschaftsteilnehmer hinsichtlich des angemeldeten Zeichens, die Tatsache, dass der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung über ein Markenportfolio verfügt habe, sowie alle weiteren Umstände, die dem jeweiligen Fall eigen seien.

Nicht erheblich sei aber, dass ein Dritter bereits ein identisches oder verwechselbar ähnliches Zeichen benutze, dass der Anmelder von dieser Benutzung Kenntnis habe oder dass dieser Dritte einen wertvollen Besitzstand an dem von ihm benutzten Zeichen erworben habe.

Antwort des Gerichtshofs

Zur Beantwortung der Vorlagefragen ist daran zu erinnern, dass sich aus dem Wortlaut von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, dass die Bösgläubigkeit einer der absoluten Nichtigkeitsgründe der Gemeinschaftsmarke ist, so dass sie entweder vor dem HABM oder im Rahmen einer anlässlich eines Verletzungsverfahrens erhobenen Widerklage geltend gemacht werden kann.

Derselben Vorschrift ist zu entnehmen, dass der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung der Frage, ob der Anmelder bösgläubig war, der Zeitpunkt der Anmeldung durch den Betreffenden ist.

Insoweit ist daran zu erinnern, dass der Gerichtshof in der vorliegenden Rechtssache nur mit dem Fall befasst ist, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung mehrere Hersteller auf dem Markt gleiche oder ähnliche Zeichen für gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Waren verwendeten.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Bösgläubigkeit des Anmelders im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 umfassend zu beurteilen ist, wobei alle im vorliegenden Fall erheblichen Faktoren zu berücksichtigen sind.

Im Einzelnen ist zu den in den Vorlagefragen aufgeführten Faktoren, nämlich

  • der Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter in mindestens einem Mitgliedstaat ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware verwendet,
  • der Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie
  • dem Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen,

Folgendes klarzustellen.

Zunächst ist zum Begriff des „Wissenmüssens“ in der zweiten Vorlagefrage festzustellen, dass sich eine Vermutung dahin, dass der Anmelder von der Verwendung eines gleichen oder ähnlichen Zeichens für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware Kenntnis hatte, u. a. aus einer allgemeinen Kenntnis davon ergeben kann, dass eine derartige Verwendung in dem betreffenden Wirtschaftssektor besteht, wobei sich diese Kenntnis u. a. aus der Dauer einer derartigen Verwendung herleiten lässt. Denn je länger diese Verwendung zurückreicht, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung davon Kenntnis hatte.

Es ist jedoch festzustellen, dass der Umstand, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter zumindest in einem Mitgliedstaat seit langem ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware benutzt, allein noch nicht für die Bejahung der Bösgläubigkeit des Anmelders genügt.

Daher ist für die Beurteilung der Bösgläubigkeit auch die Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung zu berücksichtigen.

In dieser Hinsicht ist zu beachten, dass die Absicht des Anmelders im maßgeblichen Zeitpunkt, wie im Übrigen auch die Generalanwältin in Nr. 58 ihrer Schlussanträge ausgeführt hat, ein subjektives Tatbestandsmerkmal ist, das anhand der objektiven Fallumstände bestimmt werden muss.

Die Absicht, einen Dritten an der Vermarktung einer Ware zu hindern, kann unter bestimmten Umständen für die Bösgläubigkeit des Antragstellers kennzeichnend sein.

Dies ist u. a. dann der Fall, wenn sich später herausstellt, dass der Anmelder ein Zeichen als Marke hat eintragen lassen, ohne dessen Benutzung zu beabsichtigen, allein um den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern.

In einem solchen Fall nämlich erfüllt die Marke nicht ihre Hauptfunktion, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der betreffenden Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne die Gefahr einer Verwechslung von denen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. insbesondere Urteil vom 29. April 2004, Henkel/HABM, C-456/01 P und C-457/01 P, Slg. 2004, I-5089, Randnr. 48).

Dass ein Dritter seit langem ein Zeichen für eine gleiche oder mit der angemeldeten Marke verwechselbar ähnliche Ware verwendet und dass dieses Zeichen in einem gewissen Grad rechtlichen Schutz genießt, ist außerdem einer der erheblichen Faktoren für die Beurteilung der Frage, ob der Anmelder bösgläubig war.

In einem solchen Fall könnte nämlich der Anmelder in den Genuss der von der Gemeinschaftsmarke verliehenen Rechte gelangen, nur um gegenüber einem Mitbewerber, der ein Zeichen verwendet, das bereits aus eigener Kraft einen gewissen Grad rechtlichen Schutzes erlangt hat, unlauteren Wettbewerb zu betreiben.

Gleichwohl lässt sich nicht ausschließen, dass sogar unter derartigen Umständen und insbesondere dann, wenn mehrere Hersteller auf dem Markt gleiche oder ähnliche Zeichen für gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Waren verwenden, der Anmelder mit der Eintragung dieses Zeichens ein berechtigtes Ziel verfolgt.

Dies kann, wie die Generalanwältin in Nr. 67 ihrer Schlussanträge darlegt, insbesondere dann der Fall sein, wenn der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung weiß, dass ein Dritter, der erst seit kurzer Zeit auf dem Markt tätig ist, versucht, Nutzen aus dem genannten Zeichen zu ziehen, indem er dessen Aufmachung kopiert, was den Anmelder dazu veranlasst, das Zeichen eintragen zu lassen, um die Verwendung dieser Aufmachung zu verhindern.

Wie die Generalanwältin außerdem in Nr. 66 ihrer Schlussanträge festgestellt hat, kann ferner die Art der angemeldeten Marke für die Beurteilung der Bösgläubigkeit des Antragstellers erheblich sein. In dem Fall nämlich, dass das betreffende Zeichen in der Gesamtform und -aufmachung einer Ware besteht, ließe sich die Bösgläubigkeit des Antragstellers leichter bejahen, wenn die Wahlfreiheit der Mitbewerber hinsichtlich Form und Aufmachung einer Ware aufgrund technischer oder kommerzieller Erwägungen so beschränkt ist, dass der Markeninhaber seine Mitbewerber nicht nur daran hindern kann, ein gleiches oder ähnliches Zeichen zu verwenden, sondern auch daran, vergleichbare Waren zu vermarkten.

Außerdem kann für die Beurteilung der Bösgläubigkeit des Antragstellers der Bekanntheitsgrad berücksichtigt werden, der einem Zeichen zum Zeitpunkt seiner Anmeldung als Gemeinschaftsmarke bekommt.

Ein solcher Bekanntheitsgrad kann nämlich gerade das Interesse des Anmelders rechtfertigen, einen weiter reichenden rechtlichen Schutz seines Zeichens sicherzustellen.

Nach alledem ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass das nationale Gericht für die Beurteilung der Frage, ob der Anmelder im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 bösgläubig ist, gehalten ist, alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die dem von ihm zu entscheidenden Fall eigen sind und zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke vorliegen, insbesondere

  • die Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter in mindestens einem Mitgliedstaat ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware verwendet,
  • die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie
  • den Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen.

Kosten

Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Verfahrenssprache: Deutsch.

Das Hanseatische Oberlandesgericht entschied in einem Berufunsgverfahren das das Firmenschlagwort „Creditsafe“ bzw. „creditsafe“ im Geschäftsbereich der Wirtschaftsinformationen, Firmenauskünfte und Kreditberichte ausreichen unterscheidungskräftig ist. Wenn zum Anmeldezeitpunkt einer Domain der Bezeichnung in keinerlei Rechte eingreift darf diese geschützte Position nicht ohne Weiteres wegen später entstandener Namensrechte als unrechtmäßige Namensanmaßung angesehen werden.

Ein berechtigtes Interesses des Domaininhabers an dem Halten des Domainnamens bei der gemäß § 12 BGB, § 226 BGB sowie § 4 Nr. 10 UWG erforderlichen Abwägung zugunsten des Domaininhabers gegenüber dem Inhabers der später entstandenen Namensrechte ist anzunehmen.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 12, vom 29. März 2011, Az.: 312 O 160/10, abgeändert:

 

Hanseatisches Oberlandesgericht
Tenor

  • Die Klage wird abgewiesen.
  • Die Anschlussberufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 12, vom 29. März 2011, Az.: 312 O 160/10, wird zurückgewiesen.
  • Die Kosten des Rechtsstreits fallen der Klägerin zur Last.
  • Das vorliegende Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die Vollstreckung hinsichtlich des Kostenausspruchs durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aufgrund dieses Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
  • Gegen dieses Urteil wird die Revision nicht zugelassen.

Gründe

A.
Die Klägerin nimmt die Beklagte aus Namens- und Wettbewerbsrecht auf Löschung der Internetdomain „creditsafe.de“ (Anlagen K 12 und B 6) sowie entsprechende Schadensersatzfeststellung und Erstattung vorgerichtlicher Abmahnkosten in Anspruch.
Die Klägerin, die Creditsafe Deutschland GmbH, und die Beklagte, die Bi. GmbH, gehören konkurrierenden Firmengruppen an, die in verschiedenen europäischen Ländern Wirtschaftsinformationen, Firmenauskünfte und Kreditberichte anbieten.
Die Beklagte ist Inhaberin der Domain „creditsafe.de“ (Anlagen K 12 und B 6). Die Domain ist nicht konnektiert, d. h. dass etwaige Inhalte der Webseite nicht allgemein über das Internet zugänglich sind (Anlagen K 13 und K 14).

Die Klägerin wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 15. September 2009 gegründet und am 3. Dezember 2009 in das Handelsregister bei dem Amtsgericht Berlin-Charlottenburg eingetragen (Anlage K 3). Sie ist ein deutsches Tochterunternehmen der niederländischen Firma Safe Information Group N.V., welche von ihrer Gründung im Jahr 2001 bis zu ihrer Umbenennung im Jahr 2007 unter der Bezeichnung „CreditSafe Business Information N.V.“ firmiert hat. Für diese Muttergesellschaft der Klägerin ist neben ihrer jetzigen Firma „Safe Information Group N.V.“ im niederländischen Handelsregister auch der Handelsname „Creditsafe Group“ eingetragen (Anlage K 26). Ursprünglich in Norwegen gegründet, verfügt die Firmengruppe der Klägerin mittlerweile auch über Standorte in Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Schweden und Irland. Die nationalen Tochtergesellschaften führen die Bezeichnung „Creditsafe“, sei es als Firmenbestandteil, sei es als registrierten Handelsnamen, und verwenden – soweit verfügbar – einen entsprechenden nationalen Domainnamen (Anlagen K 1, K 2 sowie K 27 bis K 39 und K 40 bis K 43).

Eine Schwestergesellschaft der Klägerin, die Creditsafe Cyprus Ltd., mit Sitz auf Zypern, ist Inhaberin der Gemeinschafts-Bildmarke „creditsafe.com“, Nr. 001542711, welche mit Priorität vom 7. März 2000 für die Dienstleistungen „Sammeln von Informationen zur Verwendung in Datenbanken“ sowie „Finanz- und Kreditinformationen“ registriert ist (Anlage K 4). Weiter ist diese Schwestergesellschaft Inhaberin der Gemeinschafts-Bildmarke „credit SAFE“, Nr. 001334200, welche mit Priorität vom 5. Oktober 1999 für die nämlichen Dienstleistungen registriert ist (Anlage K 5). Mit schriftlicher Erklärung vom 4. März 2010 hat die Markeninhaberin die Klägerin ermächtigt, diese Marken zu verwenden sowie die Rechte aus den vorgenannten Marken gegenüber der Beklagten wahrzunehmen. Mit schriftlicher Erklärung vom 4. und 17. März 2010 hat die Muttergesellschaft der Klägerin, die Safe Information Group NV, die Klägerin berechtigt, den im niederländischen Handelsregister eingetragenen Handelsnamen „Creditsafe“ zu verwenden sowie die Rechte aus diesem Handelsnamen gegenüber der Beklagten wahrzunehmen (Anlage K 6).

Die Beklagte ist ein Tochterunternehmen des Bi.-Konzerns, welcher von seinem Sitz in Schweden aus agiert. In Deutschland hat der Konzern in den vergangenen Jahren die etablierten Anbieter bzw. Marken … übernommen. Bis ins Jahr 2006 firmierte der Konzern unter dem Schlagwort „Bo. “ bzw. „Bo. Business Information“. Anschließend erfolgte die Umfirmierung in „Bi. „. Im Zuge der Übernahme der deutschen H.-Gruppe sowie verschiedener Umstrukturierungen im Konzern wurden die Firmennamen der einzelnen Tochterunternehmen entsprechend angepasst. Die zentrale deutsche Holding-Gesellschaft, die ursprüngliche H. Holding GmbH mit Sitz in Hamburg, firmierte um in Bi. Deutschland Holding GmbH und verlegte ihren Sitz nach Darmstadt…
Die Beklagte, die ursprünglich „B. Informatik GmbH“ hieß, firmierte im Mai 2006 in „Bi. Informatics Deutschland GmbH“ um. Sie erbringt in erster Linie innerhalb des Konzerns Unterstützungsleistungen im Bereich der Informationstechnologie sowie bei der Verwaltung der umfangreichen Datenbanken. Sie ist im Konzern einem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag unterworfen (Anlage K 11). Die Beklagte verfügt nicht über einen eigenen Internetauftritt, sondern ist in dem entsprechenden Konzernauftritt integriert (vgl. Anlage K 8). Eine Schwestergesellschaft der Beklagten, die I. Information Limited, schloss im Jahre 2003 einen Vertrag mit einer Schwestergesellschaft der Klägerin, der „ASA Credisafe.com (UK) Limited“ (Anlagen K 57 und K 58).

Mit Schreiben vom 11. April 2008 fragte die Muttergesellschaft der jetzigen Klägerin bei der Beklagten an, ob Bereitschaft zur Abtretung des Domainnamens „creditsafe.de“ bestehe, und bot Verhandlungen über einen Domainerwerb an (Anlage K 15). Mit Schreiben vom 5. Mai 2008 wies die Beklagte dieses Ansinnen mit der Begründung zurück, dass die Domain aufgrund eines eigenen Nutzungsinteresses der Firmengruppe Bi. nicht zum Verkauf stehe (Anlage K 16). Ein gutes Jahr später ließ die Muttergesellschaft der jetzigen Klägerin die Beklagte mit anwaltlichem Schreiben vom 14. Juli 2009 unter Fristsetzung zum 30. Juli 2009 zur Freigabe der Domain auffordern. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass das Festhalten an der Domain eine wettbewerbswidrige Behinderung (§§ 3, 4 UWG), eine rechtswidrige Schikane (§§ 226, 826 BGB) sowie eine Missachtung des Namensrechts (§ 12 BGB) darstelle (Anlage K 17). Mit Schreiben vom 27. Juli 2009 wies die Bi. Deutschland Holding GmbH diese Abmahnung als unberechtigt zurück (Anlage K 18). Nachfolgend wandte sich die Muttergesellschaft der zwischenzeitlich gegründeten Klägerin (Anlage K 3) mit Schreiben vom 10. Dezember 2009 an die Konzernleitung der Beklagten und fragte erneut an, ob die Möglichkeit einer Übertragung der Domain bestehe (Anlage K 19). Diese Anfrage wurde von der Beklagtenseite ebenfalls abschlägig beschieden (Anlage K 20). Die nachfolgende anwaltliche Abmahnung der zwischenzeitlich gegründeten Klägerin vom 10. Februar 2010 (Anlage K 21) wurde von der Muttergesellschaft der Beklagten mit Schreiben vom 23. Februar 2010 (Anlage K 22) zurückgewiesen.

Die vorliegende Hauptsacheklage vom 23. März 2010 wurde der Beklagten am 20. April 2010 zugestellt.

Die Klägerin macht mit der Klage die Einwilligung der Beklagten in die Löschung der Domain „creditsafe.de“, Schadensersatzfeststellung und den Ersatz der Kosten für die vorgerichtliche anwaltliche Abmahnung vom 10. Februar 2010 (Anlage K 21) geltend.

Sie hat die Auffassung vertreten, dass das Landgericht Hamburg örtlich zuständig sei. Die Namensrechtsverletzung der Beklagten wirke sich bundesweit aus. Außerdem ergebe sich die Zuständigkeit der Hamburger Gerichte aus dem Umstand, dass der Bi. /H.-Konzern – unstreitig – mit einer großen Niederlassung in Hamburg vertreten sei.
Sie hat den Anspruch auf Freigabe der Domain in erster Linie auf das bürgerliche Namensrecht (§ 12 BGB), hilfsweise auf Wettbewerbsrecht (Behinderung gemäß § 4 Nr. 10 UWG) und höchsthilfsweise auf schikanöse sittenwidrige Behinderung (§§ 226, 826, 1004 BGB analog) gestützt. Für die anwaltliche Abmahnung vom 10. Februar 2010 hat sie auf der Grundlage eines Streitwerts in Höhe von € 100.000,00 eine 1,8-fache Gebühr nach Nr. 2300 VV-RVG von € 2.437,20 sowie eine Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002 VV RVG in Höhe von € 20,00, mithin insgesamt einen Betrag von € 2.457,00 zzgl. Zinsen geltend gemacht.

Die Klägerin hat erstinstanzlich behauptet, dass die streitgegenständliche Domainadresse „creditsafe.de“ erst seit dem 21. Januar 2008 auf die Beklagte registriert sei und sich diesbezüglich auf die Domainabfrage vom 21. März 2010 (Anlage K 12) bezogen.

Sie hat im Hinblick auf das ihr zustehende Namensrecht ausgeführt, dass die Bezeichnung „Creditsafe“ hinreichend unterscheidungskräftig sei. Es handele sich nicht um einen generischen Begriff (Anlage K 47 bis K 50).

Die Klägerin hat behauptet, dass die Firmengruppe der Klägerin ihre Auskunftsdienste seit jeher auch Anfragenden aus der Bundesrepublik Deutschland angeboten habe, soweit diese Informationen über Unternehmen in Ländern gesucht hätten, in denen die Klägerin bereits mit Niederlassungen vertreten gewesen sei. Die Planungen der Creditsafe-Gruppe für den Markteintritt in Deutschland hätten bereits mehrere Jahre zurückgereicht. Die Klägerin selbst habe ihre Geschäftstätigkeit schließlich zum Jahresbeginn 2010 aufgenommen (Anlagen K 7 bis K 11). Die englischen und schwedischen Schwesterunternehmen der Klägerin hätten die Bezeichnung „Creditsafe“ schon vor dem Jahr 2006 kennzeichenmäßig verwendet (Anlagen K 55 und K 56 sowie K 60 bis K 73).

In England hätten Unternehmen aus den Unternehmensgruppen der Parteien unter dem 29. April 2003 einen Vertrag über die Lieferung und Nutzung bestimmter Finanz- und Unternehmensdaten geschlossen (Anlagen K 57 und K 58). Wegen des scharfen Wettbewerbs, in dem sich die Unternehmensgruppen der Parteien in Skandinavien befunden hätten (Anlagen K 43 bis K 45 sowie K 59), hätten sich die beiden Gruppen gegenseitig beobachtet. Es sei daher für die Unternehmensgruppe der Beklagten, insbesondere deren CEO …, ersichtlich gewesen, dass die Creditsafe-Gruppe ihre geschäftliche Tätigkeit auch auf die Bundesrepublik Deutschland ausdehnen werde. Zudem seien zwei führende Mitarbeiter der Klägerseite, die Herren …, denen die Expansionspläne der Creditsafe-Gruppe in Grundzügen bekannt gewesen seien, in die Unternehmensgruppe der Beklagten gewechselt (Anlage K 77). Für diese Ausweitungstendenzen habe auch die Anmeldung der beiden Gemeinschaftsmarken „creditsafe.com“ und „credit SAFE“ im Jahr 2000 bzw. 1999 (Anlagen K 4 und K 5) gesprochen.

Der Umstand, dass die Beklagte nicht nur die hier streitgegenständliche Domain, sondern auch die Domains „creditsafe.at, creditsafe.ch, creditsafe.cz, creditsafe.sk und creditsafe.pl (Anlage K 46) sowie am 17. April 2008 auch die deutsche Wort-/Bildmarke „CreditSafe ⱱ“ für sich angemeldet habe (Anlage K 23), zeige, dass es der Beklagten im Wesentlichen um die Blockade der Klägerin gegangen sei. Dafür spreche auch der Umstand, dass die streitgegenständliche Domain bisher nicht benutzt worden sei.

Die Klägerin hat beantragt,

  1. die Beklagte zu verurteilen, gegenüber der Denic eG in Frankfurt am Main in die Löschung des Internet-Domainnamens „creditsafe.de“ einzuwilligen und hierfür gegenüber der Denic eG und dem zuständigen Service-Provider die hierzu erforderlichen Willenserklärungen abzugeben;
  2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der dieser durch das Reservierthalten des im Antrag zu 1) genannten Domainnamens entstanden ist/und oder zukünftig noch entstehen wird;
  3. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin die Summe von 2.457,00 € zu zahlen, zuzüglich Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte hat die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Hamburg gerügt.

Sie hat behauptet, dass die Klägerin lediglich gegründet worden sei, um das hiesige Klageverfahren zwecks Übernahme der Domain „creditsafe.de“ betreiben zu können. Auch die kurz vor Klagerhebung erfolgte Umstellung der Internetpräsenz der Klägerin von der Domain „creditsafe.com“ auf die Domain „creditsafede.com“ sei lediglich prozesstaktisch motiviert gewesen, um eine Behinderung der Klägerin darlegen zu können.

Die Beklagte hat die Ansicht vertreten, dass es sich bei der Bezeichnung „Creditsafe“ im Gebiet der Kreditabsicherung um eine unmittelbar beschreibende Angabe handele. Der Angabe komme keine Unterscheidungskraft zu (Anlagen B 2, B 4, B 5 und B 9). Damit könne sie auch keine Namensfunktion im Sinne von § 12 BGB erfüllen. Zudem sei die Angabe freihaltebedürftig.
Die Beklagte habe redlich gehandelt. Die Beklagtenseite habe bereits seit 2004 und verstärkt seit Frühjahr 2006 ein eigenes Datenbankprojekt für Kreditinformationen vorangetrieben, für dessen Benennung u.a. die Angabe „CreditSafe“ in Betracht gezogen worden sei. Bei diesem Namensfindungsprozess seien 2006 auch entsprechende Domainnamen, unter anderem „creditsafe.de“, registriert worden. Nachdem sich im April 2008 eine Kollision mit der klägerischen Bezeichnung „Creditsafe“ angedeutet habe, sei die Wahl schließlich auf die Alternative „CreditCheck“ gefallen (Anlagen B 7 sowie K 52 bis K 54).

Die Beklagte hat behauptet, dass die streitgegenständliche Domain nicht erst im August 2008, sondern bereits am 16. März 2006 auf sie registriert worden sei. Diesbezüglich hat sie auf einen entsprechenden Registerausdruck der DENIC Bezug genommen (Anlage B 6).

Zum Zeitpunkt der Domain-Registrierung im März 2006 habe es auf Seiten der Klägerin keine konkreten Expansionspläne bezüglich einer Ausdehnung der geschäftlichen Tätigkeit auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gegeben. Es habe schon keine „Creditsafe-Gruppe“ gegeben. Die Gründung der jetzigen Klägerin sei – unstreitig – erst im Jahr 2009 erfolgt. Erste nach außer sichtbare Expansionsbestrebungen der klägerischen Seite seien frühestens im April 2008 (Anlage K 15), mithin lange nach Registrierung der streitgegenständlichen Domain, erfolgt.
Die Herren … hätten nicht im klägerischen Konzern gearbeitet. Sie seien bei der schwedischen Fa. Creditsafe i Sverige AB beschäftigt und deren Gesellschafter gewesen. Nach Veräußerung ihrer Gesellschaftsanteile an die Klägerseite (Anlage B 8), seien sie dort ausgeschieden. Seither hätten sie weder Einfluss auf noch Kenntnis von der weiteren Geschäftsentwicklung auf Klägerseite gehabt.

Die Beklagte hat ausgeführt, dass die Klägerin für ihre geschäftliche Tätigkeit nicht auf die streitgegenständliche Domain angewiesen sei. Der Mutterkonzern der Klägerin verfüge über die Domain „creditsafe.com“, welche die Klägerin bis kurz vor Klagerhebung auch verwendet habe. Zudem seien weitere creditsafe-Domains, wie z. B. „credit-safe.de“ verfügbar.
Die Beklagte hat bestritten, dass die geltend gemachten Abmahnkosten der Klägerin überhaupt in Rechnung gestellt und von dieser bezahlt worden seien. Zudem seien die verlangten Kosten überhöht. Der Sachverhalt rechtfertige nicht den Ansatz einer 1,8-fachen Gebühr.

Das Landgericht hat den Klaganträgen zu 1) und 2) mit Urteil vom 29. März 2011 vollumfänglich sowie dem Klagantrag zu 3) in Höhe von € 1.780,20 nebst Zinsen stattgegeben. Der weitergehende Klagantrag zu 3) in Höhe von € 676,80 nebst Zinsen wurde abgewiesen. Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt, dass sich der Löschungsanspruch aus § 12 BGB und der Schadensersatzfeststellungsanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB i. V. m. § 12 BGB ergebe. Der Klaganspruch zu 3) auf Ersatz der vorgerichtlichen Abmahnkosten ergebe sich dem Grunde nach aus Geschäftsführung ohne Auftrag. Allerdings stehe der Klägerin keine 1,8-fache, sondern lediglich eine 1,3-fache Gebühr gemäß Nr. 7002 VV-RVG zu.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung, die sie frist- und formgemäß eingelegt und unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrages begründet hat.
Die Beklagte führt erneut aus, dass die Firma der Klägerin, Creditsafe Deutschland GmbH, kennzeichen- und namensrechtlich nicht schutzfähig sei. Es handele sich um eine unmittelbar beschreibende Angabe, einen rein generischen Begriff (Anlagen B 2 sowie BB 1 und BB 2). Die Zurückweisungsentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) bzgl. der Anmeldung der Marke „CreditSafe ⱱ“ vom 4. Mai 2009 (Anlage B 2) entfalte Bindungswirkung für das Verletzungsgericht. Der ablehnenden Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) komme jedenfalls Indizwirkung zu.

Zudem habe das Landgericht zu Unrecht eine Durchbrechung des im Namens- und Kennzeichenrecht vorherrschenden Prioritätsgrundsatzes („first come, first serve“) angenommen. Die Abwägung der gegenläufigen Interessen der Parteien sei fehlerhaft vorgenommen worden. Die Registrierung und das Halten der streitgegenständlichen Domain durch die Beklagte seien nicht rechtsmissbräuchlich erfolgt. Entgegen der Annahme des Landgerichts, sei die Benutzungsabsicht der Beklagten nicht entfallen. Dies ergebe sich insbesondere nicht aus dem Umstand, dass das Datenbankprojekt der Beklagten zur Bereitstellung von Kreditinformationen nicht wie ursprünglich vorgesehen unter der Bezeichnung „CreditSafe“, sondern unter der Bezeichnung „CreditCheck“ realisiert worden sei. Hintergrund dieser Entscheidung sei die mit Beschluss vom 4. Mai 2009 erfolgte Zurückweisung der am 17. April 2008 vorgenommenen Anmeldung der deutschen Wort-/Bildmarke „CreditSafe“ durch das DPMA gewesen (Anlagen K 23 und B 2).

Die Beklagte trägt in der Berufungsinstanz erstmalig vor, dass sie die Domain „creditsafe.de“ nicht nur halte, sondern auch verwende. Derzeit sei lediglich die Nutzung als öffentlich zugängliche Internetpräsenz zurückgestellt. Die Domain werde jedoch für das Bi.-Unternehmensnetz eingesetzt. Auf der Domain seien zur internen Verwendung die deutschen Gesellschaften der Bi.-Unternehmensgruppe zusammengefasst, die Datenbankdienstleistungen im Bereich Kreditinformation anböten. Dort befänden sich Unternehmensberichte inklusive Scoring-Werten, Rating, Bonitätsindex und dergleichen. Diese Seite sei jedoch nur hausintern aus dem Bi.-Unternehmensnetz erreichbar.

Die Beklagte behauptet in der Berufungsinstanz erstmalig, dass die Klägerin weder im geschäftlichen Verkehr tätig sei, noch Umsätze erziele. Diese erziele ausschließlich die Muttergesellschaft der Klägerin, die „Safe Information Group N. V.“.

Der Schadensersatzfeststellunganspruch sei unbegründet. Zum einen liege, wie bereits ausgeführt, schon keine Rechtsverletzung vor, zum anderen sei nicht ersichtlich, dass der Klägerin durch das Halten der Domain „creditsafe.de“ überhaupt ein Schaden entstanden sein könne. Auch liege kein Verschulden der Beklagten vor.
Die geltend gemachte Erstattung von vorgerichtlichen Abmahnkosten (Anlage K 21) sei schon deshalb unbegründet, weil die Beklagte bereits die vorangegangenen Anfragen und Abmahnungen (Anlagen K 15, K 17 und K 19) abschlägig beschieden habe (Anlagen K 16, K 18 und K 20).

Die Beklagte beantragt,
das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 29. März 2011, Az. 312 O 160/10, abzuändern und die Klage vollumfänglich abzuweisen,

Die Klägerin beantragt,
die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

Die Klägerin verteidigt das landgerichtliche Urteil, soweit eine Verurteilung der Beklagten erfolgt ist. Insoweit bezieht sie sich ausdrücklich auf ihren erstinstanzlichen Vortrag.

Sie stellt klar, dass sie die geltend gemachten Ansprüche erstrangig auf die Verletzung ihres eigenen Namensrechts gemäß § 12 BGB, hilfsweise auf die Verletzung des Namensrechts ihrer Muttergesellschaft, der Safe Information Group N.V., stützt. Hilfsweise zu den vorgenannten namensrechtlichen Ansprüchen macht die Klägerin lauterkeitsrechtliche Ansprüche geltend.
Die Klägerin ist der Ansicht, dass die Bezeichnung „Creditsafe“ hinreichend unterscheidungskräftig und damit schutzfähig sei (Anlagen K 48 bis K 50 sowie K 79 bis K 88). Das Vorgehen des Beklagten sei rechtsmissbräuchlich, und zwar sowohl die Registrierung als auch das Halten der Domain. Die Klägerin bestreitet die unternehmensinterne Verwendung der streitgegenständlichen Domain auf Seiten der Beklagten mit Nichtwissen.

Die geltend gemachten Kosten für die Abmahnung vom 10. Februar 2010 (Anlage K 21) seien begründet. Es habe sich um die erste Abmahnung der zwischenzeitlich gegründeten Klägerin gehandelt, denn die vorangegangenen Abmahnungen seien – unstreitig – von der Muttergesellschaft der Klägerin ausgesprochen worden.

Im Hinblick auf die teilweise Klagabweisung durch das Landgericht führt die Klägerin erneut aus, dass die geltend gemachte 1,8-fache Geschäftsgebühr vollen Umfangs begründet sei, weil es sich um eine Sache von überdurchschnittlichem Schwierigkeitsgrad gehandelt habe. Daher stünden der Klägerin auch die weiter geltend gemachten Abmahnkosten in Höhe von € 676,80 nebst Zinsen zu.

Die Klägerin beantragt im Wege der Anschlussberufung,
die Beklagte unter Aufrechterhaltung des erstinstanzlichen Urteils des Landgerichts Hamburg vom 29. März 2011, Az. 312 O 160/10, dazu zu verurteilen, an die Klägerin weitere € 676,80 nebst Zinsen in Höhe von 5%-Punkten über dem Basiszinssatz seit dem 20. April 2010 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,
die Anschlussberufung abzuweisen.

Die Beklagte verteidigt das landgerichtliche Urteil, soweit eine teilweise Klagabweisung erfolgt ist.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf das angefochtene Urteil, die von den Parteien zur Akte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen und das Protokoll der Berufungsverhandlung vom 18. Dezember 2014 Bezug genommen.

B.
Die Berufung der Beklagten ist zulässig und begründet. Die Anschlussberufung der Klägerin ist zulässig, aber unbegründet.
Die Parteien streiten zu Recht nicht mehr um die örtliche Zuständigkeit der Hamburger Gerichte (§ 513 Abs. 2 ZPO).

I.

Die Berufung der Beklagten ist begründet. Die erstinstanzlich zuerkannten Ansprüche auf Einwilligung in die Löschung der Domain „creditsafe.de“, die entsprechende Schadensersatzfeststellung sowie die Erstattung vorgerichtlicher Abmahnkosten sind unbegründet.

1. Der geltend gemachte Klaganspruch zu 1) auf Einwilligung in die Löschung der Domain „creditsafe.de“ ist – entgegen der Ansicht des Landgerichts – unbegründet. Die Beklagte ist nicht gemäß § 12 BGB verpflichtet, in die Löschung der Domain einzuwilligen, und zwar weder im Hinblick auf das eigene Namensrecht der Klägerin noch im Hinblick auf das hilfsweise geltend gemachte Namensrecht der Muttergesellschaft der Klägerin.

a) Mit dem Landgericht ist allerdings davon auszugehen, dass mangels Verwendung der Domain im geschäftlichen Verkehr hier nicht die Regelungen nach §§ 5, 15 MarkenG, sondern nach § 12 BGB anwendbar sind.

Zwar geht der zeichenrechtliche Schutz aus §§ 5, 15 MarkenG in seinem Anwendungsbereich grundsätzlich dem Namensschutz des § 12 BGB vor (BGH, GRUR 2005, 430 – mho.de). Der namensrechtliche Schutz von Unternehmenskennzeichen nach § 12 BGB kommt jedoch in Betracht, soweit der Funktionsbereich des Unternehmens ausnahmsweise durch eine Verwendung der Unternehmensbezeichnung außerhalb der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr berührt wird. Dies ist der Fall, wenn die Unternehmensbezeichnung nicht im geschäftlichen Verkehr (BGH, GRUR 2002, 622 – shell.de; BGH, GRUR 2008, 1099 Rn. 10 – afilias.de) oder außerhalb der Branchennähe (BGH, GRUR 2005, 430 – mho.de) benutzt wird oder wenn mit der Löschung eines Domainnamens eine Rechtsfolge begehrt wird, die aus kennzeichenrechtlichen Vorschriften grundsätzlich nicht hergeleitet werden kann (BGH, GRUR 2012, 304 Rn. 32 – Basler Haar-Kosmetik; BGH, GRUR 2014, 506 Rn. 8 – sr.de). Auch bei einem Domainnamen genügt hinsichtlich der Benutzung im geschäftlichen Verkehr nicht die bloße Vermutung der Verwendung. Vielmehr bedarf es einer positiven Feststellung, dass er im geschäftlichen Verkehr benutzt wird, wobei im Zweifel von einer rein privaten Nutzung auszugehen ist (BGH, GRUR 2008, 1099 Rn. 12 – afilias.de).

Nach diesen Maßstäben ist vorliegend der Anwendungsbereich des § 12 BGB eröffnet.

Zwar hat die Beklagte in der Berufungsinstanz vorgetragen, dass sie die streitgegenständliche Domain bereits nutze, und zwar hausintern. Dieser von der Klägerin bestrittene neue Vortrag ist jedoch verspätet erfolgt. Die Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 ZPO zur Zulassung neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel in der Berufungsinstanz liegen nicht vor.

Mithin bleibt es bei der Feststellung, dass die Beklagte den Domainnamen „creditsafe.de“ bislang nicht verwendet hat, so dass sich der geltend gemachte Löschungsanspruch nicht gegen einen im geschäftlichen Verkehr benutzten Domainnamen richtet.

b) Die Regelung des § 12 BGB schützt u. a. die Firma oder einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil einer Gesellschaft oder eines einzelkaufmännischen Unternehmens (BGH, GRUR 2002, 622 – shell.de).

Der Schutz des Namensrechts gemäß § 12 BGB setzt namensmäßige Unterscheidungskraft der Bezeichnung von Hause aus oder Verkehrsgeltung voraus (BGH, GRUR 2014, 393, 394 Rn. 19 – wetteronline.de; BGH, GRUR 2005, 517, 518 – Literaturhaus). Erst die Benutzung einer Unternehmensbezeichnung mit Namensfunktion begründet zu Gunsten des Unternehmensträgers neben einem Recht am Unternehmenskennzeichen in aller Regel auch ein Namensrecht gemäß § 12 BGB. Dieses entsteht bei von Hause aus unterscheidungskräftigen Bezeichnungen ebenso wie der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG mit der Aufnahme der Benutzung im geschäftlichen Verkehr (BGH, GRUR 2005, 430 – mho.de). Für Schlagworte, die aus dem Firmenbestandteil gebildet werden, gilt nichts anderes. Erforderlich ist allerdings auch hier, dass das Schlagwort selbst Unterscheidungskraft aufweist (vgl. zu Abkürzungen: BGH, GRUR 2009, 685 Rn. 17 – ahd.de; BGH, GRUR 2014, 506 f. Rn. 10 – sr.de). Der Schutz von schlagwortartigen Firmenbestandteilen wird aus der Gesamtfirma abgeleitet und entsteht daher bereits mit dem Schutz der vollständigen Bezeichnung (BGH, GRUR 2009, 685, 686 Rn. 17 – ahd.de).

Zwar verfügt die Bezeichnung „Creditsafe“ nicht über Verkehrsgeltung, der Klägerin steht jedoch ein Namensrecht an der Geschäftsbezeichnung „Creditsafe Deutschland GmbH“ und dem Firmenschlagwort „Creditsafe“ bzw. „creditsafe“ zu. Bei dieser Angabe handelt es sich um den unterscheidungskräftigen Bestandteil der Firma der Klägerin.

aa) Die Klägerin hat sowohl ihre Firma, d.h. Creditsafe Deutschland GmbH, als auch die Geschäftsbezeichnungen und Firmenschlagworte „Creditsafe“ bzw. „creditsafe“ im geschäftlichen Verkehr benutzt.
Zwar hat die Beklagte in der Berufungsinstanz erstmals vorgetragen, dass die Klägerin nicht im geschäftlichen Verkehr tätig geworden sei. Dieser Vortrag erfolgt jedoch bei Berücksichtigung der zur Akte gereichten Anlagen K 1, K 2, K 3, K 6, K 25, K 47 und B 3 und des entsprechenden unstreitigen Parteivortrags ohne hinreichende Substanz. Dieser Vortrag und die entsprechenden Anlagen belegen, dass die Klägerin die Angaben „Creditsafe“ und „creditsafe“ im geschäftlichen Verkehr als Geschäftsbezeichnung und Firmenschlagwort benutzt hat. Zudem ist der dem Klägervortrag entgegen gesetzte Beklagtenvortrag verspätet erfolgt. Die Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 ZPO zur Zulassung neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel in der Berufungsinstanz liegen nicht vor.

Konkrete Anhaltspunkte für die Behauptung der Beklagten, dass die Klägerin lediglich aus prozesstaktischen Gründen gegründet worden sei, um den vorliegenden Rechtsstreit führen zu können, bestehen nicht.

bb) Die Bezeichnung verfügt – wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat – über hinreichende originäre Unterscheidungskraft.
Der Namensschutz nach § 12 BGB setzt ebenso wie Unternehmenskennzeichenschutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG voraus, dass die Bezeichnung über namensmäßige Unterscheidungskraft verfügt (BGH, GRUR 2005, 517 – Literaturhaus; GRUR 2002, 814 – Festspielhaus I; OLG Hamburg, GRUR-RR 2010, 208, 209 – stadtwerke-uetersen.de). Beschreibenden Angaben, die sich etwa auf eine Gattung oder die ausgeübte Tätigkeit beziehen, fehlt es an Unterscheidungskraft, sofern es sich nicht um eine einprägsame Neubildung, etwa Wortkombinationen, handelt (BGH, GRUR 2005, 517 – Literaturhaus; BGH, GRUR 1992, 865 – Volksbank; OLG Hamburg, GRUR-RR 2010, 208, 209 – stadtwerke-uetersen.de).

Eine solche einprägsame Kombination stellt die Bezeichnung „Creditsafe“ bzw. „creditsafe“ dar. Zwar trifft es zu, dass die Bestandteile „Credit“ bzw. „credit“ und „safe“ im Hinblick auf den von der Klägerin betriebenen Geschäftsbereich der Wirtschaftsinformationen, Firmenauskünfte und Kreditberichte weitgehend beschreibend sind, so dass sie für sich genommen nicht hinreichend kennzeichnungskräftig sind. Sie weisen vielmehr auf die zu prüfenden Kredite sowie die Sicherungsfunktion der Dienstleistung der Beklagten hin.
Durch die Zusammenfügung der beiden Bestandteile erhält jedoch die Gesamtbezeichnung „Creditsafe“ bzw. „creditsafe“ ein hinreichendes Maß an Originalität und Einprägsamkeit, welches deutlich macht, dass es sich nicht um einen Gattungsbegriff, sondern um eine individualisierende Bezeichnung handelt. Zur Vermeidung von Wiederholungen verweist der Senat insoweit auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts.

Entgegen der Ansicht der Beklagten ist das Verletzungsgericht nicht an die Zurückweisung der Anmeldung der deutschen Wort-/Bildmarke „CreditSafe ⱱ“ durch den Beschluss des DPMA vom 4. Mai 2009 (Anlage B 2) gebunden. Darüber hinaus führen weder die erstinstanzlich noch die in der Berufungsinstanz vorgelegten Entscheidungen (Anlagen B 2, B 5, BB 1 und BB 2) zu einer abweichenden Beurteilung der Unterscheidungskraft der hier vorliegenden Bezeichnung.

Die Bezeichnung „Creditsafe“ bzw. „creditsafe“ verfügt mithin über hinreichende Unterscheidungskraft. Allerdings ist die Unterscheidungskraft der Gesamtbezeichnung „Creditsafe“ bzw. „creditsafe“ angesichts ihres deutlich beschreibenden Gehalts als unterdurchschnittlich anzusehen.

c) Die Voraussetzungen einer unberechtigten Namensanmaßung gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 BGB liegen jedoch nicht vor.
Eine unberechtigte Namensanmaßung i. S. v. § 12 S. 1 Fall 2 BGB setzt voraus, dass ein Dritter unbefugt den Namen oder eine als Namen geschützte Bezeichnung gebraucht, dadurch eine Zuordnungsverwirrung eintritt und schutzwürdige Interessen des Namensträgers verletzt werden (BGH, GRUR 2005, 357 – Pro Fide Catholica; BGH, GRUR 2007, 811 – grundke.de; BGH, GRUR 2008, 1099, 1100, Rn. 18 – afilias.de; BGH, GRUR 2012, 304 Rn. 37 – Basler Haar-Kosmetik; BGH, GRUR 2014, 507 Rn. 14 – sr.de; BGH, GRUR 2014, 393, 394 Rn. 21 – wetteronline.de; MüKo-Heine, BGB, 6. Auflage, 2012, § 12 Rn. 250). Ob bei Bestehen der vorgenannten Tatbestandsvoraussetzungen eine Verletzung des Namensrechts vorliegt, ist jedoch erst durch eine Abwägung der auf Seiten des Berechtigten sowie des unbefugt Nutzenden bestehenden schutzwürdigen Interessen festzustellen (OLG Hamburg, GRUR-RR 2010, 208, 209 – stadtwerke-uetersen.de).

aa) Grundsätzlich liegt sowohl in der Registrierung als auch in der Aufrechterhaltung der Registrierung eines Namens als Domain ein Namensgebrauch (BGH, GRUR 2008, 1099, 1100 Rn. 19 – afilias.de; BGH, GRUR 2014, 506, 507 Rn. 17 – sr.de), denn der berechtigte Namensträger wird bereits dadurch, dass ein Dritter den Namen als Domainnamen unter einer bestimmten Top-Level-Domain registriert oder registriert hält, von der eigenen Nutzung des Namens unter dieser Top-Level-Domain ausgeschlossen (BGH, GRUR 2008, 1099, 1100 Rn. 19 – afilias.de; BGH, GRUR 2014, 393, 395 Rn. 22 – wetteronline.de).

Zwar verfügte die Klägerin zum Zeitpunkt der Registrierung der Domain „creditsafe.de“ seitens der Beklagten am 16. März 2006 (Anlage B 6) noch nicht über ein Namensrecht an der Bezeichnung „Creditsafe“ bzw. „creditsafe“. Dies war jedoch spätestens im Jahr 2010 der Fall, nachdem die im Jahr 2009 gegründete Klägerin (Anlage K 3) ihre Geschäfte unter der Firma „Creditsafe Deutschland GmbH“ sowie den Bezeichnungen „Creditsafe“ bzw. „creditsafe“ aufgenommen hatte. Seither erweist sich die Aufrechterhaltung der Domainregistrierung durch die Beklagte als namensmäßiger Gebrauch der klägerischen Bezeichnung „creditsafe“.

Unbefugt ist die Registrierung oder Aufrechterhaltung der Domainregistrierung, wenn dem Domaininhaber kein eigenes Recht an dem entsprechenden Namen zusteht (BGH, GRUR 2008, 1099, 1100 Rn. 20 – afilias.de; MüKo-Heine, BGB, 6. Auflage, 2012, § 12 Rn. 253). So liegt es hier. Ein entsprechendes eigenes Namensrecht steht der Beklagten nicht zu, insbesondere ist ein solches Namensrecht nicht mit der bloßen Registrierung der streitgegenständlichen Domain „creditsafe.de“ entstanden (BGH, GRUR 2002, 814 Rn. 21 – Festspielhaus; OLG Hamburg, GRUR-RR 2010, 208, 209 – stadtwerke-uetersen.de). Die Beklagte hat auch nicht dargelegt, dass sie durch die Nutzung der Domain entsprechende Namensrechte erworben hätte.
Mithin liegt in der Aufrechterhaltung der Registrierung der Domain „creditsafe.de“ seitens der Beklagten ein unbefugter Gebrauch des Namens „Creditsafe“ bzw. „creditsafe“.

bb) Das Merkmal der Zuordnungsverwirrung ist ebenfalls zu bejahen. Eine Zuordnungsverwirrung liegt im Regelfall bereits dann vor, wenn ein Dritter einen fremden Namen namensmäßig im Rahmen einer Internetadresse verwendet. Der Verkehr sieht in der Verwendung eines unterscheidungskräftigen, nicht sogleich als Gattungsbegriff verstandenen Zeichens als Internetadresse im Allgemeinen einen Hinweis auf den Namen des Betreibers des jeweiligen Internetauftritts (BGH GRUR 2002, 622 – shell.de; BGH, GRUR 2008, 1099 Rn. 25 – afilias.de; BGH, GRUR 2012, 304 Rn. 39 – Basler Haar-Kosmetik; BGH, GRUR 2014, 506, 507 Rn. 21 – sr.de). Das gilt bereits im Rahmen der bloße Registrierung bzw. Aufrechterhaltung der Registrierung der Domain, d.h. schon bevor eine Verwendung der Domain erfolgt.

cc) Der Namensgebrauch durch die Beklagte verletzt auch schutzfähige Interessen der Klägerin.
Denn die Klägerin wird bereits dadurch, dass die Beklagte den Namen „creditsafe“ als Domainnamen unter der Top-Level-Domain „.de“ registriert hat und registriert hält, von der Nutzung ihres eigenen Namens unter dieser Top-Level-Domain ausgeschlossen.

Die streitgegenständliche Domain besteht aus dem Namen der Klägerin und der für die Bundesrepublik Deutschland naheliegenden Top-Level-Domain „.de“. Diese Domain kann nur einmal vergeben werden. Die Ausweichmöglichkeit auf andere Top- oder Second-Level-Domains lässt den Aspekt der Interessenverletzung unberührt, da der Verkehr regelmäßig erwartet, dass ein auf dem deutschen Markt tätiges und im Internet präsentes Unternehmen unmittelbar unter der Internetdomain auftritt, die aus ihrem eigenen Namen bzw. eigenem Firmenschlagwort (als Second-Level-Domain) und der entsprechenden nationalen Top-Level-Domain, hier: „.de”, gebildet ist.

Die Klägerin als neues Unternehmen der Creditsafe-Group konnte ihre Unternehmensbezeichnung nicht frei wählen, sondern musste – der Vorgabe im Konzern entsprechend – die Firma „Creditsafe Deutschland GmbH“ bzw. das Firmenschlagwort „Creditsafe“ verwenden (vgl. Anlage BB 4). Ein Ausweichen auf andere Firmenbezeichnungen war ihr bei Beachtung der Bezeichnungsvorgaben der Unternehmensgruppe schwerlich möglich. Die Verwendung von leicht abgewandelten Second-Level-Domains, z. B. eines Bindestrichs in der Domainbezeichnung, „credit-safe.de”, entspräche nicht unmittelbar dem Namen bzw. dem Firmenschlagwort der Klägerin. Die Verwendung anderer Second-Level-Domains, wie z. B. „creditsafe.info“, ließe den unmittelbaren Bezug zur Tätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland vermissen.

Mithin liegt auch eine Verletzung schutzfähiger Interessen der Klägerin vor.

dd) Eine Namensrechtsverletzung im Sinne von § 12 BGB liegt jedoch gleichwohl nicht vor.
Ein Nichtberechtigter – wie hier die Beklagte – kann ausnahmsweise auf schützenswerte Belange verweisen, die im Rahmen der Interessenabwägung zu seinen Gunsten zu berücksichtigen sind. Dies ist etwa der Fall, wenn die Registrierung des Domainnamens durch den Nichtberechtigten nur der erste Schritt im Zuge der für sich genommen rechtlich unbedenklichen Aufnahme einer entsprechenden Benutzung als Unternehmenskennzeichen ist oder wenn das Kennzeichen- oder Namensrecht des Berechtigten – wie hier – erst nach der Registrierung des Domainnamens durch den Domaininhaber entstanden ist (BGH, GRUR 2008, 1099, Rn. 27 ff. – afilias.de; BGH, GRUR 2012, 304 Rn. 40 – Basler Haar-Kosmetik; BGH, GRUR 2014, 506, 508 Rn. 28 – sr.de). Im Rahmen der Prüfung einer Namensverletzung gemäß § 12 BGB geht es in erster Linie um die Abwägung namensrechtlich relevanter Interessen. Insoweit ist von maßgebender Bedeutung, ob die Parteien, deren Interessen abzuwägen sind, den Namen auch namensmäßig benutzen wollen (im Hinblick auf den Berechtigten: BGH, GRUR 2004, 619, 621 – kurt-biedenkopf.de; im Hinblick auf den Nichtberechtigten: BGH, GRUR 2008, 1099 Rn. 28 f. – afilias.de).

Hier besteht die Besonderheit, dass bei Registrierung der Domain für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland am 16. März 2006 (Anlage B 6) weder ein entsprechendes Namensrecht der Klägerin noch ein solches der Muttergesellschaft der Klägerin bestanden hat. Daher kann eine Namensrechtsverletzung nur auf der Grundlage einer Abwägung der widerstreitenden schutzwürdigen Interessen beider Parteien festgestellt werden (vgl. dazu BGH, GRUR 2005, 430, 431 – mho.de; OLG Hamburg, GRUR-RR 2010, 208, 209 – statdtwerke-uetersen.de). Diese Abwägung geht vorliegend zugunsten der Beklagten aus.

(1) Im Streitfall steht der Beklagten zwar kein ein eigenes prioritätsälteres Namens- oder sonstiges Kennzeichenrecht an der Bezeichnung „creditsafe.de“ zu, sie kann sich jedoch auf das Prioritätsrecht berufen, d. h. darauf, dass sie die streitgegenständliche Domain bereits am 16. März 2006 auf sich hat registrieren lassen. Dass dem so ist, ergibt sich unmittelbar aus dem als Anlage B 6 vorgelegten Registerausdruck der DENIC und steht auch zwischen den Parteien in der Berufungsinstanz zu Recht nicht mehr im Streit. Die Klägerin ist erst deutlich später, nämlich mit Gesellschaftsvertrag vom 15. September 2009 gegründet und am 3. Dezember 2009 ins Handelsregister eingetragen worden (Anlage K 3). Die Aufnahme der geschäftlichen Tätigkeit der Klägerin unter der registrierten Firma, Creditsafe Deutschland GmbH, und dem entsprechenden Firmenschlagwort, Creditsafe bzw. creditsafe, ist erst im Jahr 2010 erfolgt (Anlage K 1).
Zugunsten des Domaininhabers ist im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen, dass zwar die Registrierung kein absolutes Recht an dem Domainnamen verschafft, jedoch der Vertragsschluss mit der Registrierungsstelle ein relativ wirkendes vertragliches Nutzungsrecht begründet, das dem Domaininhaber ebenso ausschließlich zugewiesen ist wie das Eigentum an einer Sache (BVerfG GRUR 2005, 261 – ad-acta.de). Die Registrierung eines im Anmeldezeitpunkt in keinerlei Rechte eingreifenden Domainnamens darf als eigentumsfähige, nach Art. 14 GG geschützte Position nicht ohne Weiteres wegen später entstandener Namensrechte als unrechtmäßige Namensanmaßung angesehen werden.

Die Beklagte, deren Firmengruppe in direkter Konkurrenz zur Klägerin steht, kann die streitgegenständliche Domain im Branchenbereich der Parteien jedoch nur eingeschränkt geschäftlich nutzen. Einer firmenmäßigen Benutzung steht entgegen, dass die Beklagte anders firmiert und dass etwaige Dritte bei der Nutzung der Domain im Branchenbereich der Unternehmensgruppen der Parteien mit den Firmen- und Namensrechten der Klägerin in Konflikt kämen. Einer markenmäßigen Benutzung der Domain auf dem europäischen Markt könnten zudem die beiden Gemeinschaftsmarken der zypriotischen Schwestergesellschaft der Klägerin (Anlagen K 4 und K 5), soweit sie nicht löschungsreif sind, entgegenstehen.

Die ursprüngliche Absicht, die Domain im Rahmen des Angebots von Kreditinformationen zu verwenden, hat die Firmengruppe der Beklagten – unstreitig – schon im Jahr 2008 aufgegeben und stattdessen für ihr diesbezügliches Angebot die Bezeichnung „CreditCheck“ gewählt. Die Beklagte hat dazu ausgeführt, dass sie die Domain „creditsafe.de“ nicht (mehr) extern, sondern nur unternehmensintern nutzen wolle. Zwar hat die Beklagte darüber hinaus in der Berufungsinstanz verspätet vorgetragen, dass sie die Domain bereits entsprechend verwende. Unabhängig von der streitigen Frage, ob sie die Domain tatsächlich bereits unternehmensintern verwendet, kann sie jedenfalls ihr Interesse daran geltend machen, den streitgegenständlichen Domainnamen, der deutlich beschreibenden Anklang im Hinblick auf darunter abrufbare Kreditinformationen hat, unternehmensintern verwenden zu können und nicht durch einen anderen Domainnamen ersetzen zu müssen.

Mithin ist festzustellen, dass die Beklagte ein nachvollziehbares schutzwürdiges Interesse an der Aufrechterhaltung der Domainregistrierung zu ihren Gunsten hat.

(2) Dem steht auch nicht eine Bösgläubigkeit der Beklagten entgegen, denn es kann – entgegen der Ansicht der Klägerin – nicht festgestellt werden, dass die Beklagte bei Registrierung der Domain bösgläubig gehandelt hätte. Dies gilt insbesondere bei Berücksichtigung des Umstandes, dass die verwendete Domainbezeichnung einen für die Branche der Parteien und das Angebot von Kreditinformationen deutlich beschreibenden Anklang aufweist, der für ihre Verwendung in diesem Bereich spricht. Die Domain ist bereits seit dem 16. März 2006 auf die Beklagte registriert (Anlage B 6). Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit der Beklagten kommt es daher maßgeblich auf diesen Zeitpunkt an.

Die Beklagte hat ausdrücklich in Abrede genommen, dass zum damaligen Zeitpunkt entsprechende Expansionspläne der Unternehmensgruppe der Klägerin bestanden hätten und dass ihr Pläne hinsichtlich einer Ausweitung der geschäftlichen Tätigkeit der klägerischen Unternehmensgruppe in die Bundesrepublik Deutschland bekannt gewesen wären. Die insoweit darlegungs- und beweispflichtige Klägerin hat demgegenüber keinen hinreichend substantiierten Tatsachenvortrag gehalten, der darauf schließen ließe, dass bereits Mitte März 2006 konkrete Expansionspläne bestanden hätten, und dass die Beklagte Kenntnis von solchen Planungen der Firmengruppe der Klägerin gehabt hätte.

Die Bösgläubigkeit der Beklagten ergibt sich nicht aus dem Umstand, dass die von der Beklagten im Rahmen der Domain „creditsafe.de“ verwendete Bezeichnung „creditsafe“ dem Firmenschlagwort der damals unter der Bezeichnung CreditSafe Business Information N. V. firmierenden niederländischen Muttergesellschaft der Klägerin entsprach, sowie dem in den Niederlanden registrierten Handelsnamen der Muttergesellschaft „Creditsafe Group“ ähnlich war (Anlage K 26). Der bloße Umstand, dass die Parteien bzw. ihre Unternehmensgruppen in einzelnen europäischen Ländern tätig waren und zum Teil auch im Wettbewerb standen, erlaubt nicht den Schluss auf eine geplante Ausdehnung der geschäftlichen Tätigkeit der klägerischen Unternehmensgruppe auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die einfache Erwartung, dass eine Ausweitung der geschäftlichen Tätigkeit erfolgen könnte, weil ein im EU-Ausland erfolgreiches Unternehmen zukünftig einmal in die Bundesrepublik Deutschland expandieren könnte, genügt nicht, um hinreichend konkrete Expansionspläne der Klägerin feststellen zu können. Der Umstand, dass die auf dem deutschen Markt tätige Tochtergesellschaft, d.h. die Klägerin, erst Ende 2009 gegründet worden ist (Anlage K 3) und ihre Geschäftstätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland erst im Jahr 2010 aufgenommen hat (Anlage K 1), spricht eher gegen die Annahme, dass konkrete Ausweitungspläne bereits am 16. März 2006 bestanden hätten und zudem – für die Beklagte – erkennbar gewesen wären.

Die Klägerin hat keine hinreichend konkreten Umstände dazu vorgetragen, dass die aus ihrer Firmengruppe ausgeschiedenen Herren … (Anlagen K 73 und K 77) etwaige Expansionspläne der Klägerin gekannt und an die Beklagte weitergegeben hätten. Die als Anlagen K 40 bis K 42 vorgelegten Presseveröffentlichungen zur Tätigkeit der klägerischen Unternehmensgruppe auf dem britischen und französischen Markt sowie die als Anlagen K 44 und K 45 vorgelegten Präsentationsunterlagen stammen aus dem Jahr 2007, sind mithin erst nach der Registrierung der streitgegenständlichen Domain erschienen. Konkrete Anhaltspunkte für eine absehbare Ausdehnung der geschäftlichen Tätigkeit auf den deutschen Markt ergeben sich daraus nicht. Dies gilt auch im Hinblick auf den im Jahr 2003 geschlossenen Vertrag über die Lieferung und Nutzung bestimmter Finanz- und Unternehmensdaten, welchen Unternehmen aus den Unternehmensgruppen der Parteien geschlossen haben (Anlagen K 57 und K 58), und die in den Jahren 1999 und 2000 erfolgte Anmeldung der Gemeinschaftsmarken „creditsafe.com“ und „credit SAFE“ (Anlagen K 4 und K 5).

Auch der Umstand, dass die Beklagte nicht nur die hier streitgegenständliche Angabe „creditsafe.de“ (Anlage B 6), sondern auch die weiteren nationalen Domains „creditsafe.at“, „creditsafe.cz“, „creditsafe.sk“ und „creditsafe.pl“ für sich registriert hat (Anlage K 46), vermag eine Bösgläubigkeit der Beklagten nicht zu belegen. Vielmehr hatte die Beklagte – ebenso wie die Klägerin – im Hinblick auf etwaige Expansionspläne ihrer Firmengruppe und ihr eigenes Projekt für ein Angebot von Kreditinformationen ein nachvollziehbares eigenes Interesse an der Sicherung dieser nationalen Domains. Dem steht auch nicht entgegen, dass sie diese Domains wegen der beiden EU-Marken der zypriotischen Schwestergesellschaft der Klägerin (Anlagen K 4 und K 5), soweit diese bestandskräftig sind, im Branchenbereich der Parteien nur sehr beschränkt nutzen könnte. Eine unternehmensinterne Nutzung dieser Domains, welche die vorgenannten Markenrechte nicht verletzt, bleibt jedenfalls möglich.

Belastbare Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit der Beklagten bei Registrierung der Domain am 16. März 2006 bestehen danach nicht.
Mithin bleibt es bei der Feststellung, dass die Beklagte ein nachvollziehbares eigenes schutzwürdiges Interesse an der Aufrechterhaltung der Domainregistrierung hat.

(3) Die schutzwürdigen Belange der Klägerin vermögen dieses Interesse des Beklagten nicht zu überwiegen.

Zwar kann die Klägerin wie oben ausgeführt, entgegen der Verkehrserwartung nicht unter der für ihr Firmenschlagwort („Creditsafe“ bzw. „creditsafe“) und ihr nationales Tätigkeitsfeld (Bundesrepublik Deutschland) unmittelbar naheliegenden Domain „creditsafe.de“ auftreten, sie ist jedoch – wie in der Vergangenheit bereits geschehen – in der Lage, auf andere, ähnliche Domains auszuweichen, z. B. die Domains „creditsafe.com“ (Anlage B 3) oder „creditsafede.de“ (Anlage K 1).

Es ist nicht ersichtlich, dass die damit verbundene Beeinträchtigung der Interessen der Klägerin die schutzwürdigen Belange der Beklagten an einer Aufrechterhaltung der Domainregistrierung zu ihren Gunsten überwiegen würde. Ausreichende Gründe, von dem bei der Domainvergabe geltenden Prioritätsgrundsatz abzusehen, bestehen danach nicht. Auf der Grundlage der vorgenannten Abwägung der widerstreitenden schutzwürdigen Interessen der Parteien kann keine Verletzung des Namensrechts der Klägerin festgestellt werden.
Mithin ergibt sich der geltend gemachte Domainlöschungsanspruch nicht gemäß § 12 BGB aus dem eigenen Namensrecht der Klägerin.

2. Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Klägerin der Beklagten das hilfsweise geltend gemachte prioritätsbessere Recht eines Dritten für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland entgegen halten könnte.

Die Muttergesellschaft der Klägerin firmiert jetzt unter „Safe Information Group NV“. Selbst wenn sie in den Niederlanden bereits vor dem März 2006 über den registrierten Handelsnamen „Creditsafe“ verfügt haben sollte (Anlage K 26), führt dies nicht zu einem besseren Recht in der Bundesrepublik Deutschland. Die Klägerin hat nicht substantiiert vorgetragen, dass ihre Muttergesellschaft unter diesem Handelsnamen in der Bundesrepublik Deutschland tätig geworden ist.

Der Klägervortrag zur „Creditsafe Group“ und deren geschäftlicher Tätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland ist unsubstantiiert, insbesondere ist nicht ersichtlich, dass diese bereits im März 2006 geschäftliche Aktivitäten unter der Bezeichnung „Creditsafe“ bzw. „creditsafe“ in der Bundesrepublik Deutschland entfaltet hätte (vgl. Anlage K 6). Ebenso verhält es sich mit den Schwestergesellschaften der Klägerin und deren Namens- und Kennzeichenrechten. Die zypriotische Schwestergesellschaft, Creditsafe Cyprus Ltd., ist nicht auf den deutschen Markt tätig, so dass hier entsprechende Namensrechte nicht entstanden sind.

Die Klägerin ist zwar von der Creditsafe Cyprus Ltd. ermächtigt worden deren prioritätsbesseren Gemeinschaftsmarken „creditsafe.com“ (Anlage K 4) und „creditSAFE“ (Anlage K 5) zu verwenden und die Rechte aus diesen Marken im eigenen Namen geltend zu machen (Anlage K 6), die Gemeinschaftsmarken gewähren jedoch keinen Schutz gegen eine rein firmenmäßige Verwendungen (BGH, GRUR 2008, 254 ff. – THE HOME STORE). Zudem hat die Klägerin in der Berufungsinstanz ausdrücklich klargestellt, dass sie die Klagansprüche nicht auf diese Gemeinschaftsmarken stützt.

Mithin ergibt sich der geltend gemachte Domainlöschungsanspruch auch nicht gemäß § 12 BGB aus den Namensrechten Dritter.

3. Die Beklagte ist auch nicht gemäß §§ 8 Abs. 1, 4 Nr. 10 UWG verpflichtet, in die Löschung der Domain „creditsafe.de“ einzuwilligen.

a) Zwar können neben Ansprüchen aus Namens- oder Kennzeichenrecht auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche gegeben sein, wenn sie sich gegen ein wettbewerbswidriges Verhalten richten, das als solches nicht Gegenstand der namens- oder kennzeichenrechtlichen Regelungen ist (BGH, GRUR 2009, 685, 689 Rn. 38 – ahd.de). Bei Berücksichtigung der Umstände des vorliegenden Falles stellt jedoch die Aufrechterhaltung der Registrierung des Domainnamens seitens der Beklagten keine gezielte unlautere Behinderung der Klägerin dar.

b) Der Beseitigungsanspruch nach § 8 Abs. 1 UWG setzt grundsätzlich einen durch eine Verletzungshandlung bewirkten und fortdauernden Störungszustand voraus (BGH, GRUR 2009, 685, 689 Rn. 39 – ahd.de). Die Reservierung eines Domainnamens zur geschäftlichen Verwertung stellt eine geschäftliche Handlung i. S. von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG dar. Für die Annahme eines Wettbewerbsverhältnisses zwischen den Parteien reicht es aus, dass sie denselben Domainnamen für sich registrieren lassen wollen (BGH, GRUR 2009, 685, 689 Rn. 40 – ahd.de). Zudem sind beide Parteien im Bereich Wirtschaftsinformationen, Firmenauskünfte und Kreditberichte tätig.

Durch die Registrierung des Domainnamens „creditsafe.de” zugunsten der Beklagten wird die Klägerin in ihren wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt. Die Verwendung eines unterscheidungskräftigen, nicht zugleich als Gattungsbegriff verstandenen Zeichens als Internet-Adresse im geschäftlichen Verkehr wird regelmäßig als Hinweis auf den Betreiber des jeweiligen Internetauftritts verstanden (BGH, GRUR 2008, 1099 Rn. 25 – afilias.de; BGH, GRUR 2009, 685, 689 Rn. 40 – ahd.de). Dementsprechend erwartet der Verkehr unter dem Domainnamen „creditsafe.de” eine Internet-Seite, auf der ein Unternehmen, das diese Kurzbezeichnung führt, Waren oder Dienstleistungen anbietet. Die Klägerin wird daran gehindert, ein dieser Verkehrserwartung entsprechendes Angebot unter der streitgegenständlichen Internet-Adresse „www.creditsafe.de” zur Verfügung zu stellen. Denn die mit ihrem Unternehmenskennzeichen gebildete Internet-Adresse unter der im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland am weitesten verbreiteten Top-Level-Domain „.de” kann nur einmal vergeben werden (vgl. BGH, GRUR 2009, 685, 689 Rn. 40 – ahd.de).

c) Gezielt ist die Behinderung des Mitbewerbers unter anderem dann, wenn er seine Leistung am Markt durch eigene Anstrengung nicht mehr in angemessener Weise zur Geltung bringen kann. Dies ist auf Grund einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Interessen der Mitbewerber, Verbraucher und sonstigen Marktteilnehmer sowie der Allgemeinheit zu prüfen (BGH, GRUR 2009, 685, 689 Rn. 41 – ahd.de; BGH, GRUR 2001, 1061 – Mitwohnzentrale.de; BGH, GRUR 2002, 902, 905 – Vanity-Nr.). Unlauter kann eine Wettbewerbshandlung danach unter anderem sein, wenn sie sich zwar auch als Entfaltung eigenen Wettbewerbs darstellt, aber das Eigeninteresse des Handelnden unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wettbewerbsfreiheit weniger schutzwürdig ist als die Interessen der übrigen Beteiligten und der Allgemeinheit. Eine auf die Behinderung gerichtete Absicht ist nicht erforderlich (BGH, GRUR 2007, 800 – Außendienstmitarbeiter). Nach diesen Grundsätzen kann die Registrierung eines Domainnamens nur bei Vorliegen besonderer Umstände den Tatbestand einer unlauteren Mitbewerberbehinderung erfüllen. Solche besonderen Umstände liegen im Streitfall nicht vor.

aa) Der Umstand, dass die Klägerin wegen der Registrierung des Domainnamens auf die Beklagte daran gehindert ist, diesen für ihr Unternehmen zu nutzen, ist Folge des bei der Vergabe von Domainnamen geltenden Prioritätsprinzips. Die darin liegende Beeinträchtigung ihrer wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeiten hat die Klägerin daher grundsätzlich hinzunehmen. Zum Zeitpunkt der Registrierung des Domainnamens im März 2006 standen zudem – wie oben ausgeführt – in der Bundesrepublik Deutschland weder der Klägerin noch ihrer Unternehmensgruppe Rechte an der Bezeichnung „Creditsafe” zu. Ihr Unternehmenskennzeichenrecht „Creditsafe“ ist frühestens durch Benutzungsaufnahme Anfang 2010 entstanden. Auf prioritätsbessere Rechte von Dritten kann sie sich – wie bereits ausgeführt – nicht berufen.

Ein Dritter, der den für einen anderen registrierten Domainnamen als Unternehmenskennzeichen verwenden möchte, kann sich nach der BGH-Rechtsprechung regelmäßig nicht auf ein schutzwürdiges Interesse berufen, weil er unschwer prüfen kann, ob die gewünschte Bezeichnung als Domainname noch verfügbar ist, und er regelmäßig auf eine andere Unternehmensbezeichnung (BGH, GRUR 2008, 1099 Rn. 33 – afilias.de) oder auch – soweit noch nicht vergeben – eine andere Top-Level-Domain ausweichen kann (BGH, GRUR 2009, 685, 689 f. Rn. 42 – ahd.de).

Zwar konnte die Klägerin bei der Wahl ihrer Firma im Jahr 2009 nicht ohne Weiteres auf eine andere Bezeichnung ausweichen, denn als deutsches Tochterunternehmen der Creditsafe-Gruppe war sie gehalten, sich an die Bezeichnungsgewohnheiten im Konzern zu halten und deshalb den Bestandteil „Creditsafe“ in ihrer Firma zu verwenden. Sie konnte jedoch auf eine andere Top-Level-Domain ausweichen, nämlich – wie bereits geschehen – auf die Domain „creditsafe.com“ (Anlage B 3) bzw. die Domain „creditsafede.com“ (Anlage K 1). Es kann damit nicht festgestellt werden, dass das Interesse der Klägerin, die streitgegenständliche Domain „creditsafe.de“ als Domainnamen für ihr Unternehmen zu benutzen, das nachvollziehbare Interesse der Beklagten, diese Domain unternehmensintern zu verwenden, überwiegt.

bb) Zwar ist es dem Domaininhaber versagt, sich auf die grundsätzlich zu seinen Gunsten ausgehende Interessenabwägung zu berufen, wenn er bei der Registrierung oder beim Halten des Domainnamens rechtsmissbräuchlich handelt. Ein solcher Rechtsmissbrauch ist insbesondere anzunehmen, wenn der Domaininhaber den Domainnamen ohne ernsthaften Benutzungswillen in der Absicht hat registrieren lassen, sich diesen von dem Inhaber eines entsprechenden Kennzeichen- oder Namensrechts abkaufen zu lassen (BGH, GRUR 2008, 1099, Rdnr. 33 – afilias.de; BGH GRUR 2009, 685, 690 Rn. 43 – ahd.de).

Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Beklagten kann jedoch nicht festgestellt werden. Selbst das Fehlen eines ernsthaften Interesses, unter dem Domainnamen eigene Angebote oder Inhalte zu veröffentlichen, vermag nach der einschlägigen BGH-Rechtsprechung für sich allein die Annahme eines rechtsmissbräuchlichen Handelns noch nicht begründen. Für den Benutzungswillen des Domainanmelders genügt die Absicht, die Domain der Benutzung durch einen Dritten zuzuführen (BGH GRUR 2009, 685, 690 Rn. 45 ff. – ahd.de).

Auch bei Berücksichtigung der weiteren Umstände der Registrierung und des Haltens der streitgegenständlichen Domain kann ein Missbrauch seitens der Beklagten – wie bereits oben ausgeführt – nicht festgestellt werden. Da die Klägerin das Unternehmenskennzeichen „Creditsafe” in der Bundesrepublik Deutschland erst nach der Registrierung des Domainnamens in Gebrauch genommen hat und zum Registrierungszeitpunkt für die Beklagte auch kein hinreichend konkretes Interesse der Klägerin oder ihrer Unternehmensgruppe erkennbar war, gerade einen dieser Geschäftsbezeichnung entsprechenden Domainnamen unter der Top-Level-Domain „.de“ zu verwenden, kann nicht festgestellt werden, dass die Registrierung in der Absicht erfolgt ist, die Klägerin gezielt zu behindern. Für die Annahme eines berechtigten Interesses der Beklagten an dem Halten des Domainnamens reicht es dann aus, dass sie diesen zur unternehmensinternen Kommunikation verwenden will.

Mithin ist der geltend gemachte Beseitigungsanspruch auch nicht gemäß §§ 8 Abs. 1, 4 Nr. 10 UWG begründet.

4. Das Festhalten der Beklagten an der Domainregistrierung erweist sich auch nicht als Schikane im Sinne von § 226 BGB. Zwar mag das Interesse der Beklagten an einer unternehmensinternen Verwendung der Domain, welches dazu führt, dass die Klägerin die für sie naheliegende nationale Domain nicht verwenden kann, für die Klägerin lästig und nachteilig sein. Die Grenze zur Schikane nach § 226 BGB ist jedoch bei Berücksichtigung der widerstreitenden schutzfähigen Interessen der Parteien noch nicht überschritten.

5. Da bereits der geltend gemachte Hauptanspruch unbegründet ist, gilt dies auch für die geltend gemachten Annexansprüche auf Schadensersatzfeststellung und den Ersatz der vorgerichtlichen Abmahnkosten.

Die Klage ist unbegründet, so dass das landgerichtliche Urteil auf die Berufung der Beklagten abzuändern und die Klage – soweit noch nicht geschehen – abzuweisen ist.

II.
Die Anschlussberufung der Klägerin ist unbegründet.

Da der Anspruch auf Ersatz der Abmahnkosten – wie vorstehend ausgeführt – schon dem Grunde nach nicht besteht, ist auch die Geltendmachung des noch nicht zuerkannten Betrages in Höhe von € 676,80 nebst Zinsen unbegründet.

Zudem hat das Landgericht zu Recht ausgeführt, dass bei Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades der vorgerichtlich ausgesprochenen Abmahnung lediglich der Ansatz einer 1,3-fachen Gebühr nach Nr. 2300 VV-RVG angemessen erscheint. Der darüber hinaus geltend gemachte Erstattungsanspruch nebst Zinsen ist damit ohnehin unbegründet.
Die Anschlussberufung der Klägerin ist somit zurückzuweisen.

III.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1, 97 ZPO.
Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

IV.
Die Revision ist gemäß § 543 ZPO nicht zuzulassen, weil die Sache weder grundsätzliche Bedeutung hat, noch eine Entscheidung des Revisionsgerichts zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist.

BPATG: Arthromobil ist ausreichend kreativ um schutzfähig zu sein

Der 30. Senat des Bundespatentgerichtes senkt die Anforderungen an die Schutzfähigkeit weiter. Die ungewöhnliche Kombination des altgriechischen und üblicherweise in fachsprachlichen Zusammensetzungen verwendeten Wortbildungselements „Arthro“ mit dem in die deutsche Sprache eingegangenen lateinischen Wort „mobil“ begründet eine neuartige Wortkombination, die aus sich heraus originell und insoweit ohne Weiteres individualisierend wirkt.

Beschluss

In der Beschwerdesache

– 30 W (pat) 30/13 – ´

betreffend die Markenanmeldung 30 2013 016 228.5

hat der 30. Senat (Markenund Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Mai 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach sowie der Richterin Uhlmann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patentund Markenamts vom 26. Juni 2013 aufgehoben.

Gründe

 Die am 8. Februar 2013 angemeldete Bezeichnung

Arthromobil

soll für folgende Waren in das Markenregister eingetragen werden:

„Klasse 5: Nahrungsergänzungsmittel“.

Nach vorheriger Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG hat die Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung mit Beschluss vom 26. Juni 2013 zurückgewiesen, weil der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren bereits das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe.

Die Wortzusammensetzung „Arthromobil“ sei sprachüblich aus dem Wort „Arthro“ für „Gelenk“ und „mobil“ für „beweglich, aktiv, fit“ gebildet und werde von den angesprochenen Verkehrskreisen dahingehend verstanden, dass die so bezeichneten Waren der Beweglichkeit bzw. der guten Verfassung der Gelenke dienten. Die angemeldete Bezeichnung weise in glatt beschreibender Form auf Art und Wirkungsweise der beanspruchten Waren hin. In welcher Weise dies geschehe, müsse dabei nicht genau definierbar sein. Es komme auch nicht darauf an, ob der Begriff lexikalisch nachweisbar sei oder häufig verwendet werde. Denn auch als Wortneuschöpfung sei die angemeldete Bezeichnung nicht schutzfähig, da sie sich aus beschreibenden Begriffen zusammensetze, die auch in ihrer Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff bildeten. Eine Mehrdeutigkeit sei ebenfalls nicht erkennbar.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen ausgeführt, dass „Arthro“ als Wortbildungselement des griechischen Begriffs „Arthron“ nicht unmittelbar und aus sich heraus verständlich sei, so dass der Verkehr diesen Bestandteil nicht ohne Weiteres als Hinweis auf „Gelenk“ verstehe. Der Kombination mit „mobil“ könne dann aber die erforderliche Unterscheidungskraft nicht angesprochen werden, zumal der Verkehr auch bei Nahrungsergänzungsmitteln an die Verwendung sog. „sprechender Marken“ gewöhnt sei. Dementsprechend seien eine Vielzahl von Marken mit dem Bestandteil „Arthro“ im Markenregister eingetragen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patentund Markenamts vom 26. Juni 2013 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg. Der Eintragung des vorliegenden Wortzeichens „Arthromobil“ als Marke steht kein absolutes Schutzhindernis, insbesondere auch nicht das der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

1.) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012,610(Nr. 42)Freixenet; GRUR 2008,608, 611 (Nr. 66) EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen(vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204,1205 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271 (Nr. 11) Link economy; GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 10) DeutschlandCard).

Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2014, 1204, 1205 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144 (Nr. 9) – Starsat; GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 10) – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 19) FUSSBALL WM 2006).

 

2.) Unter Berücksichtigung dieses rechtlichen Hintergrunds kann vorliegend entgegen der von der Markenstelle vertretenen Auffassung nicht festgestellt werden, dass das Wortzeichen „Arthromobil“ dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegt.

Die Markenstelle ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die angemeldete Marke aus den Elementen „Arthro“ und „mobil“ zusammengesetzt ist. Bei „Arthro“, hergeleitet von dem (alt)griechischen Wort „arthron“, handelt es sich um ein Wortbildungselement bzw. ein Kurzwort mit der Bedeutung „Gelenk“ (vgl. DUDEN; Das große Fremdwörterbuch, 4. Aufl. 2007, S. 144), welches im inländischen Sprachgebrauch im Zusammenhang mit Fachbegriffen wie z. B. Arthoskopie, Arthrose oder Arthroplastik Verwendung findet (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 183). Auch wenn „Arthro“ nicht so bekannt ist wie z. B. die ebenfalls aus dem Griechischen stammenden Wortbildungselemente „Ortho“ für „Orthopädie, orthopädisch“ (vgl. DUDEN , Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 1295) oder „derma“ für „Haut“ (DUDEN, a. a. O., S. 409), wird der angesprochene Verkehr, zu dem auch Fachkreise gehören (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) Matratzen Concord/Hukla), angesichts der lexikalischen Nachweisbarkeit dieses Begriffs sowie der dargelegten Verwendung in Fachbegriffen den Bedeutungs- und Sinngehalt von „Arthro“ ohne Weiteres verstehen.

Das zweite Zeichenelement „mobil“ ist das ursprünglich aus dem Lateinischen stammende Wort „mobil“, das als Eigenschaftswort für „beweglich“ in der deutschen Sprache im Gebrauch ist, aber auch in dem Sinn verwendet wird, dass eine Dienstleistung vor Ort erfolgt (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 1203).

Verstehen danach jedenfalls der Fachverkehr sowie fachlich interessierte Kreise den Sinngehalt beider Zeichenelemente, so werden diese auch – worauf die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat einen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren herstellen.

Dies allein reicht aber nicht aus, um der angemeldeten Bezeichnung die Schutzfähigkeit abzusprechen. Das Vorliegen des Schutzhindernisses bemisst sich nämlich nicht nur danach, ob etwaige Wortbestandteile für sich betrachtet unterscheidungskräftig sind; entscheidend ist vielmehr, ob dem durch die Verbindung der Bestandteile entstandenen Gesamtzeichen die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rn. 99Postkan-toor; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 40) BIOMILD; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11.          Aufl., § 8 Rdn. 196). Insoweit ist anerkannt, dass ein beschreibender Sinngehalt eines Markenwortes im Einzelfall durch eine hinreichend fantasievolle Wortbildung soweit überlagert sein kann, dass der Marke in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft nicht mehr abzusprechen ist (vgl. z. B. BGH GRUR 1995, 408, 409 PROTECH; BPatG GRUR 1997, 639, 640 – FERROBRAUSE; BPatG 24 W (pat) 124/06 derma fit, veröffentlicht auf der Internetseite des Gerichts). Dies ist vorliegend zu bejahen.

Durch die ungewöhnliche Aggregation des altgriechischen und üblicherweise in fachsprachlichen Zusammensetzungen verwendeten Wortbildungselements „Arthro“ mit dem in die deutsche Sprache eingegangenen lateinischen Wort „mobil“ entsteht eine neuartige Wortkombination, die aus sich heraus originell und insoweit ohne Weiteres individualisierend wirkt. Zur Ungewöhnlichkeit trägt nicht zuletzt auch der Umstand bei, dass „mobil“ als nachgestelltes Wortbildungselement in vergleichbar gebildeten und allgemein bekannten Begriffskombinationen wie z. B. „Rehamobil“, „Physiomobil“, „Pflegemobil“ oder „Büchermobil“ eine andere, vorliegend nicht in Betracht kommende Bedeutung als Hinweis auf eine vor Ort zu erbringende Leistung bzw. auf ein entsprechend ausgerüstetes Fahrzeug besitzt (vgl.BPatG30 W (pat) 18/11– physiomobil; BPatG 25 W (pat) 149/02 Rehamobil; BPatG 25 W (pat) 225/01 Pflegemobil, alle veröffentlicht auf der Homepage des Gerichts). Zwar wird fachkundigen Kreisen, insbesondere solchen Personen, die beruflich mit Produktion und/oder Handel von Nahrungsergänzungsmitteln o. ä. Waren befasst sind, der beschreibende Aussagegehalt von „Arthromobil“ nicht verborgen bleiben. Auch insoweit ist aber davon auszugehen, dass der ungewöhnliche sprachliche Gesamteindruck der angemeldeten Marke noch hinreichende Unterscheidungskraft im Sinne eines sprechenden Zeichens verleiht, zumal sowohl der Fachverkehr wie auch allgemeine Verkehrskreise nicht nur bei Arzneimitteln, sondern auch bei Waren, die wie „Nahrungsergänzungsmittel“ der Klasse 5 dem Gesundheitsbereich im weiteren Sinne zuzurechnen sind, damit vertraut sind, dass ihnen sprechende Marken begegnen, die über Wortbildungselemente verfügen, mit denen auf den Anwendungsbereich, die Indikation, den Wirkstoff o. ä. hingewiesen wird. Daher wird der Verkehr auch in der vorliegenden, insgesamt ungewöhnlichen Zeichenbildung einen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen.

 

3.) Im Hinblick auf ihre fantasievolle Wortbildung unterliegt die angemeldete Marke ungeachtet etwaiger beschreibender Anklänge auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

4.) Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Ein Vorname (SAM) kann für Bekleidung wie eine Marke benutzt werden

Der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichtshofes Frankfurt (Az. 6 U 141/14)  am Main hat auf die mündliche Verhandlung vom 4. Dezember 2014 für Recht erkannt:

Urteil
Tenor

Auf die Berufung der Antragstellerin wird das am 24.06.2014 verkündete Urteil der 6. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Frankfurt abgeändert.

1. Der Antragsgegnerin wird es bei Meidung von Ordnungsgeld bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollstrecken an ihrem Geschäftsführer, für jeden Fall der Zuwiderhandlung untersagt, im geschäftlichen Verkehr Bekleidung unter den Bezeichnungen

„X

WOLLMANTEL SAM“

und/oder

„X

WOLLBLAZER SAM“

anzubieten und/oder anbieten zu lassen, wenn dies wie in Anlagen Ast 1 und Ast 2 ersichtlich geschieht.

2. Die Kosten des Eilverfahrens hat die Antragsgegnerin zu tragen.

3. Das Urteil ist rechtskräftig.

Gründe

I.

Die Antragstellerin möchte der Antragsgegnerin die Benutzung einer als Marke geschützten Bezeichnung verbieten lassen.
Die Antragstellerin ist Inhaberin der nationalen Wortmarke „SAM“ mit Priorität vom 03.05.1991, die für Waren der Klasse 25, unter anderem „Bekleidungsstücke“, eingetragen ist (Reg.Nr. …). Lizenznehmer der früheren Markeninhaberin, der Z GmbH, nutzten die Marke zur Kennzeichnung von Bekleidungsstücken wie aus den Anlagen Ast 6, Ast 7 ersichtlich.
Die Antragsgegnerin betreibt unter der Domain „….com“ ein Online-Verkaufsportal für Mode. Unter anderem bietet sie Kleidung der Marke „X“ an. Unter der Artikelnummer …a bot sie einen Mantel unter folgender Bezeichnung an (Anlage Ast 1):

„X
WOLLMANTEL SAM“

Unter der Artikelnummer …b bot sie eine Jacke unter folgender Bezeichnung an (Anlage Ast 2):

„X
WOLLBLAZER SAM“

Die Bezeichnungen befanden sich jeweils neben einem Foto des betreffenden Kleidungsstücks.

Im Übrigen wird gemäß § 540 I Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil Bezug genommen.

Die Antragstellerin hat gegen die Antragsgegnerin eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Frankfurt (3. Zivilkammer) vom 26.02.2014 erwirkt (2-03 O 67/14), mit der der Antragsgegnerin untersagt worden ist, im geschäftlichen Verkehr Bekleidung unter den genannten Bezeichnungen anzubieten. Im Widerspruchsverfahren hat die Antragsgegnerin die Abgabe des Verfahrens an die Kammer für Handelssachen beantragt. Das Landgericht (6. Kammer für Handelssachen) hat die einstweilige Verfügung mit Urteil vom 24.06.2014 aufgehoben und den Antrag auf ihren Erlass zurückgewiesen.

Dagegen richtet sich die Berufung der Antragstellerin. Im Berufungsrechtszug wiederholen und vertiefen die Parteien ihr Vorbringen.

Die Antragstellerin beantragt, der Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Verfügung aufzugeben,

es bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr Bekleidung unter der Bezeichnung
„X
WOLLMANTEL SAM“
anzubieten und/oder anbieten zu lassen, wenn dies wie in Anlagen Ast 1 ersichtlich geschieht
und/oder
im geschäftlichen Verkehr Bekleidung unter der Bezeichnung
„X
WOLLBLAZER SAM“
anzubieten und/oder anbieten zu lassen, wenn dies wie in Anlage Ast 2 ersichtlich geschieht.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung hat auch in der Sache Erfolg.

1. Es besteht ein Verfügungsgrund.
a) Aufgrund der von jeder Markenverletzung ausgehenden Gefährdung für die geschützte Marke besteht ein berechtigtes Interesse des Markeninhabers, weitere Verletzungshandlungen im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes alsbald zu unterbinden; insoweit kann der in der Dringlichkeitsvermutung gem. § 12 Abs. 2 UWG zum Ausdruck kommende allgemeine Rechtsgedanke auch auf das Markenrecht angewendet werden (Senat, WRP 2014, 981 m.w.N.). Die Eilbedürftigkeit entfällt grundsätzlich nur dann, wenn die Antragstellerin längere Zeit untätig geblieben wäre, obwohl sie Kenntnis von Tatsachen hatte, die die Markenverletzung begründen, oder sich bewusst dieser Kenntnis verschlossen hätte. Solche Umstände hat die Antragsgegnerin nicht vorgebracht.
b) Nach der Rechtsprechung des Senats kann ein Verfügungsgrund auch dann nicht bejaht werden, wenn es die Antragstellerin bewusst unterlässt, gegen den – als Hauptverletzer anzusehenden – Hersteller vorzugehen und sich auf die Verfolgung der Händler beschränkt (Senat, Beschl. v. 23.04.2013, 6 W 41/13, juris). Denn in einem solchen Fall geht es der Antragstellerin offensichtlich nicht um eine schnelle und effektive Rechtsdurchsetzung, sondern es müssen andere Motive unterstellt werden. Die Antragsgegnerin hat sich erstinstanzlich darauf berufen, die Antragstellerin gehe nur gegen Händler vor, die Kleidung in der angegriffenen Weise kennzeichnen, nicht jedoch gegen die Herstellerin als Quelle der angeblichen Schutzrechtsverletzung. Zur Glaubhaftmachung hat sie ein Schreiben der Xl LLC vorgelegt, in dem diese bestätigt, nicht abgemahnt worden zu sein (Anlage Ast11, Bl.133 d.A.). Für eine bewusste Schonung der „Quelle“ liegen indessen keine Anhaltspunkte vor. Die von der Antragsgegnerin benannte Herstellerin ist in den USA ansässig. Die Antragstellerin bestreitet, dass sie vor Einleitung des Verfügungsverfahrens wusste, dass die X LLC die Bezeichnung „Wollmantel SAM“ bzw. „Wollblazer SAM“ initiiert haben soll. Dies geht im Übrigen auch aus dem Schreiben (Anlage Ast 11) nicht klar hervor. Aus Sicht der Antragstellerin war es ebenso gut vorstellbar, dass eine Tochtergesellschaft der Herstellerin, ein Importeur oder die Antragsgegnerin selbst erstmals diese Kennzeichnung vornahmen. Selbst wenn die Bezeichnung von der Herstellerin stammte, war nicht ersichtlich, dass die Ware seitens der Herstellerin für den deutschen Markt bestimmt war. Die Klagemarke beansprucht allein Schutz in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Herstellerabmahnung war daher nicht veranlasst.

2. Der Antragstellerin steht gegen die Antragsgegnerin ein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zu.

a) Eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn eine markenmäßige Verwendung der beanstandeten Kennzeichen vorliegt.
aa) Hierfür muss im Streitfall zunächst untersucht werden, ob Bestandteile der komplexen Gesamtbezeichnung ggf. als eigenständige Kennzeichen wahrgenommen werden. Die Bezeichnung „SAM“ wird in der angegriffenen Verletzungsform (Anlagen Ast 1, Ast2) als eigenständiges Kennzeichen angesehen und nicht nur als Bestandteil des Gesamtzeichens „X – WOLLMANTEL SAM“ bzw. „X – WOLLBLAZER SAM“.
(1) Zwar ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, dass es auf den Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt. Im Regelfall geht der Verkehr deshalb von einem aus mehreren Teilen bestehenden zusammengesetzten Zeichen aus, wenn zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung zwei oder mehr Zeichen verwendet werden (BGH GRUR 2007, 592 Rdnr. 13 bodo Blue Night.). Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass der Verkehr in einer komplexen Aufmachung kein Gesamtzeichen, sondern mehrere selbständige Kennzeichen erkennt. Denn in vielen Branchen ist er an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt. Ist von zwei selbständigen Zeichen auszugehen, ist dem Zeichenvergleich nur die übereinstimmende oder ähnliche (Zweit)kennzeichnung zugrunde zu legen (BGH GRUR 2014, 1101 Rn. 54 – Gelbe Wörterbücher).
(2) Für zwei selbständige Kennzeichen spricht im Streitfall zunächst die grafische Ausgestaltung. Die Bezeichnung „X“ ist in einem wesentlich größeren Schrifttyp gehalten und räumlich durch eine eigene Zeile abgesetzt. Hinzu kommt, dass dem Verkehr geläufig ist, dass häufig neben dem Schlagwort eines Herstellerunternehmens (zB Bayer“) eine Bezeichnung zur Identifizierung des konkreten Produkts (zB „Aspirin”) verwendet wird. Ebenso verhält es sich bei bekannten Serienzeichen oder Dachmarken, die eine ganze Produktfamilie bezeichnen (BGH, GRUR 1961, 280 (282) Tosca; GRUR 2005, 515 (516) FERROSIL; GRUR 2007, 592 Rn. 14 bodo Blue Night). Für eine selbstständige Zweitmarke können also nach der Verkehrsanschauung die Bekanntheit des Erstzeichens und seine erkennbare Eigenschaft als Unternehmenskennzeichen sprechen. Dieser Erfahrungssatz gilt – entgegen der in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat vertretenen Ansicht der Antragsgegnerin – auch im Bekleidungssektor. Vorliegend ist unstreitig, dass die Bezeichnung „X“ eine hohe Bekanntheit genießt (Bl. 332 d.A.). „X“ ist außerdem Unternehmensschlagwort der Herstellerin X LLC. Die Bezeichnung „X“ wird deshalb vom Verkehr als Hinweis auf das konkrete Herstellerunternehmen (Erstmarke), die Bezeichnung „SAM“ als Zweitmarke zur Kennzeichnung des konkreten Produkts aufgefasst. Die Begriffe „Wollmantel“ bzw. „Wollblazer“ sind für die angebotenen Waren glatt beschreibend und werden nicht als Zeichenbestandteil aufgefasst.
bb) Eine markenmäßige Benutzung im Sinne des § 14 II Nr. 2 MarkenG setzt bei richtlinienkonformer Auslegung voraus, dass das angegriffene Zeichen wie eine Marke benutzt wird, d.h. die Benutzung des Zeichens durch den Dritten die Hauptfunktion der Marke, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rdnr. 58 = WRP 2009, 930 L’Oréal/Bellure; BGH GRUR 2010, 726 Rn. 16 – Opel-Blitz II). Die Herkunftsfunktion ist beeinträchtigt, sofern das Zeichen zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verwendet wird (BGH GRUR 2014, 1101 Rn. 23 – Gelbe Wörterbücher). Daran fehlt es, wenn das Zeichen nur als dekoratives Gestaltungsmittel oder in einem rein beschreibenden Sinn verwendet wird.
(1) Ein beschreibender Sinn der Bezeichnung „SAM“ für Wollmäntel oder Wollblazer ist nicht feststellbar. Die Bezeichnung steht weder für ein gängiges Schnittmuster noch für sonstige Produkteigenschaften. Die Bezeichnung wird auch nicht rein dekorativ verwendet. Dies könnte angenommen werden, wenn sie blickfangmäßig auf dem Kleidungsstück selbst angebracht wäre (BGH GRUR-RR 2010, 359 Rn. 20 – CCCP). Hierfür gibt es keine Anhaltspunkte.
(2) Die Bezeichnung „SAM“ wird auch nicht als bloßes Bestellzeichen aufgefasst. Eine die markenmäßige Benutzung ausschließende Verwendung als reines Bestellzeichen wurde zum Teil angenommen, wenn aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs die Modellbezeichnung – ähnlich einer Bestellnummer – allein dazu dienen soll, dieses Modell von anderen Modellen desselben Herstellers zu unterscheiden, die Bezeichnung also nach dem Verständnis des Verkehrs gar nicht den Anspruch erhebt, nur von einem einzigen Hersteller verwendet zu werden und damit auf die Herkunft von diesem Hersteller hinzuweisen. Soweit der Bundesgerichtshof in älteren Entscheidungen eine solche Verwendung als reines Bestellzeichen bejaht oder in Erwägung gezogen hat (vgl. die Nachweise bei Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., Rdz. 196 zu § 14), sind Fälle angesprochen, in denen gebräuchliche Vornamen im Rahmen eines branchenüblichen Bestellzeichensystems (etwa „Gaby“ für Damenschuhe; vgl. BGH GRUR 1988, 307 – Gaby) in dieser Weise benutzt und vom Verkehr damit auch als reines Bestellzeichen angesehen werden.
(3) Solche Umstände liegen im Streitfall nicht vor. Hierfür genügt insbesondere nicht, dass – wie die Antragsgegnerin glaubhaft gemacht hat – die Verwendung von Vornamen im Modebereich üblich ist und auch die Bezeichnung „SAM“ von einigen Herstellern für unterschiedliche Kleidungsstücke (z.B. Desigual Kleid Sam, TommyHilfiger Herrenhemd Sam, Anlage AG10) verwendet wird. Die Funktion, dass das angegriffene Zeichen zur Kennzeichnung eines bestimmten Modells benutzt wird, steht der Einordnung als markenmäßige Verwendung nicht entgegen (Senat, Beschl. v. 23.04.2013 – 6 W 41/13 m.w.N.). Denn der Verkehr sieht in der angegriffenen Verwendungsform des Zeichens „SAM“ nicht allein ein Bestellzeichen, sondern zugleich auch einen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen. Der Verbraucher geht davon aus, dass der „Wollmantel SAM“ stets einem bestimmten Herstellungsunternehmen zuzuordnen ist. Er nimmt nicht ohne weiteres an, dass auch andere Hersteller ihre Mäntel mit „SAM“ kennzeichnen.
b) Zwischen der Wortmarke „SAM“ und dem angegriffen Zeichen „SAM“ besteht Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 II Nr. 2 MarkenG. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt.
aa) Der Klagemarke ist von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzumessen. Der Begriff „SAM“ weist keine beschreibenden Bezüge zu „Bekleidungsstücken“ auf. Ob die Kennzeichnungskraft durch Benutzung gesteigert wurde, kann im Streitfall dahingestellt bleiben.
bb) Es besteht Zeichenidentität. Dem Zeichenvergleich ist im Streitfall nur die gleichlautende Bezeichnung „SAM“, nicht der komplette Text „X – WOLLMANTEL SAM“ bzw. „X – WOLLBLAZER SAM“ zugrunde zu legen (vgl. oben a) aa) (2).
cc) Es besteht auch hochgradige Warenähnlichkeit. Die Marke ist für „Bekleidung“ eingetragen. Die Antragsgegnerin kann der Marke nicht mit Erfolg den Einwand der teilweisen Nichtbenutzung entgegenhalten (§ 25 II 1 MarkenG). Die Marke wurde 1991 eingetragen. Die Benutzungsschonfrist ist abgelaufen. Ist eine Marke – wie hier – für einen Warenoberbegriff eingetragen, hat die Identitäts- oder Ähnlichkeitsprüfung nur anhand derjenigen Waren zu erfolgen, für die eine rechtserhaltende Benutzung erfolgt ist (BGH GRUR 2006, 937 Rn. 22 – Ichthyol II). Die Antragsgegnerin bestreitet nicht, dass die Marke durch Lizenznehmer für die in den Anlagen Ast 6, Ast 7 aufgeführten Waren innerhalb der letzten fünf Jahre vor Antragstellung benutzt wurde. Dort sind unter anderem verschiedene Sweatjacken der Marke SAM aufgeführt. Jacken und Mäntel sind funktional austauschbar und damit der gleichen Unterkategorie zuzuordnen. Es spielt für die hochgradige Warenähnlichkeit keine Rolle, dass die Marke angeblich nur für Waren im Niedrigpreissegment benutzt wurde, während das angegriffene Zeichen für Waren im Luxussegment verwendet wird.
dd) Bei Gesamtbetrachtung der maßgeblichen Faktoren (durchschnittliche Kennzeichnungskraft, Zeichenidentität, hochgradige Warenähnlichkeit) ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen.

3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 I ZPO. Eine Zulassung der Revision ist nicht möglich (§ 542 II S. 1 ZPO).

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Culinaria vs. Villa Culinaria;

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Koch und Dr. Löffler für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 8. April 2011 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht die Abweisung der Klage bestätigt hat.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
[1] Tatbestand: Die Klägerinnen benutzen die Geschäftsbezeichnungen „Culinaria BioFeinkost GmbH“ (Klägerin zu 1) und „Culinaria Delikatessen-Service AG“ (Klägerin zu 2).
[2] Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin der deutschen Wort-Bildmarke Nr. 1023015 „Culinaria DELIKATESSEN SERVICE GMBH“, die mit Priorität vom 28. November 1980 für Saucen, einschließlich Salatsaucen, sämtliche Waren als Feinkost, eingetragen ist.
[3] Die Klägerin zu 2 ist Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 39808411. 4 „Culinaria“, die mit Priorität vom 17. Februar 1998 für Fleisch- und Wurstwaren, sowie Backwaren, kombiniert mit Fleisch- und Wurstprodukten, eingetragen ist und der am 24. Januar 2001 angemeldeten und am 2. April 2001 eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. 30104528. 3 „Culinaria“ für Pizza, und tiefgekühlte Snacks, nämlich Baguettes und im Wesentlichen mit Wurst- und/oder Fleischwaren sowie Käse und/oder Obst und/oder Gemüse belegte essfertige Toasts oder Brötchen, alle vorgenannten Waren nicht in Großverbraucherpackungen.
[4] Die Beklagte zu 1 ist eine Kommanditgesellschaft, deren Geschäftsgegenstand in der Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere der Verwaltung von Markenrechten, besteht. Sie ist Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 39870982. 3 und der deutschen Wort-Bildmarke Nr. 39958562. 1 „Villa Culinaria“, die mit Priorität vom 1. Dezember 1998 und 16. September 1999 jeweils für Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Fruchtmuse; feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Kühleis eingetragen sind. Die Beklagten zu 2 und 3 sind aufgrund von Lizenzverträgen mit der Beklagten zu 1 zur Benutzung der Bezeichnung „Villa Culinaria“ berechtigt. Die Beklagte zu 2 führt die Firma „Villa Culinaria Hamburg GmbH“. Der Beklagte zu 4 ist Geschäftsführer der Komplementärin der Beklagten zu 1 und der Geschäftsführer der Beklagten zu 2.
[5] Die Klägerinnen machen geltend, zwischen ihren Marken „Culinaria“ und Geschäftsbezeichnungen einerseits sowie den Marken „Villa Culinaria“ und der Geschäftsbezeichnung der Beklagten andererseits bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne der § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG. Sie nehmen die Beklagten auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht sowie Löschung der Marken und des Unternehmenskennzeichens in Anspruch.
[6] Die Klägerinnen haben – soweit in der Revisionsinstanz noch von Bedeutung – zuletzt beantragt (Klageantrag zu I), die Beklagten zu verurteilen,

  1.  es zu unterlassen,
    a) die Beklagte zu 1 und den Beklagten zu 4: die Bezeichnung „Villa Culinaria“ in der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr mit Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild, Fleischextrakten, konserviertem, getrocknetem und gekochtem Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmusen, Eiern, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Mehlen und Getreidepräparaten, Brot, feinen Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Soßen (Würzmittel), Gewürzen und Kühleis zu benutzen, insbesondere dieses Zeichen auf den genannten Waren, ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter diesem Zeichen die genannten Gegenstände anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu besitzen, unter diesem Zeichen die genannten Erzeugnisse einzuführen oder auszuführen oder das Zeichen im Geschäftsverkehr oder in der Werbung für die genannten Produkte zu benutzen;
    b) die Beklagte zu 2 und den Beklagten zu 4: unter der Bezeichnung „Villa Culinaria“ in der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr Speisen und/oder Tiefkühlkost anzubieten, zu bewerben und in den Verkehr zu bringen, insbesondere unter der genannten Bezeichnung „Villa Culinaria“ Bistros und/oder einen Heimservice für Speisen anzubieten, zu bewerben und/oder zu erbringen;
    c) die Beklagte zu 3: die Bezeichnung „Villa Culinaria“ in derBundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr bei dem Vertrieb von Snacks und Fingerfood, Fertiggerichten und Desserts zu verwenden;
  2. die Beklagte zu 1: in die Löschung der Marken „Villa Culinaria“, die unter den Nummern 39870982. 3 und 39958562. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen sind, einzuwilligen;
  3. die Beklagte zu 2: in die Löschung des Firmenbestandteils „Culinaria“ gegenüber dem zuständigen Registergericht einzuwilligen.

[7] Darüber hinaus haben die Klägerinnen die Beklagten auf Auskunftserteilung (Klageantrag zu II) und Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht (Klageantrag zu III) in Anspruch genommen.
[8] Die Beklagten haben beantragt, die Klage abzuweisen. Sie haben – soweit in der Revisionsinstanz noch von Bedeutung – Widerklage gegen die Klägerin zu 2 auf Einwilligung in die Löschung ihrer Marke Nr. 30104528. 3 wegen Nichtbenutzung erhoben. Sie haben zuletzt beantragt, die Klägerin zu 2 zu verurteilen, in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 30104528. 3 eingetragenen Deutschen Marke „Culinaria“ für die Waren Pizza, und tiefgekühlte Snacks, nämlich Baguettes und im Wesentlichen mit Wurst- und/oder Fleischwaren sowie Käse und/oder Obst und/oder Gemüse belegte essfertige Toasts oder Brötchen, alle vorgenannten Waren nicht in Großverbraucherpackungen einzuwilligen.
[9] Die Klägerinnen haben beantragt, die Widerklage abzuweisen.
[10] Das Landgericht (LG Köln, Urteil vom 22. September 2010 – 84 O 20/09, juris) hat die Klage abgewiesen und die Klägerin zu 2 auf die Widerklage unter Abweisung der weitergehenden Widerklage (hinsichtlich der Ware „Pizza“) verurteilt in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 30104528. 3 eingetragenen Deutschen Marke „Culinaria“ für die Waren tiefgekühlte Snacks, nämlich Baguettes und im Wesentlichen mit Wurst- und/oder Fleischwaren sowie Käse und/oder Obst und/oder Gemüse belegte essfertige Toasts oder Brötchen, alle vorgenannten Waren nicht in Großverbraucherpackungen, einzuwilligen.
[11] Die dagegen gerichtete Berufung der Klägerinnen ist ohne Erfolg geblieben (OLG Köln, Urteil vom 8. April 2011 – 6 U 179/10, juris).
[12] Die Klägerinnen verfolgen mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, ihre zuletzt gestellten Klageanträge mit der Maßgabe weiter, dass der Klageantrag zu I 3 lautet:
[13] Die Beklagte zu 2 zu verurteilen, in die Löschung ihrer geschäftlichen Bezeichnung „Villa Culinaria Hamburg GmbH“ gegenüber dem zuständigen Registergericht einzuwilligen.
[14] Hilfsweise stellen sie den Klageantrag zu I 3 in der Fassung, in der sie ihn beim Berufungsgericht gestellt haben. Zum anderen erstreben die Klägerinnen die vollständige Abweisung der Widerklage.
[15] Entscheidungsgründe: A. Das Berufungsgericht hat angenommen, die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Schadensersatz und Löschung seien nicht begründet, weil keine Verwechslungsgefahr zwischen den zwischen den den Bestandteil „Culinaria“ enthaltenden Marken und Unternehmenskennzeichen der Klägerinnen einerseits und den Marken „Villa Culinaria“ der Beklagten andererseits bestehe. Dagegen sei der mit der Widerklage geltend gemachte Anspruch der Beklagten gegen die Klägerin zu 2 auf Einwilligung in die Löschung der Marke „Culinaria“ hinsichtlich der Ware „tiefgekühlte Snacks“ begründet, weil die Marke insoweit nicht rechtserhaltend benutzt worden sei. Dazu hat das Berufungsgericht ausgeführt:
[16] Der Marke Nr. 39808411. 4 „Culinaria“ der Klägerin zu 2 komme für Nahrungsmittel nur eine schwache Kennzeichnungskraft zu. Die Warenähnlichkeit sei hoch. Zwischen der Marke „Culinaria“ der Klägerin zu 2 und den Marken „Villa Culinaria“ der Beklagten bestehe eine schwach durchschnittliche Zeichenähnlichkeit. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheide somit aus. Es bestehe auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Angesichts der nur schwachen Kennzeichnungskraft der Klagemarke und der nur geringen Zeichenähnlichkeit habe der Verkehr keinen Anlass, auf wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen der Unternehmen zu schließen. Aufgrund dieser Erwägungen scheide auch eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke „Culinaria DELIKATESSEN SERVICE GMBH“ der Klägerin zu 1 und den Marken „Villa Culinaria“ der Beklagten aus. Entsprechendes gelte für die Verwechslungsgefahr zwischen den Unternehmenskennzeichen der Klägerinnen „Culinaria BioFeinkost GmbH“ und „Culinaria Delikatessen-Service AG“ und den Marken der Beklagten.
[17] Die Klägerinnen hätten eine rechtserhaltende Benutzung der Marke Nr. 30104528. 3 „Culinaria“ der Klägerin zu 2 für „tiefgekühlte Snacks“ nicht dargelegt. Die Verwendung der Marke für „Pizza“ stelle keine rechtserhaltende Benutzung für „tiefgekühlte Snacks“ dar, weil es sich um deutlich unterschiedliche Nahrungsmittel handele.
[18] B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerinnen hat Erfolg, soweit sie sich gegen die Abweisung der Klage richtet; soweit sie sich gegen die Stattgabe der Widerklage wendet, bleibt sie ohne Erfolg. Die Revision ist uneingeschränkt zulässig (dazu I). Die Klage ist hinreichend bestimmt (dazu II); sie kann mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung nicht abgewiesen werden (dazu III). Die Widerklage ist dagegen begründet (dazu IV).
[19] I. Die Revision ist – anders als die Revisionserwiderung meint – uneingeschränkt zulässig. Der Entscheidungssatz des Berufungsurteils lautet „Die Revision wird zugelassen“. Er enthält keine Beschränkung der Revisionszulassung. Das Berufungsgericht hat die Zulassung der Revision damit begründet, es sei noch nicht geklärt, unter welchen Voraussetzungen bei einer selbständig kennzeichnenden Stellung eines übereinstimmenden Zeichenbestandteils eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gegeben sei; darüber hinaus sei offen, wie weit der sogenannte gleiche Warenbereich im Rahmen einer rechtserhaltenden Benutzung einer Ware reiche. Diese Begründung bezieht sich entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung sowohl auf die mit der Klage verfolgten Ansprüche als auch auf den mit der Widerklage erhobenen Anspruch. Im Übrigen reicht allein die Angabe des Grundes für die Zulassung der Revision nicht, um von einer nur beschränkten Zulassung des Rechtsmittels auszugehen (vgl. BGH, Urteil vom 12. Mai 2011 – I ZR 53/10, GRUR 2012, 58 Rn. 12 – Seilzirkus; Urteil vom 31. Mai 2012 – I ZR 45/11, GRUR 2012, 949 Rn. 16 = WRP 2012, 1086 – Missbräuchliche Vertragsstrafe, jeweils mwN).

[20] II. Die Klage ist zulässig und insbesondere hinreichend bestimmt.
[21] Ein Kläger, der ein einheitliches Klagebegehren aus mehreren prozessualen Ansprüchen (Streitgegenständen) herleitet, verstößt zwar gegen das Gebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, den Klagegrund bestimmt genug zu bezeichnen, wenn er dem Gericht im Wege der alternativen Klagehäufung die Auswahl überlässt, auf welchen Klagegrund es die Verurteilung stützt (BGH, Beschluss vom 24. März 2011 – I ZR 108/09, BGHZ 189, 56 Rn. 6 bis 12 – TÜV I). Im Streitfall liegen insoweit unterschiedliche Streitgegenstände vor, als jede der Klägerinnen ihre Ansprüche sowohl aus ihrer Marke als auch aus ihrer Geschäftsbezeichnung herleitet (vgl. BGH, Urteil vom 8. März 2012 – I ZR 75/10, GRUR 2012, 621 Rn. 32 = WRP 2012, 716 – OSCAR; Urteil vom 19. April 2012 – I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 18 = WRP 2012, 1392 – Pelikan).
[22] Ein Kläger kann jedoch dem Bestimmtheitsgebot noch in der Revisionsinstanz nachkommen, indem er durch Angabe der Reihenfolge, in der er die Rechte aus den verschiedenen Kennzeichen geltend macht, von der alternativen zur eventuellen Klagehäufung übergeht (vgl. BGHZ 189, 56 Rn. 13 – TÜV I; BGH, GRUR 2012, 1145 Rn. 23 – Pelikan). Die Klägerinnen haben in der Revisionsinstanz erklärt, die Klägerin zu 1 stütze ihre Klage in erster Linie auf ihre Geschäftsbezeichnung „Culinaria BioFeinkost GmbH“ und hilfsweise auf ihre Wort-Bildmarke Nr. 1023015 „Culinaria DELIKATESSEN SERVICE GMBH“, die Klägerin zu 2 stütze ihre Klage in erster Linie auf ihre Wortmarke Nr. 39808411. 4 „Culinaria“ und hilfsweise auf ihre Geschäftsbezeichnung „Culinaria Delikatessen-Service AG“.
[23] III. Die Klage kann im Umfang der mit der Revision noch weiterverfolgten Anträge mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung nicht abgewiesen werden.
[24] 1. Die Erklärung der Klägerinnen, der Klageantrag zu I 3 werde dahingehend modifiziert, dass die Löschung der konkret benutzten Firma „Villa Culinaria Hamburg GmbH“ der Beklagten zu 2 und nicht weitergehend ein Schlechthinverbot des Bestandteils „Culinaria“ verlangt werde, ist unbeachtlich, da sie auf eine in der Revisionsinstanz unzulässige Antragsänderung abzielt. Gegenstand der rechtlichen Beurteilung ist daher nach wie vor der Klageantrag zu I 3 in seiner beim Berufungsgericht gestellten Fassung, den die Klägerinnen in der Revisionsinstanz hilfsweise gestellt haben.
[25] Antragsänderungen im Revisionsverfahren sind nach § 559 ZPO grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Ausnahme gilt zwar vor allem für die Fälle, in denen die Änderung nur eine Beschränkung oder Modifikation des früheren Antrags darstellt und sich auf einen Sachverhalt stützt, der vom Tatrichter bereits gewürdigt worden ist (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 7. November 1957 – II ZR 280/55, BGHZ 26, 31, 37 f.; Urteil vom 4. Mai 1961 – III ZR 222/59, NJW 1961, 1467 f.; Urteil vom 28. September 1989 – IX ZR 180/88, NJW-RR 1990, 122; Urteil vom 28. Februar 1991 – I ZR 94/89, GRUR 1991, 680 – Porzellanmanufaktur). Ein solcher Ausnahmefall liegt hier aber nicht vor.
[26] Die Änderung stützt sich allerdings auf einen Sachverhalt, der bereits vom Berufungsgericht zu würdigen war. Die Klägerinnen haben – entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung – bereits in den Vorinstanzen eine Verletzung ihrer Rechte durch die von der Beklagten zu 2 konkret benutzte Firma „Villa Culinaria Hamburg GmbH“ behauptet. In den Vorinstanzen haben die Klägerinnen wegen der von ihnen behaupteten Rechtsverletzung allerdings die Einwilligung in die Löschung des Firmenbestandteils „Culinaria“ beantragt; dagegen begehrten sie in der Revisionsinstanz wegen dieser Rechtsverletzung die Einwilligung in die Löschung der gesamten Firma „Villa Culinaria Hamburg GmbH“. Diese beabsichtigte Änderung zielt nicht auf eine Beschränkung oder Modifikation des früheren Antrags.
[27] Mit dem früheren Antrag haben die Klägerinnen – entgegen der Ansicht der Revision – kein Schlechthinverbot des Firmenbestandteils „Culinaria“ beansprucht. Die Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung eines Firmenbestandteils steht der Eintragung oder Verwendung dieses Bestandteils innerhalb einer anderen Kombination nicht zwingend entgegen. Der Antrag auf Einwilligung in die Löschung der vollen Firma geht deshalb weiter als der Antrag auf Einwilligung in die Löschung eines Firmenbestandteils (vgl. BGH, Urteil vom 6. Juli 1973 – I ZR 129/71, GRUR 1974, 162, 164 – etirex; Urteil vom 26. September 1980 – I ZR 69/78, GRUR 1981, 60, 64 – Sitex; Urteil vom 3. November 1994 – I ZR 71/92, GRUR 1995, 117, 119 = WRP 1995, 96 – NEUTREX; Urteil vom 14. Februar 2008 – I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 Rn. 31 = WRP 2008, 1192 – HEITEC; vgl. auch BGH, Urteil vom 29. März 2007 – I ZR 122/04, GRUR 2007, 1079 Rn. 41 = WRP 2007, 1346 – Bundesdruckerei). Mit dem Antrag auf Einwilligung in die Löschung der gesamten Firma „Villa Culinaria Hamburg GmbH“ fordern die Klägerinnen daher nicht weniger, sondern mehr als mit dem Antrag auf Einwilligung in die Löschung des Firmenbestandteils „Culinaria“.
[28] Anders verhielte es sich, wenn die Klägerinnen in den Vorinstanzen die Unterlassung der Nutzung des Firmenbestandteils „Culinaria“ beantragt hätten und in der Revisionsinstanz die Unterlassung der Nutzung der vollen Firma „Villa Culinaria Hamburg GmbH“ beantragen würden. Bei einem Unterlassungsantrag geht das Verbot des Firmenbestandteils weiter als das Verbot der vollen Firma, weil es die Verwendung des Firmenbestandteils auch in jeder anderen Kombination ausschließt (vgl. BGH, GRUR 1974, 162, 164 – etirex; GRUR 1981, 60, 64 – Sitex). Gegenüber einem Antrag auf Unterlassung der Nutzung des Firmenbestandteils „Culinaria“ wäre ein Antrag auf Unterlassung der Nutzung der vollen Firma „Villa Culinaria Hamburg GmbH“ daher weniger weitreichend. Hier steht aber kein Unterlassungsantrag, sondern ein Löschungsantrag in Rede.
[29] Soweit den Senatsentscheidungen Haus & Grund II (BGH, Urteil vom 31. Juli 2008 – I ZR 171/05, GRUR 2008, 1104 Rn. 34 = WRP 2008, 1532) und Haus & Grund III (Urteil vom 31. Juli 2008 – I ZR 21/06, GRUR 2008, 1108 Rn. 25 = WRP 2008, 1537) und den darin zitierten Senatsentscheidungen (BGH, Urteil vom 26. Juni 1997 – I ZR 14/95, GRUR 1998, 165, 167 = WRP 1998, 51 – RBB; Urteil vom 14. Oktober 1999 – I ZR 90/97, GRUR 2000, 605, 607 = WRP 2000, 525 – comtes/ComTel) etwas anderes zu entnehmen sein sollte, wird daran nicht festgehalten.
[30] 2. Die Klägerin zu 2 stützt die auf Unterlassung (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG), Löschung der Marken (§§ 55, 51, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) und des Firmenbestandteils (vgl. dazu BGH, Urteil vom 3. April 2008 – I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Rn. 22 und 42 – Schuhpark), Auskunftserteilung (§ 242 BGB) sowie auf Schadensersatz (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG) gerichteten Ansprüche auf ihre Wortmarke Nr. 39808411. 4 „Culinaria“. Diese Ansprüche setzen voraus, dass zwischen dieser Wortmarke einerseits und der von den Beklagten verwendeten Bezeichnung „Villa Culinaria“ sowie der Wortmarke Nr. 39870982. 3 und der Wort-Bildmarke Nr. 39958562. 1 „Villa Culinaria“ der Beklagten zu 1 und der Geschäftsbezeichnung „Villa Culinaria Hamburg GmbH“ der Beklagten zu 2 andererseits Verwechslungsgefahr im Sinne der § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.
[31] a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 29. Mai 2008 – I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Rn. 12 = WRP 2008, 1349 – Pantohexal; Urteil vom 29. Juli 2009 – I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 15 = WRP 2010, 381 – AIDA/AIDU; Urteil vom 20. Januar 2011 – I ZR 31/09, GRUR 2011, 824 Rn. 19 = WRP 2011, 1157 – Kappa). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, Urteil vom 24. Juni 2010 – C-51/09, Slg. 2010, I-5805 = GRUR 2010, 933 Rn. 33 – Barbara Becker; BGH, Urteil vom 9. Februar 2012 – I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040 Rn. 25 = WRP 2012, 1241 – pjur/pure). Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.
[32] b) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Marke „Culinaria“ komme für Nahrungsmittel nur eine schwache originäre Kennzeichnungskraft zu, weil sich das Zeichen – für die angesprochenen Verkehrskreise unschwer erkennbar – an den beschreibenden Begriff „kulinarisch“ anlehne. Die Klägerinnen hätten die für eine nachträgliche Stärkung der Kennzeichnungskraft notwendigen Tatsachen nicht substantiiert vorgetragen.
[33] aa) Die Annahme des Berufungsgerichts, die Bezeichnung „Culinaria“ sei eine die originäre Kennzeichnungskraft schwächende Anlehnung an das deutsche Wort „kulinarisch“, ist – anders als die Revision meint – aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
[34] Das Berufungsgericht hat sich entgegen der Darstellung der Revision mit der Tatsache auseinandergesetzt, dass es sich bei „Culinaria“ um ein Wort der lateinischen Sprache handelt. Entgegen der Ansicht der Revision kommt es nicht darauf an, ob das lateinische Wort „Culinaria“ dem deutschen Wort „kulinarisch“ nicht ohne weiteres gleich erachtet werden darf. Entscheidend ist vielmehr, dass nach den Feststellungen des Berufungsgerichts der maßgebliche Verkehr den Zusammenhang des Wortes „Culinaria“ mit dem in der deutschen Sprache bekannten Wort „kulinarisch“ ohne weiteres und sofort erkennt. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts kennt der Verkehr zudem die Bedeutung des Wortes „kulinarisch“ – dass etwas nämlich auf die Kochkunst bezogen hohen Ansprüchen genügt – und misst daher dem Begriff „Culinaria“ ebenso wie dem Begriff „kulinarisch“, wenn er – wie hier – für Nahrungsmittel verwendet wird, beschreibende Bedeutung zu. Die Feststellungen des Berufungsgerichts sind entgegen der Ansicht der Revision nicht erfahrungswidrig; sie entsprechen vielmehr dem allgemeinen Verständnis der deutschen Sprache.
[35] Die Revision macht ohne Erfolg geltend, das Berufungsgericht habe in seine Würdigung nicht einbezogen, dass der Ausdruck „Culinaria“ als schlagwortartige Bezeichnung für Feinkostprodukte und für ein Unternehmen, das solche Produkte vertreibe, keinen unmittelbar beschreibenden Inhalt habe, sondern den Produktbereich und den Geschäftsgegenstand lediglich in allgemeiner Form andeute. Der Annahme einer schwachen Kennzeichnungskraft steht dies nicht entgegen. Marken kommt bereits dann nur eine geringe und keine normale Kennzeichnungskraft zu, wenn sie für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an einen beschreibenden Begriff angelehnt sind (vgl. BGH, Urteil vom 19. November 2009 – I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 27 = WRP 2010, 1046 – MIXI, mwN).
[36] Die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union „XXXLutz Marken/HABM (Natura Selection)“ (Urteil vom 28. Juni 2012 – C-306/11, GRUR Int. 2012, 754) ändert an dieser Beurteilung nichts. Der Gerichtshof hat dort die Entscheidung des Gerichts als sachgerecht bezeichnet, der Begriff „natura“ besitze normale Unterscheidungskraft, weil er in Bezug auf die Merkmale der genannten Waren nicht beschreibend sei oder aber keinen hinreichend unmittelbaren und konkreten Zusammenhang mit ihnen herstelle (EuGH, GRUR Int. 2012, 754 Rn. 79 und 21). Zum einen entfalten die Entscheidungen des Gerichtshofs und des Gerichts zur Verwechslungsgefahr im Rahmen des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b GMV keine Bindungswirkung in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht (Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 192; zur mangelnden Bindung an die Beurteilung der Verkehrsauffassung BGH, GRUR 2008, 1002 Rn. 28 – Schuhpark). Zum anderen liegen der Beurteilung des Gerichtshofs Feststellungen des Gerichts zugrunde, die mit den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen nicht vergleichbar sind. Nach den Feststellungen des Gerichts löst der Begriff „natura“ in Bezug auf die betroffenen Waren lediglich Vorstellungen oder Vermutungen aus; dagegen stellt der Begriff „kulinarisch“ nach den Feststellungen des Berufungsgerichts einen unmittelbaren und sofortigen Zusammenhang mit den damit bezeichneten Waren her.
[37] bb) Die Revision wendet sich allerdings mit Recht gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Klägerinnen hätten die für eine nachträgliche Stärkung der Kennzeichnungskraft notwendigen Tatsachen nicht substantiiert vorgetragen.
[38] (1) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft komme es entscheidend auf den Zeitraum und den Umfang des Vertriebs von Produkten unter den in Rede stehenden Marken, auf den Marktanteil und auf die getätigten Werbeaufwendungen an. Es hat angenommen, der pauschale Vortrag der Klägerinnen, unter der Bezeichnung „Culinaria“ sei ab dem Jahr 1995 ein jährlicher Umsatz von 6 bis 9 Mio. € erzielt worden, könne eine Steigerung der Kennzeichnungskraft nicht rechtfertigen.
[39] Zum einen sei nicht erkennbar, welcher Anteil dieses Umsatzes auf welche Waren entfalle. Gehe man davon aus, dass die Umsatzzahlen alle Produkte umfassten, für die die Marke rechtserhaltend benutzt werde, seien die Umsatzzahlen eher als gering anzusehen. Zum anderen fehlten Vergleichsumsätze anderer Markenhersteller oder die Gesamtumsätze auf dem jeweiligen Markt.
[40] Schließlich spreche der von den Zeugen bekundete Umfang der Verwendung der Marke zwar für eine rechtserhaltende Benutzung, nicht aber für eine darüber hinausgehende Benutzung, die zu einer Steigerung der Kennzeichnungskraft führen könnte.
[41] Die Revision rügt zwar ohne Erfolg, es sei unerheblich, welcher Anteil des Umsatzes auf welche Waren entfalle. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Umsatz, der mit dem Verkauf von Waren erzielt wird, die mit einer Marke versehen sind, grundsätzlich nur insoweit einen Anhaltspunkt für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Marke für bestimmte Waren bieten kann, als er auf den Verkauf dieser Waren entfällt. Aus diesem Grund musste das Berufungsgericht auch nicht dem von der Revision als übergangen gerügten Vortrag der Klägerinnen nachgehen, die Klägerin zu 1 habe unter ihrer Firmenbezeichnung in der Zeit zwischen 1981 und 1994 Umsätze in Größenordnungen zwischen 8 und 10 Mio. DM erzielt. Dieses Vorbringen lässt nicht erkennen, in welchem Umfang die behaupteten Umsätze auf den Vertrieb der hier in Rede stehenden Waren unter der Marke „Culinaria“ entfallen.
[42] Das Berufungsgericht hätte sich jedoch mit dem Vortrag der Klägerinnen auseinandersetzen müssen, das Unternehmen Dr. O. habe aufgrund einer Lizenzvereinbarung seit dem Jahre 2002 in erheblichem Umfang tiefgekühlte Pizza unter der Bezeichnung „Culinaria“ vertrieben; der jährliche Umsatz habe im Millionenbereich gelegen. Sofern die zum Umsatz vorgetragenen Tatsachen wie hier – nicht auf einen bestimmten Umsatz schließen lassen, ist zu prüfen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang im Wege der Schätzung jedenfalls ein Mindestumsatz festgestellt werden kann (vgl. zur Schätzung eines Mindestschadens BGH, Urteil vom 17. Juni 1992 – I ZR 107/90, BGHZ 119, 20, 30 f. – Tchibo/Rolex II; Urteil vom 6. Oktober 2005 – I ZR 322/02, GRUR 2006, 419 Rn. 16 = WRP 2006, 587 – Noblesse; Urteil vom 14. Februar 2008 – I ZR 135/05, GRUR 2008, 933 Rn. 21 = WRP 2008, 1227 – Schmiermittel). Das Berufungsgericht hätte daher prüfen müssen, ob auf der Grundlage des Vorbringens der Klägerinnen jedenfalls ein von der Lizenznehmerin mit dem Vertrieb von tiefgekühlter Pizza unter der Bezeichnung „Culinaria“ erzielter Mindestumsatz festgestellt werden kann und ob gegebenenfalls dieser Umsatz auf eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Marke „Culinaria“ schließen lässt.
[43] (2) Das Berufungsgericht hat gemeint, der Vortrag der Klägerinnen, es seien 4 % des jährlichen Umsatzes für Werbung ausgegeben worden, könne kein anderes Ergebnis begründen. Einzelne Werbeaktionen in Prospekten von Handelspartnern könnten die Kennzeichnungskraft nicht stärken. Die Ausgaben für Werbung allein genügten nicht, sofern sich deren Erfolg nicht in erhöhten Marktanteilen widerspiegele.
[44] Die Revision rügt auch insoweit mit Erfolg, die Würdigung des Berufungsgerichts beruhe auf einer unzureichenden Kenntnisnahme des Sachvortrags der Klägerinnen. Diese hätten vorgetragen, dass sie mit ihrem Kennzeichen „Culinaria“ in der Vergangenheit jeden Monat mit Werbeschaltungen bei großen Handelsunternehmen vertreten gewesen seien und dass die Werbeprospekte je 14-tägigem Werbezeitraum eine Auflage in Höhe von 1, 2 bis 1, 5 Mio. Stück (Metro), 500. 000 bis 700. 000 Stück (Fegro) und 200. 000 bis 250. 000 Stück (Handelshof) gehabt hätten. Der von den Klägerinnen angegebene Werbeaufwand ist entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht deshalb nichtssagend, weil er nichts über die Marktanteile besagt. Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.; EuGH, Urteil vom 22. Juni 1999 – C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Rn. 23 = WRP 1999, 806 – Lloyd; Urteil vom 14. September 1999 – C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Rn. 27 = WRP 1999, 1130 – Chevy; Urteil vom 7. Juli 2005 – C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Rn. 31 = WRP 2005, 1159 – Nestlé/Mars; BGH, Urteil vom 20. September 2007 – I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Rn. 27 = WRP 2007, 1461 – Kinder II; Urteil vom 20. September 2007 – I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 33 = WRP 2007, 1466 – Kinderzeit; Urteil vom 5. November 2008 – I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 30 = WRP 2009, 831 – Stofffähnchen I; Urteil vom 2. April 2009 – I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 21 = WRP 2009, 824 – OSTSEE-POST). Der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke kann daher auch dann zu einer Steigerung der Kennzeichnungskraft der Marke führen, wenn er keinen Aufschluss über den Marktanteil gibt und nicht zu einer Erhöhung des Marktanteils führt.
[45] c) Das Berufungsgericht ist von einer hohen Warenähnlichkeit ausgegangen. Die Revision hat diese Beurteilung hingenommen. Sie lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen. Die Wortmarke Nr. 39808411. 4 „Culinaria“ der Klägerin zu 2 ist für „Fleisch- und Wurstwaren“ sowie „Backwaren, kombiniert mit Fleisch- und Wurstprodukten“, eingetragen. Die Wortmarke Nr. 39870982. 3 und die Wort-Bildmarke Nr. 39958562. 1 „Villa Culinaria“ der Beklagten zu 1 sind jeweils für „Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Fruchtmuse; feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Kühleis“ eingetragen. Die Beklagte zu 2 bot unter der Bezeichnung „Villa Culinaria“ Speisen und Tiefkühlkost an und betrieb Bistros und einen Heimservice. Die Beklagte zu 3 bietet unter dieser Bezeichnung Snacks und Fingerfood, Fertiggerichte und Desserts an.
[46] d) Mit Recht beanstandet die Revision die Annahme des Berufungsgerichts, zwischen der Marke „Culinaria“ der Klägerin zu 2 und den Marken und Bezeichnungen „Villa Culinaria“ der Beklagten bestehe nur eine schwach durchschnittliche Zeichenähnlichkeit.
[47] aa) Das Berufungsgericht hat bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit die beiden Kennzeichen jeweils in ihrer Gesamtheit betrachtet. Es hat angenommen, der Verkehr nehme auch das Zeichen „Villa Culinaria“ als einheitliches Zeichen wahr. Das ist nicht zu beanstanden. Der Verkehr hat keinen Anlass, in der angegriffenen Bezeichnung zwei selbständige Zeichen zu erkennen (vgl. Urteil vom 22. März 2012 – I ZR 55/10, GRUR 2012, 635 Rn. 21 = WRP 2012, 712 – METRO/ROLLER’s Metro).
[48] bb) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen (BGH, Urteil vom 10. Juni 2009 – I ZR 34/07, GRUR-RR 2010, 205 Rn. 37 – Haus & Grund IV, mwN; GRUR 2012, 635 Rn. 23 – METRO/ROLLER’s Metro). Das schließt es nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den durch das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 – C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. = WRP 2005, 1505 – THOMSON LIFE; BGH, Beschluss vom 11. Mai 2006 – I ZB 28/04, BGHZ 167, 322 Rn. 18 – Malteserkreuz I). Weiter ist möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 30 – THOMSON LIFE; Urteil vom 5. April 2001 – I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2002, 1315 – Marlboro-Dach; BGH, Urteil vom 22. Juli 2004 – I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 – Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 31 – THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Rn. 18 – Malteserkreuz I).
[49] cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, innerhalb der Bezeichnung „Villa Culinaria“ komme der Bezeichnung „Culinaria“ keine prägende Bedeutung zu. Der Bestandteil „Culinaria“ könne nur dann prägende Bedeutung haben, wenn der Bestandteil „Villa“ völlig in den Hintergrund trete, etwa weil er vom Verkehr als rein beschreibend oder als bloßes Beiwerk verstanden werde. Dies sei jedoch nicht der Fall.
[50] Die Revision macht zwar ohne Erfolg geltend, der Bestandteil „Culinaria“ habe prägende Bedeutung, weil der Bestandteil „Villa“ vom relevanten Verkehr nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern nur als Hinweis auf ein besonderes Gebäude als möglichen Ort der Herstellung, Zubereitung oder Präsentation der Produkte verstanden werde und daher keinerlei Kennzeichnungskraft habe. Damit versucht die Revision lediglich, die Beurteilung des Berufungsgerichts durch ihre abweichende eigene zu ersetzen, ohne einen Rechtsfehler des Berufungsgerichts darzutun. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Begriff „Villa“ habe für Lebensmittel keinen rein beschreibenden Sinngehalt. Die Annahme, der Verkehr gehe davon aus, die mit diesem Begriff bezeichneten Produkte würden in einer Villa angefertigt, erscheine fernliegend.
[51] Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen und ist insbesondere nicht erfahrungswidrig.
[52] Die Revision macht jedoch mit Erfolg geltend, es liege schon deshalb nahe, dass der Bestandteil „Culinaria“ das Gesamtzeichen präge, weil diesem Bestandteil im Gesamtzeichen gesteigerte oder zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme. Da das Berufungsgericht die Kennzeichnungskraft der Klagemarke „Culinaria“ nicht rechtsfehlerfrei bestimmt hat (vgl. oben Rn. 36-41), ist zugunsten der Klägerinnen zu unterstellen, dass das Zeichen „Culinaria“ für Lebensmittel zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft hat. Unter dieser Voraussetzung ist es nicht ausgeschlossen, dass auch dem Bestandteil „Culinaria“ innerhalb des angegriffenen Zeichens „Villa Culinaria“ prägende Bedeutung zukommt.
[53] dd) Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, innerhalb der Gesamtbezeichnung „Villa Culinaria“ habe der Bestandteil „Culinaria“ eine selbständig kennzeichnende Stellung. Auch ein Bestandteil mit nur schwacher Kennzeichnungskraft könne eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehmen. Insbesondere der Umstand, dass das Zeichen „Villa Culinaria“ aus zwei Bestandteilen bestehe, von denen keiner in den Hintergrund trete, die vielmehr beide den Gesamteindruck der Marke gleichermaßen bestimmten, führe dazu, dass jedem dieser Bestandteile eine selbständig kennzeichnende Stellung zukomme. Diese Beurteilung hält einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
[54] Richtig ist allerdings, dass auch ein unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftiger Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung haben kann (vgl. BGH, Urteil vom 28. Juni 2007 – I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Rn. 35 = WRP 2008, 232 – INTERCONNECT/T-InterConnect). Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts führt jedoch allein der Umstand, dass sämtliche Bestandteile einer zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung den Gesamteindruck der Marke oder Kennzeichnung gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, nicht dazu, dass diese Bestandteile eine selbständig kennzeichnende Stellung haben.
[55] Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 420; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rn. 413). Andernfalls würde die Regel, dass bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen sind, weil im Normalfall der Durchschnittsverbraucher eine Marke als Ganzes wahrnimmt (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. – THOMSON LIFE), zur Ausnahme, und die Ausnahme, dass ein Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen einnimmt, ohne aber darin den dominierenden Bestandteil zu bilden (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 30 f. – THOMSON LIFE), zur Regel.
[56] Ein besonderer Umstand, der es rechtfertigen kann, in einem zusammengesetzten Zeichen einen Bestandteil als selbständig kennzeichnend anzusehen, liegt vor, wenn eine ältere Marke von einem Dritten in einem zusammengesetzten Zeichen benutzt wird, das die Unternehmensbezeichnung dieses Dritten enthält; in einem solchen Fall kann die ältere Marke in dem zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten, ohne aber darin den dominierenden Bestandteil zu bilden (vgl. EuGH Rn. 29 f. – THOMSON LIFE). Eine solche Fallgestaltung liegt im Streitfall nicht vor. Der Bestandteil „Villa“ ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts erkennbar keine Unternehmensbezeichnung. Das Berufungsgericht hat auch sonst keinen besonderen Umstand festgestellt, der es rechtfertigen könnte, einen der beiden oder sogar beide Bestandteile des Zeichens „Villa Culinaria“ als selbständig kennzeichnend anzusehen (vgl. zu solchen Umständen BGHZ 167, 322 Rn. 21 f. – Malteserkreuz I; BGH, GRUR 2008, 258 Rn. 33 – INTER- CONNECT/T- InterConnect; Beschluss vom 29. Mai 2008 – I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Rn. 38 = WRP 2008, 1349 – Pantohexal; GRUR 2012, 635 Rn. 27 ff. – METRO/ROLLER’s Metro).
[57] ee) Gleichfalls mit Recht wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, zwischen den Zeichen „Culinaria“ und „Villa Culinaria“ bestehe nur eine schwach durchschnittliche Zeichenähnlichkeit; durch den vorangestellten – selbständig kennzeichnenden – Bestandteil „Villa“ im Zeichen „Villa Culinaria“ sei ein deutlicher Abstand zwischen den beiden Zeichen gewahrt.
[58] (1) Das Berufungsgericht ist bei seiner Beurteilung zu Unrecht davon ausgegangen, im angegriffenen Zeichen „Villa Culinaria“ komme dem Bestandteil „Villa“ – ebenso wie dem Bestandteil „Culinaria“ – eine selbständig kennzeichnende Stellung zu (vgl. oben Rn. 49-51). Demnach ist auch die Schlussfolgerung des Berufungsgerichts, durch den vorangestellten, selbständig kennzeichnenden Bestandteil „Villa“ im Zeichen „Villa Culinaria“ sei ein deutlicher Abstand zum Zeichen „Culinaria“ gewahrt, nicht haltbar.
[59] (2) Die Revision rügt ferner mit Recht, die Feststellungen des Berufungsgerichts zum Grad der Zeichenähnlichkeit seien auch insofern widersprüchlich, als es zunächst eine „schwach durchschnittliche“ Zeichenähnlichkeit, im Rahmen der Gesamtabwägung dann aber (auch) eine „nur geringe“ Zeichenähnlichkeit angenommen hat. „Schwach durchschnittlich“ ist ersichtlich etwas anderes als „nur gering“.
[60] (3) Die Revision wendet sich schließlich mit Recht gegen die Annahme einer „schwach durchschnittlichen“ Zeichenähnlichkeit. Das Ergebnis der Prüfung der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen kann von Zeichenunähnlichkeit über Zeichenähnlichkeit bis zu Zeichenidentität reichen; liegt Zeichenähnlichkeit vor, ist deren Grad genauer zu bestimmen (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 446). Dabei kann zwischen sehr hoher (weit überdurchschnittlicher), hoher (überdurchschnittlicher), normaler (durchschnittlicher), geringer (unterdurchschnittlicher) und sehr geringer (weit unterdurchschnittlicher) Zeichenähnlichkeit unterschieden werden. Entsprechendes gilt für die Prüfung der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Waren und Dienstleistungen (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 226). Ferner wird auch beim Grad der Kennzeichnungskraft zwischen sehr hoher (weit überdurchschnittlicher), hoher (überdurchschnittlicher), normaler (durchschnittlicher), geringer (unterdurchschnittlicher) und sehr geringer (weit unterdurchschnittlicher) Kennzeichnungskraft differenziert (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 241). Eine weitere Abstufung der Durchschnittlichkeit nach „schwach durchschnittlich“, „normal durchschnittlich“ und „stark durchschnittlich“ erscheint schon im Blick auf die ohnehin komplexe Gesamtabwägung der Verwechslungsfaktoren weder sinnvoll noch praktikabel (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 514). Darüber hinaus steht einer solchen Unterscheidung entgegen, dass der Begriff „Durchschnitt“ einen aus mehreren vergleichbaren Größen errechneten Mittelwert in Bezug auf Quantität oder Qualität bezeichnet (Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 4. Aufl., Stichwort „Durchschnitt“) und die weitere Differenzierung eines mittleren Werts nicht ohne weiteres vorstellbar ist.
[61] e) Da nach alledem weder die Annahme des Berufungsgerichts, die Klagemarke „Culinaria“ verfüge über eine nur schwache (geringe) Kennzeichnungskraft, noch seine Annahme, zwischen der Klagemarke „Culinaria“ und dem angegriffenen Zeichen „Villa Culinaria“ bestehe eine schwach durchschnittliche bzw. nur geringe Zeichenähnlichkeit, der rechtlichen Nachprüfung standhalten, kann auch seine Beurteilung, es bestehe keine Verwechslungsgefahr, keinen Bestand haben. Es ist nicht auszuschließen, dass das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr bejaht hätte, wenn es seiner Beurteilung nicht nur eine hohe Warenähnlichkeit, sondern auch eine – hier zugunsten der Klägerinnen zu unterstellende – (zumindest) normale Kennzeichnungskraft der Klagemarke und durchschnittliche Ähnlichkeit der Zeichen zugrunde gelegt hätte.
[62] 3. Die Klägerinnen haben ihre Ansprüche darüber hinaus auf die Geschäftsbezeichnung „Culinaria Delikatessen-Service AG“ der Klägerin zu 2, die Geschäftsbezeichnung „Culinaria BioFeinkost GmbH“ der Klägerin zu 1 oder die Wort-Bildmarke Nr. 1023015 „Culinaria DELIKATESSEN SERVICE GMBH“ der Klägerin zu 1 gestützt. Auch diese Ansprüche setzen voraus, dass zwischen den Geschäftsbezeichnungen der Klägerinnen oder der Wort-Bildmarke der Klägerin zu 1 einerseits und den für die Beklagte zu 1 eingetragenen Wortmarken „Villa Culinaria“ sowie der von den Beklagten verwendeten Bezeichnung „Villa Culinaria“ und der von der Beklagten zu 2 benutzten Firma „Villa Culinaria Hamburg GmbH“ andererseits Verwechslungsgefahr im Sinne der § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG besteht. Das Berufungsgericht hat das Vorliegen einer solchen Verwechslungsgefahr unter Hinweis auf seine Erwägungen zum Fehlen einer Verwechslungsgefahr zwischen der Wortmarke Nr. 39808411. 4 „Culinaria“ der Klägerin zu 2 und den Zeichen „Villa Culinaria“ der Beklagten verneint. Da jene Erwägungen einer Nachprüfung nicht standhalten (vgl. oben Rn. 21-56), ist auch dieser Beurteilung die Grundlage entzogen.
[63] IV. Das Berufungsgericht hat der Widerklage der Beklagten gegen die Klägerin zu 2 auf Einwilligung in die Löschung der Marke 30104528. 3 „Culinaria“ für die Ware „tiefgekühlte Snacks“ mit Recht stattgegeben.
[64] 1. Die Eintragung einer Marke wird gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung gemäß § 49 Abs. 3 MarkenG nur für diese Waren oder Dienstleistungen gelöscht. Soweit die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, dass die Marke benutzt worden ist, muss sie gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG als Benutzung durch den Inhaber.
[65] 2. Die deutsche Wortmarke Nr. 30104528. 3 „Culinaria“ der Klägerin zu 2 ist am 2. April 2001 für die Waren „Pizza, und tiefgekühlte Snacks, nämlich Baguettes und im Wesentlichen mit Wurst- und/oder Fleischwaren sowie Käse und/oder Obst und/oder Gemüse belegte essfertige Toasts oder Brötchen, alle vorgenannten Waren nicht in Großverbraucherpackungen“, eingetragen worden. Die Marke wurde nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren von der Klägerin zu 2 oder mit ihrer Zustimmung zwar für die Ware „Pizza“, nicht aber für die Ware „tiefgekühlte Snacks“ im Inland ernsthaft benutzt. Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Benutzung der Marke für die Ware „Pizza“ es nicht rechtfertigt, auch die Ware „tiefgekühlte Snacks“ im Warenverzeichnis zu belassen.
[66] a) Die Markeneintragung ist im Löschungsklageverfahren wegen Verfalls nach §§ 49, 55 MarkenG allerdings nicht auf die Waren oder Dienstleistungen zu beschränken, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, rechtfertigen es vielmehr, darüber hinaus auch die Waren im Warenverzeichnis zu belassen, die nach der Verkehrsauffassung gemeinhin zum gleichen Warenbereich gehören. Dadurch wird ein sachgerechter Ausgleich erzielt zwischen dem Interesse des Markeninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, und dem Interesse an der Freihaltung des Registers von Marken, die für einen Teil der Waren und Dienstleistungen nicht benutzt werden (vgl. BGH, Urteil vom 10. April 2008 – I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 32 f. = WRP 2008, 1544 – LOTTO- CARD). Der Begriff der Warengleichartigkeit ist aus Rechtsgründen enger zu verstehen als der Begriff der Warenähnlichkeit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zum gleichen Warenbereich gehören gemeinhin Waren, die in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen (vgl. BGH, Urteil vom 13. Juli 1989 – I ZR 157/87, GRUR 1990, 39, 40 f. – Taurus).
[67] Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.
[68] b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerinnen hätten eine rechtserhaltende Benutzung der Marke Nr. 30104528. 3 „Culinaria“ für „tiefgekühlte Snacks, nämlich Baguettes und im Wesentlichen mit Wurst- und/oder Fleischwaren sowie Käse und/oder Obst und/oder Gemüse belegte essfertige Toasts oder Brötchen“, nicht dargelegt. Die Klägerin zu 2 verwende ihre Marke zwar für die Ware „Pizza“; diese gehöre aber nicht zum gleichen Warenbereich wie die Ware „tiefgekühlte Snacks“. Es gebe zwar auch „Pizzabaguettes“, doch sei aus Sicht der Verbraucher eine klassische Pizza ein deutlich anderes Nahrungsmittel als die im Warenverzeichnis definierten Snacks.
[69] Die Revision macht ohne Erfolg geltend, die Klägerinnen hätten unter Vorlage entsprechender Veröffentlichungen darauf hingewiesen, dass es beispielsweise Pizzabrötchen, Pizzabaguettes und Pizzatoasts gebe, die zwar aus einem anderen Teig bestünden, aber einen vergleichbaren Belag hätten wie klassische Pizza. Die Übergänge zwischen einer klassischen Pizza und einem solchen „Pizza-Snack“ seien fließend, zumal insbesondere über den Straßenverkauf etwa von Bäckereien in Bahnhöfen oder Innenstädten häufig nicht ganze Pizzas, sondern portionierte Pizza-Stücke – gleichsam als „Pizza-Snack“ – angeboten würden.
[70] In der Benutzung einer Marke für Waren, die unter einen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen, kann zwar zugleich eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für andere Waren liegen, die unter denselben Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 202; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 26 MarkenG Rn. 36). In einer solchen Benutzung, liegt jedoch regelmäßig keine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für Waren, die unter einen anderen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen. Da die Oberbegriffe eines Warenverzeichnisses dem Zweck dienen, Waren mit unterschiedlichen Eigenschaften und Zweckbestimmungen zu erfassen, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die von verschiedenen Oberbegriffen eines Warenverzeichnisses erfassten Waren in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung nicht weitgehend übereinstimmen. Bei den Begriffen „Pizza“ und „tiefgekühlte Snacks“ handelt es sich um unterschiedliche Oberbegriffe des hier in Rede stehenden Warenverzeichnisses. In der Benutzung der Marke „Culinaria“ für die Ware „Pizza“ kann daher grundsätzlich keine Benutzung dieser Marke für die Ware „tiefgekühlte Snacks“ gesehen werden.
[71] Es gibt auch keinen Grund für die Annahme, im Streitfall könne in der Benutzung der Marke für Waren, die unter einen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen, ausnahmsweise eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für andere Waren liegen, die unter einen anderen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, aus Sicht der Verbraucher sei eine klassische Pizza ein deutlich anderes Nahrungsmittel als die im Warenverzeichnis bezeichneten Snacks, lässt keinen Rechtsfehler erkennen und widerspricht – entgegen der Ansicht der Revision – insbesondere nicht der Lebenserfahrung. „Pizza-Snacks“ mögen in ihrer Zweckbestimmung zwar weitgehend mit Pizza-Stücken übereinstimmen. Eine klassische Pizza weist jedoch, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat, aus Sicht der Verbraucher – schon wegen des anderen Teigs – deutlich andere Eigenschaften auf als die im Warenverzeichnis genannten Baguettes, Toasts oder Brötchen. Bei dieser Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass der Begriff der Warengleichartigkeit im Interesse der Freihaltung des Registers von Marken, die für einen Teil der Waren und Dienstleistungen nicht benutzt werden, enger zu verstehen ist, als der Begriff der Warenähnlichkeit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
[72] Es kommt auch nicht darauf an, dass die Marke „Culinaria“ (auch) für tiefgekühlte Pizza verwendet worden ist. Zwar könnte die Ware „tiefgekühlte Pizza“ grundsätzlich sowohl unter den Oberbegriff „Pizza“ als auch unter den Oberbegriff „tiefgekühlte Snacks“ fallen. Das ändert aber nichts an der rechtlichen Beurteilung. Wird die Ware, für die die Marke rechtserhaltend benutzt wird (hier tiefgekühlte Pizza), von mehreren Oberbegriffen des Warenverzeichnisses erfasst, so kann im Löschungsklageverfahren wegen Verfalls nach §§ 49, 55 MarkenG einer der Oberbegriffe (hier „tiefgekühlte Snacks“) ersatzlos gelöscht werden, wenn die Ware von dem anderen Oberbegriff (hier „Pizza“) erfasst wird (vgl. BGH, Urteil vom 7. Juni 1978 – I ZR 125/76, GRUR 1978, 647, 648 = WRP 1978, 813 – TIGRESS).
[73] C. Danach ist das Berufungsurteil auf die Revision der Klägerinnen unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen insoweit aufzuheben, als das Berufungsgericht die Abweisung der Klage bestätigt hat. Im Umfang der Aufhebung ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Der Senat kann auf Grundlage des vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhalts nicht abschließend beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist zwar eine Rechtsfrage, die grundsätzlich auch das Revisionsgericht beantworten kann.
[74] Voraussetzung dafür ist aber die Beurteilung des Gesamteindrucks der Zeichen, die im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegt (BGH, GRUR 2012, 635 Rn. 35 – METRO/ROLLER’s Metro, mwN). Eine fehlerfreie Gesamtbeurteilung auf der Grundlage einer hohen Warenähnlichkeit und einer noch festzustellenden Kennzeichnungskraft der Klagemarke und eines noch zu bestimmenden Grades der Zeichenähnlichkeit ist bisher durch das Berufungsgericht nicht erfolgt.
[75] D. Für das wiedereröffnete Berufungsverfahren weist der Senat für den Fall, dass das Berufungsgericht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr verneinen und daher eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne prüfen sollte, noch auf Folgendes hin:
[76] Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens liegt vor, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur beim Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 – I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 69 = WRP 2009, 971 – Augsburger Puppenkiste; BGH, GRUR 2010, 729 Rn. 44 – MIXI, mwN). Diese können sich daraus ergeben, dass die Klagemarke in dem angegriffenen Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt (BGH, GRUR 2010, 729 Rn. 44 – MIXI; Beschluss vom 1. Juni 2011 – I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 26 = WRP 2012, 83 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 635 Rn. 37 – METRO/ROLLER’s Metro). Dagegen reicht es nicht, dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen (BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 69 – Augsburger Puppenkiste; GRUR 2010, 729 Rn. 43 – MIXI).
[77] Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kommt eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung eines übereinstimmenden Zeichenbestandteils schon deshalb nicht in Betracht, weil in dem angegriffenen Zeichen keiner der beiden Zeichenbestandteile eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt (vgl. oben Rn. 49-51).
[78] Die Revision macht ohne Erfolg geltend, das Berufungsgericht habe den Vortrag der Klägerinnen nicht berücksichtigt, dass die Beklagten unter der Bezeichnung „Villa Culinaria“ gastronomische Betriebe führten und die Klägerinnen unter der Bezeichnung „Culinaria“ seit nahezu 30 Jahren über den Großhandel und die führenden Cash-and-Carry-Märkte die Gastronomie beliefere.
[79] Der Verkehr werde aufgrund dieser Umstände annehmen, dass zwischen der Gastronomie-Kette „Villa Culinaria“ der Beklagten und den „Culinaria“ – Produkten der Klägerinnen wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen bestünden. Die Klägerinnen haben damit keine besonderen Umstände vorgetragen, die über bloße Assoziationen hinaus die Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Verbindungen zwischen der Klägerin zu 2 und den Beklagten nahelegen könnten. Es erscheint fernliegend, dass der angesprochene Verkehr wie die Revision geltend macht – annehmen könnte, bei den gastronomischen Betrieben der Beklagten handele es sich um die „Villen“, in denen aufgrund wirtschaftlicher oder organisatorischer Verbindungen der Parteien die „Culinaria“ -Produkte der Klägerinnen angeboten werden.

Goldbär von Lindt vs Goldbären von Haribo

Das Oberlandesgericht Köln hat in dem Berufungsverfahren das erstinstanzlichen Urteil aufgehoben und eine Markenverletzung zwischen dem goldenen Schokoladenhasen von Lindt und dem Goldenen Haribo Gummibärchen unter allen Gesichtspunkten verneint:

Urteil des
Oberlandesgericht Köln
vom: 11. April 2014
Aktenzeichen: 6 U 230/12

Tenor:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 18.12.2012 verkündete Urteil der 33. Zivilkammer des Landgerichts Köln – 33 O 803/11 – wie folgt abgeändert:

  1. Die Klage wird abgewiesen.
  2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
  3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.
  4.  Die Revision wird zugelassen.

G r ü n d e

Die Parteien sind bekannte Süßwarenhersteller.

Die Klägerin vertreibt seit den 1960er Jahren Fruchtgummiprodukte, u. a. sog. „Gummibärchen“ in goldfarbenen Verpackungen unter der Bezeichnung „GOLDBÄREN“. In den 1970er Jahren ließ sie die „GOLDBÄREN-Figur“ (vgl. die Abbildung Bl. 6 d.A.), eine goldgelbe Bärenfigur mit roter Schleife um den Hals, für sich entwickeln. Die Klägerin ist Inhaberin zahlreicher Markenrechte im Zusammenhang mit der Bezeichnung „GOLDBÄREN“ und der „GOLDBÄREN-Figur“, so insbesondere

  • der deutschen Wortmarke „GOLDBÄREN“ (DE 974380) für „Zuckerwaren“,
  • der deutschen Wortmarke „Goldbär“ (DE 39922430) für „Zuckerwaren“,
  • der deutschen Wortmarke „Gold-Teddy“ (DE 302011030914) sowie
  • der Gemeinschaftsbildmarke „Goldbär“ (Nr. 009423757) u. a. für „Schokolade“.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die als Anlage CBH K 17 überreichten Markenunterlagen Bezug genommen. Sie ist ferner Inhaberin einer konturlosen deutschen Farbmarke „Gold“ DE 302008048605 im Süßwarensegment (Anlage CBH K 18).

Die Beklagten produzieren und vertreiben insbesondere Schokoladenprodukte, darunter den bekannten „Goldhasen“, einen in goldene Folie eingewickelten Schokoladenhohlkörper in Hasenform. Seit dem Jahr 2011 produzieren und vertreiben sie darüber hinaus die im Tenor des landgerichtlichen Urteils abgebildete bärenförmige und ebenfalls in Goldfolie eingewickelte Schokoladenfigur, die von ihnen selbst als „Lindt Teddy“ bezeichnet wird. Die Beklagte zu 1) verfügt über die Wort-/Bildmarke „Teddy“ DE 371973 mit Priorität vom 14.04.1927 und über die Wortmarke „Teddy“ DE 2105373 mit Priorität vom 17.03.1994.

Die Klägerin hat in der konkreten Ausgestaltung des „Lindt Teddys“ bzw. dessen Verpackung eine Verletzung ihrer Rechte gesehen und Unterlassung, Auskunft, Schadensersatz und Vernichtung begehrt. Diese Ansprüche hat sie in der nachfolgend wiedergegebenen Reihenfolge (vgl. dazu Bl. 62, 163, 168 f. d.A.) mit einer Verletzung

  1. der für sie eingetragenen deutschen Wortmarke „GOLDBÄREN“,
  2. der für sie eingetragenen deutschen Wortmarke „GOLDBÄR“,
  3. gleichlautender Wortmarken kraft Verkehrsgeltung,
  4. der für sie eingetragenen Gemeinschaftsbildmarke „Goldbär“,
  5. der Bildmarke „Goldbär“ in Form einer Benutzungsmarke kraft Verkehrsgeltung sowie
  6. der für sie eingetragenen deutschen Wortmarke „Gold-Teddy“, die sich im Widerspruchsverfahren befindet,

begründet, wobei sie jeweils in erster Linie einen Verstoß gegen § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und sodann einen Verstoß gegen § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, ferner hilfsweise Verstöße gegen § 4 Nr. 9 UWG und § 5 Abs. 2 UWG gerügt hat.

Die Klägerin hat unter Vorlage einer von ihr in Auftrag gegebenen Verkehrsbefragung (Anlage CBH K 76) behauptet, dass es sich bei den Marken „GOLDBÄREN“ und „GOLDBÄR“ nicht nur um bekannte, sondern sogar um berühmte Marken handele, wozu sie – insbesondere zu Umsatzzahlen, Werbeanstrengungen und Verkehrsbekanntheit – im Einzelnen näher vorträgt. Auch die Bildmarke „Goldbär“ sei zumindest außergewöhnlich bekannt. Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, dass die Ausgestaltung des „Lindt Teddys“ der Beklagten nichts anderes als die bildliche Darstellung des Wortes „GOLDBÄR“ darstelle. Der Verkehr stelle bei Anblick eines verkörperten Goldbären mit roter Schleife im Süßwarensegment unweigerlich eine Verbindung zu der Klägerin her. Dies gelte umso mehr, als die Verwendung der Bezeichnung „Goldbär“ für das Produkt der Beklagten auch durch die Bezeichnung des im Ostergeschäft durch die Beklagten erfolgreich vertriebenen bekannten Schokoladenhasens als „Goldhase“ nahe gelegt werde.

Die Klägerin hat beantragt, die Beklagten zu 1) und 2) zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr Schokoladenprodukte in Form eines Bären mit goldfarbener Verpackung sowie roter Schleife um den Hals (eingeblendet wie Bl. 536 d.A. in drei konkreten Verletzungsformen) anzubieten oder anbieten zu lassen. Sie hat ferner beantragt, die Beklagten zur Auskunft zu verurteilen sowie deren Schadenersatzpflicht festzustellen.

Die Beklagten haben beantragt, die Klage abzuweisen.

Sie haben den Vorwurf eines markenverletzenden oder wettbewerbswidrigen Verhaltens zurückgewiesen. Der „Lindt Teddy“ stelle eine logische und einheitliche Fortentwicklung ihrer eigenen Produktlinie dar. Bei der Teddybärenfigur handele es sich um eine auch von Mitbewerbern und insbesondere im Süßwarenbereich häufig verwendete Ausgestaltung. Zudem sei die Farbe Gold im Weihnachtsgeschäft eine übliche, die Festlichkeit hervorhebende Farbgebung. Die konkret gewählte Form sei herstellungsbedingt. Die Aufmachung orientiere sich an dem „Goldhasen“. Die Produkte der Parteien seien einander zudem auch nicht ähnlich, geschweige denn austauschbar. Während es sich bei den klägerischen Fruchtgummiprodukten um „niedrigpreisige Naschware im Beutel“ handele, produzierten die Beklagten hochwertige Schokoladenprodukte im gehobenen Preissegment. Nach einer im Auftrag der Beklagten durchgeführten Meinungsumfrage habe der „Lindt Teddy“ bereits nach einer Saison einen Bekanntheitsgrad von 50 % erreicht, wobei der Verkehr aber eine klare Verbindung zum „Goldhasen“ der Beklagten herstelle. Nur 5,9 % der Bevölkerung seien zu dem Ergebnis gekommen, es bestehe eine Verbindung zum Unternehmen der Klägerin. Zur rechtserhaltenden Benutzung der Wortmarke „GOLDBÄR“ sei nichts vorgetragen. Die – unstreitig – erst am 03.06.2011 erfolgte Anmeldung der Marke „Gold-Teddy“ sei schließlich böswillig in der Absicht unlauterer Behinderung erfolgt, nachdem die Beklagten die Klägerin – ebenfalls unstreitig – kurz zuvor darüber informiert hätten, dass die Verwendung des Begriffs „Teddy“ für eine Schokoladenhohlfigur in Goldfolie beabsichtigt sei.

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Der Unterlassungsanspruch sei gestützt auf die Wortmarke „GOLDBÄREN“, bei der es sich um eine im Inland überragend bekannte Marke handele, begründet aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 MarkenG, denn mit der angegriffenen Ausgestaltung des „Lindt Teddys“ benutzten die Beklagten ein der klägerischen Wortmarke hochgradig ähnliches Zeichen, was eine gedankliche Verknüpfung durch die beteiligten Verkehrskreise zur Folge habe. Das Landgericht hat insbesondere ausgeführt, dass für das Schokoladenprodukt der Beklagten die Bezeichnung „Goldbär“ die für den Verbraucher naheliegende, ungezwungene, erschöpfende und gleichsam einprägsame Betitelung sei, weshalb von Zeichenähnlichkeit auszugehen sei.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die ihren Antrag auf Klageabweisung weiterverfolgen. Zur Begründung wiederholen und vertiefen sie ihren erstinstanzlichen Vortrag. Soweit das Landgericht der Klage aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG stattgegeben habe, habe es verkannt, dass das von der Klägerin zum Bekanntheitsgrad ihrer Klagemarke eingeholte Gutachten gemäß Anlage CBH 76 an schwerwiegenden methodischen Mängeln leide und das Landgericht keine Feststellungen zum Zeitrang des Bekanntheitsschutzes getroffen habe. Auch sei rechtsfehlerhaft der Begriff der bekannten Marke gleichgesetzt worden mit einer damit einhergehenden gesteigerten Kennzeichnungskraft. Die Beklagten vertreten die Ansicht, dass das Landgericht den Gegenstand der durch die Unterlassungsanträge definierten beanstandeten Verwendungsformen verkannt habe und bei richtigem Zeichenvergleich und zutreffender Ermittlung des Gesamteindrucks der konkreten Verletzungsformen, unter Berücksichtigung des schriftlichen Herkunftshinweises „Lindt“ und der aufgebrachten Wortbestandteile, festzustellen sei, dass diese mit der Klagemarke absolut unähnlich seien. Von den drei Kriterien „naheliegend“, „ungezwungen“ und „erschöpfend“ habe das Landgericht nur das erste geprüft und – nicht überzeugend – bejaht; eine gedankliche Verbindung sei allenfalls zu dem auch überragend bekannten „Goldhasen“, an dem die Gestaltung des Teddys orientiert sei, herzustellen. Schließlich sei eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Klagemarke nicht festzustellen. Mit ihrer Berufungsreplik vom 27.09.2013 beziehen sich die Beklagten auf das in dieser Sache erstattete Rechtsgutachten des Prof. Dr. T vom 10.09.2013 (Anlage BF 9), dessen Ausführungen sie sich zu eigen machen, und legen als Anlagenkonvolut BF 10 zwei Untersuchungen zur Ermittlung der Verbrauchervorstellung bei einer Schokoladenfigur mit den Benennungen „Lindt Teddy“ und „Lindt Milk Chocolate“ vor, die die Grundannahme des angefochtenen Urteils zu der Verbraucherwahrnehmung des angegriffenen Schokoladeprodukts nicht stütze.

Die Klägerin verteidigt das erstinstanzliche Urteil und bezieht sich zur Begründung ergänzend auf das von Prof. Dr. G in dieser Sache erstattete Rechtsgutachten vom 19.08.2013 (Anlage CBH B1 zur Berufungserwiderung), dessen Ausführungen sie sich zu eigen macht. Das Landgericht habe insbesondere die hochgradige Zeichenähnlichkeit zwischen der überragend bekannten Wortmarke „GOLDBÄREN“ und den dreidimensionalen Gestaltungsformen der Beklagten, welche die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung der Produkte darstelle, zutreffend bejaht; dabei komme es nicht zu einer irgendwie gearteten „Überlagerung“ der streitgegenständlichen prägnanten Produktgestaltungen durch die Wortzeichen und sonstigen Ausstattungsmerkmale. Die Klägerin bezieht sich ferner auf ein unter dem 24.02.2014 erstattetes und als Anlage zum Schriftsatz vom 25.02.2014 vorgelegtes Verkehrsgutachten und vertritt die Ansicht, dass durch dessen Zuordnungswerte die mittlerweile fortgeschrittene Verwässerung der Bezeichnung „Goldbär“ durch das von Lindt vertriebene Schokoladenprodukt belegt werde. Hilfsweise stützt sie die Klage nunmehr ausdrücklich auch auf die für sie eingetragene konturlose deutsche Farbmarke „Gold“.

Wegen aller Einzelheiten wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen sowie auf den Tatbestand und die Feststellungen des angefochtenen Urteils Bezug genommen

In der Berufungsverhandlung hat die Klägerin die Klage, soweit sie auf die Gemeinschaftsbildmarke „Goldbär“ (Nr. 009423757) gestützt war, teilweise zurückgenommen; die Beklagten haben der Teilklagerücknahme insoweit widersprochen.

II.

Die Berufung der Beklagten ist zulässig und begründet. Die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche sind unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt begründet.

1.
Das Landgericht hat angenommen, dass die streitgegenständlichen Ausstattungen der Beklagtenprodukte die Rechte der Klägerin aus ihrer Wortmarke „GOLDBÄREN“ DE 974380 im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verletzen, weil sie sich als Benutzung eines ähnlichen Zeichens für Waren darstellen, welche die Unterscheidungskraft der bekannten Klagemarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise beeinträchtigt, indem sie diese verwässert. Dem vermag der Senat im Ergebnis auf der Grundlage des ihm bis zur Berufungsverhandlung unterbreiteten Sachverhalts nicht beizutreten.
a.
Zutreffend – und zwischen den Parteien nicht umstritten – ist allerdings der unausgesprochene Ausgangspunkt der landgerichtlichen Erwägungen, dass der auf Art. 5 Abs. 2 der (Markenrechts-) Richtlinie 89/104/EWG bzw. 2008/95/EG (MRRL) beruhende Schutz bekannter Marken nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG über seinen Wortlaut hinaus nicht nur bei einer Benutzung ähnlicher Zeichen für unähnliche Waren, sondern auch bei einer Benutzung solcher Zeichen für Waren eingreifen kann, die mit denen identisch oder ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist (EuGH, GRUR 2003, 240 – Davidoff; GRUR 2008, 503 – adidas / MarcaModa; BGH, GRUR 2011, 1043 – TÜV II).

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (vgl. BGH, GRUR 2007, 1066 [Rn. 23] – Kinderzeit).

Die für „Zuckerwaren“ eingetragene Wortmarke „GOLDBÄREN“ wird tatsächlich benutzt für Fruchtgummiprodukte. Es besteht zumindest eine durchschnittliche Warenähnlichkeit zu Schokolade und Schokoladenwaren. Denn die Waren „Zuckerwaren“, „Fruchtgummiprodukte“ und „Schokolade“ gehören ihrer Art nach zu der Produktgruppe der Süßigkeiten, die einem gleichen Verwendungszweck dienen. Das Angebot von „Zuckerwaren“ und „Schokolade“ wendet sich an die gleichen Verkehrskreise, beide Produkte konkurrieren miteinander und werden regelmäßig in denselben Verkaufsstätten angeboten. Entgegen der Ansicht der Beklagten kann auf diesem einheitlichen Markt nicht zwischen einem „Niedrigpreis“-Segment einerseits und einem „Premium“-Segment anderseits differenziert werden (vgl. Senat, GRUR-RR 2005, 12 [13] – Absolut Luckies, zum Markt für Wodka).

b.
Den Angriffen der Berufung stand hält auch die Feststellung des Landgerichts, dass es sich bei der Klagemarke um eine nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG geschützte Marke handelt, weil sie für die fraglichen Waren einem bedeutenden Teil des davon betroffenen inländischen Publikums bekannt ist (vgl. EuGH, GRUR 2009, 1158 – PAGO / Tirolmilch; Senat, GRUR-RR 2005, 339 [340] – Kleiner Feigling II; GRUR-RR 2011, 459 – Dumont-Kölsch).

Der erforderliche Bekanntheitsgrad, für den sich feste Prozentsätze nicht angeben lassen, ist anhand aller relevanten Umstände wie des Marktanteils der Marke, der Intensität, der geografischen Ausdehnung und der Dauer ihrer Benutzung sowie des Umfang der zu ihrer Förderung getätigten Investitionen zu bestimmen (vgl. EuGH, a.a.O.; BGH, a.a.O.), was eine Heranziehung demoskopischer Umfragen indes nicht ausschließt (vgl. Ingerl / Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rn. 1333; Ströbele / Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 14 Rn. 212). In diesem Zusammenhang kann auch der Umstand von Bedeutung sein, dass der Gesetzgeber einen besonderen Bekanntheitsschutz an sich nur für solche Marken vorgesehen hat, die auch in Bezug auf nicht ähnliche Waren bei den mit der angegriffenen Bezeichnung konfrontierten Verkehrskreise in Erinnerung gerufen werden (vgl. BGH, GRUR 2003, 428 [432] – BIG BERTHA; EuGH, GRUR 2009, 56 [Rn. 47 ff., 53] – Intel; Senat, GRUR-RR 2012, 341 = juris Rn. 17 – Ritter Sport).

Das Landgericht ist unter Bezugnahme auf das von der Klägerin als Anlage CBH K 76 vorgelegte Gutachten, welches einen Bekanntheitsgrad von über 90 % für die Klagemarke belegt, zu Recht davon ausgegangen, dass es sich bei der deutschen Wortmarke „GOLDBÄREN“ um eine im Inland überragend bekannte Marke im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG handelt. Nachdem dies – wie das Landgericht festgestellt hat – in erster Instanz auch unwidersprochen war, rügen die Beklagten in der Berufungsinstanz nunmehr „schwerwiegende methodische Fehler“ des Gutachtens. Unabhängig von der Frage, ob der Einwand nach §§ 529 Abs. 1 Nr. 2, 531 Abs. 2 ZPO noch zu berücksichtigen ist, sind methodische Fehler nach Auffassung des Senats jedenfalls nicht festzustellen. Die Klägerin hat auf den Seiten 5 und 6 ihrer Berufungserwiderung im Einzelnen ausgeführt, dass das Gutachten nach zwei zur Ermittlung einer „Bekannten Marke“ anerkannten Untersuchungsansätzen erstellt worden ist. Soweit die Beklagten demgegenüber auf die TÜV II – Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, GRUR 2011, 1043, dort Rn. 49) verweisen, ergibt sich daraus nichts anderes, insbesondere nicht das Erfordernis, dass es in jedem Falle konkreter Feststellungen bedarf, ab wann und in welchem Umfang die Klagemarke den Schutz erworben hat. Es bestehen im Streitfall keine Zweifel, dass die Wortmarke „GOLDBÄREN“ zu dem maßgeblichen Zeitpunkt, der Markteinführung des „Lindt-Teddys“ im Jahr 2011, eine im Inland überragend bekannte Marke war und auch aktuell ist; konkrete Zweifel werden von den Beklagten insoweit auch nicht aufgezeigt. Dies vermag der Senat im Übrigen auch aufgrund der Indiztatsachen aus eigener Sachkunde festzustellen (vgl. Senat, GRUR-RR 2005, 339 [340] – Kleiner Feigling), weil es auch den Senatsmitgliedern als Teil der angesprochenen Verkehrskreise geläufig ist, dass die Marke seit einem längeren Zeitraum in weitem Umfang auf dem Markt erschienen ist und den angesprochenen Verkehrskreisen gegenübergetreten ist. Davon ist auch nach den Ausführungen Seiten 4-11, 17-19 der Klageschrift zum „Kultstatus“ des „Goldbären“, der umfangreichen Bewerbung der Fruchtgummiprodukte unter dieser Bezeichnung sowie dem unwidersprochenen Gesamtumsatz von mehr als 1 Milliarde € in Deutschland seit dem Jahr 2000 ohne weiteres auszugehen. Bereits das Landgericht hat in diesem Zusammenhang zutreffend angenommen, dass die durch das Gutachten belegte Bekanntheit der Klagemarke im Übrigen auch gerichtsbekannt ist (vgl. auch BGH, GRUR 1960, 126 [128] – Sternbild; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 1344 bis 1346; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 289 und 530).

c.
Die Bekanntheit der Klagemarke allein rechtfertigt indessen noch keinen erhöhten Schutz gegenüber nicht identischen oder verwechslungsfähigen Produktaufmachungen eines Mitbewerbers. Im Streitfall kann nicht festgestellt werden, dass die angegriffenen Produktaufmachungen der Beklagten eine hinreichende Ähnlichkeit mit der Klagemarke aufweisen, um eine für die Anwendbarkeit des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG genügende gedankliche Verknüpfung zwischen ihnen annehmen zu können. Die Produkte der Beklagten stellen keine rechtsverletzende Benutzung der bekannten Wortmarke „GOLDBÄREN“ im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG dar.

aa.
Die rechtsverletzende Benutzung eines der bekannten Marke angenäherten Zeichens erfordert zunächst einen markenmäßigen Gebrauch des Kollisionszeichens (BGH, GRUR 2005, 583 = WRP 2005, 896 – Lila Postkarte), für den es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union im Anwendungsbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bzw. Art. 5 Abs. 2 MRRL allerdings ausreicht, dass die beteiligten Verkehrskreise das Kollisionszeichen, ohne es als Herkunftshinweis aufzufassen, wegen seiner hochgradigen Ähnlichkeit gedanklich mit der bekannten Marke verknüpfen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58 [Rn. 29, 39] – adidas / Fitnessworld; GRUR 2009, 56 [Rn. 30] – Intel; BGH, a.a.O.; GRUR 2011, 1043 = WRP 2011, 1454 [Rn. 54, 60] – TÜV II; Senat, GRUR-RR 2012, 341 = juris, Rn. 23 – Ritter-Sport).
Ist es danach im Rahmen des Bekanntheitsschutzes von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht notwendig zu prüfen, ob das angegriffene Zeichen als Herkunftshinweis aufgefasst wird, ist in diesem Zusammenhang gleichwohl mit dem Landgericht festzuzustellen, dass eine kennzeichenmäßige Benutzung der Produktausstattung schon nach dem eigenen Vorbringen der Beklagten gegeben ist. Denn danach orientiert sich die Aufmachung des „Lindt-Teddys“ an dem bekannten „Goldhasen“ und fügt sich logisch und einheitlich in die Produktlinie der Beklagten ein, soll also nach dem ausdrücklich erklärten Willen auch auf deren Unternehmen hinweisen. Zwar ist es grundsätzlich unerheblich, ob der Verwender subjektiv die betriebliche Herkunft der Produkte kennzeichnen wollte oder mit einer solchen Wahrnehmung rechnete (BGH, GRUR 1960, 126 [128] – Sternbild; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 14 Rn. 144). Im vorliegenden Fall stellt die bewusste Orientierung an den bekannten Produkten der Beklagten jedoch ein starkes Indiz dafür dar, dass diese Ausstattung dazu geeignet ist, von den angesprochenen Verkehrskreisen – auf deren Wahrnehmung es maßgeblich ankommt (Ingerl/Rohnke, a.a.O. Rn. 138 m. w. N.) – als Herkunftshinweis wahrgenommen zu werden und auch tatsächlich so wahrgenommen wird.
bb.
Jedenfalls würde es für die erforderliche gedankliche Verknüpfung des angegriffenen Zeichens mit der bekannten Marke im Rahmen von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG hier ausreichen, aber auch erforderlich sein, dass ein Zeichen oder Zeichenelement, ohne dass ihm eine selbständig kennzeichnende Stellung beigemessen wird, von erheblichen Teilen des angesprochenen Verkehrs wenigstens in einer Weise selbständig wahrgenommen wird, dass es auf Grund seiner Ähnlichkeit die bekannte Klagemarke in Erinnerung zu rufen vermag. Davon vermag der Senat nicht auszugehen.
Ob eine solche gedankliche Verknüpfung vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (EuGH, GRUR 2009, 56 [Rn. 41 ff.] – Intel; BGH, GRUR 2011, 1043 = WRP 2011, 1454 [Rn. 54] – TÜV II; Senat, a.a.O., Ritter-Sport).
(1) Wie oben bereits festgestellt besteht zwischen Zuckerwaren und Fruchtgummiprodukten einerseits und Schokolade und Schokoladenwaren andererseits eine zumindest durchschnittliche Warenähnlichkeit.
(2) Weiterhin kann zugunsten der Klägerin ausgehend von der dargelegten überragenden Bekanntheit von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Marke „GOLDBÄREN“ ausgegangen werden, weil diese aufgrund langjähriger intensiver Benutzung einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Eine derartige Steigerung der Kennzeichnungskraft begründet einen erweiterten Schutzbereich, der jedoch stets bezogen auf die einzelnen Waren und Dienstleistungen festzustellen ist, die in ihrem Warenverzeichnis aufgeführt sind (vgl. BGH, GRUR 2004, 779 [781] – Zwilling/Zweibrüder).
(3) Für die Annahme einer gedanklichen Verknüpfung im Rechtssinne genügt es nicht, wenn ein Zeichen geeignet ist, durch bloße Assoziation mit einem fremden Kennzeichen Aufmerksamkeit zu erwecken (BGH, GRUR 2004, 779 [783] – Zwilling / Zweibrüder; GRUR 2009, 772 = WRP 2009, 971 [Rn. 71] – Augsburger Puppenkiste). Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzulegen als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (BGH, GRUR 2004, 594 [596] = WRP 2004, 909 – Ferrari-Pferd; GRUR 2007, 1071 = WRP 2007, 1461 [Rn. 45] – Kinder II; GRUR 2009, 672 = WRP 2009, 824 [Rn. 49] – Ostsee-Post; vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 = WRP 2011, 1454 [Rn. 59] – TÜV II; vgl. auch EuG, GRUR Int. 2012, 245 – NC Nickol / Nike). Könnte bei bekannten Marken die unzureichende Ähnlichkeit eines angegriffenen Zeichens nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG allein dadurch überwunden werden, dass es für identische Waren verwendet wird, würde dies auf eine mit dem objektiven Zweck des Gesetzes und der Richtlinie unvereinbare Ausweitung des Schutzes solcher Marken hinauslaufen.

Von diesen Prämissen geht – soweit ersichtlich – die Rechtsprechung nicht nur des Bundesgerichtshofs, sondern auch des Gerichtshofs der Europäischen Union aus, obwohl einzelne seiner Formulierungen für die Annahme des Landgerichts zu sprechen scheinen, dass an die Zeichenähnlichkeit im Rahmen des Verwässerungstatbestandes geringere Anforderungen zu stellen sind als im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr (vgl. Senat, a.a.O. juris Rn. 25 – Ritter-Sport). Indem der Gerichtshof einen Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen verlangt, auf Grund dessen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen dem Zeichen und der Marke sehen, das heißt die beiden miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln (EuGH, GRUR 2004, 58 [Rn. 29] – adidas / Fitnessworld; GRUR 2008, 503 [Rn. 41] – adidas / MarcaModa; GRUR 2009, 56 [Rn. 30] – Intel), macht er indes deutlich, dass sogar überragend bekannte, unverwechselbare Marken nur gegenüber Zeichen Schutz genießen, die hinreichend ähnlich sind (vgl. zum Ganzen Ströbele / Hacker, a.a.O., § 14 Rn. 206 ff. [208], 256; Ingerl / Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 1254 f., 1284, 1347).

Gegenstand des vorzunehmenden Vergleichs der Registerwortmarke „GOLDBÄREN“ mit der jeweiligen Produktgestaltung der drei goldfarbenen Schokoladenprodukte der Beklagten ist eine Überkreuzkollision verschiedener Zeichenformen. Dabei ist durch den Bundesgerichtshof auch zur Rechtslage unter dem Markengesetz der allgemeine Rechtsgrundsatz anerkannt, dass eine Markenrechtsverletzung nicht nur innerhalb derselben Markenkategorie in Betracht kommt (vgl. BGH, GRUR 1999, 990 [991] – Schlüssel). Während Überkreuzkollisionen zwischen Wort- und Bildzeichen bereits Gegenstand höchstrichterlicher Entscheidungen waren (vgl. BGH, GRUR 1971, 251 ff – Oldtimer; BGH, GRUR 1999, 990, 992 – Schlüssel; BGH, GRUR 2004, 779 [781] – Zwilling/Zweibrüder; BGH, GRUR 2006, 60 [61] – coccodrillo; vgl. auch Senat, Urteil v. 12.05.2000 – 6 U 25/99 – BeckRS 2000, 30111420 – Panda), war die rechtliche Beurteilung einer Überkreuzkollision zwischen einer Wortmarke einerseits und einer dreidimensionalen Gestaltung andererseits bisher nicht Gegenstand der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs oder des Europäischen Gerichtshofs (vgl. G, a.a.O., S. 62 des GA; Lerach, GRUR-Prax 2013, 14; Haag/Deckers)

Soweit ersichtlich wird allerdings im Schrifttum nahezu einhellig davon ausgegangen, dass die Annahme einer Zeichenähnlichkeit auch im Verhältnis von Wortzeichen zu dreidimensionalen Wiedergaben in Betracht kommt und nach den Grundsätzen der Rechtsprechung zur Zeichenähnlichkeit von Wort und Bild zu beurteilen ist (vgl. G, a.a.O., S. 71 des GA; G, MarkenR, 4. Auflage, § 14 Rn. 519 ff; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 979; Haag/Deckers, a.a.O., Rn. 21). Auch der Senat folgt dieser Auffassung.

Die Annahme einer Zeichenähnlichkeit kommt danach aus Gründen einer begrifflichen Übereinstimmung in Betracht, wenn das Wort die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung der dreidimensionalen Gestaltung ist. Dabei hat der Bundesgerichtshof diese Vergleichsformel entsprechend den konkreten Zeichenformen in den o.a. Entscheidungen konkretisiert bzw. ergänzt. So wird als rechtserheblicher Umstand etwa umschrieben, dass der fest und eindeutig umrissene Bedeutungsgehalt bei jeder Begegnung des Verkehrs mit dem Zeichen ohne weiteres vermittelt werde (BGH, GRUR 1999, 990 ff – Schlüssel) oder der Verkehr beim Anblick der Darstellung an das Wort erinnert werde und den Wortbegriff im Bild wiederfinde (BGH, GRUR 1971, 251 ff – Oldtimer).

Davon ist im rechtlichen Ansatz zutreffend auch das Landgericht in der angefochtenen Entscheidung ausgegangen und hat in der konkreten Rechtsanwendung festgestellt, dass für das Schokoladenprodukt der Beklagten nicht dessen offizieller Name „Lindt Teddy“, sondern die Bezeichnung „GOLDBÄR“ die für den Verbraucher naheliegende, ungezwungene, erschöpfende und gleichsam einprägsame Betitelung und damit die am nächsten liegende griffige Bezeichnung sei. Die diesbezüglichen Erwägungen auf den Seiten 20-22 der Urteilsgründe berücksichtigen jedoch nicht alle relevanten Umstände, insbesondere nicht hinreichend den maßgeblichen Gesamteindruck der angegriffenen Ausstattungen.

(4) Bei der – wie ausgeführt – gleichen Kriterien wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegenden Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu beachten. Einzelne Bestandteile können für den Gesamteindruck prägend sein (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 = WRP 2005, 1505 [Rn. 28 f.] – Thomson Life; BGH, GRUR 2006, 60 = WRP 2006, 92 [Rn. 17] – coccodrillo); diese unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente sind besonders zu berücksichtigen, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke normalerweise als Ganzes wahrnimmt und nicht auf ihre Einzelheiten achtet (vgl. EuGH, GRUR 2010, 933 [Rn. 33] – Barbara Becker m.w.N.; BGH, GRUR 2011, 148 = WRP 2011, 230 [Rn. 13] – Goldhase II). Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, darin eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne das Erscheinungsbild zu dominieren oder zu prägen (vgl. EuGH, a.a.O. [Rn. 30]; BGH, GRUR 2004, 865 [866] = WRP 2004, 1281 – Mustang; BGH, GRUR 2007, 1071 = WRP 2007, 1461 [Rn. 35] – Kinder II; BGH, GRUR 2008, 1002 = WRP 2008, 1434 [Rn. 33] – Schuhpark; BGH, GRUR 2009, 484 = WRP 2009, 616 [Rn. 32] – Metrobus; BGH, GRUR 2009, 766 = WRP 2009, 831 [Rn. 34] – Stofffähnchen I). Versteht der Verkehr ein Element des angegriffenen Zeichens nach den Umständen als Zweitkennzeichnung, kann sich der Vergleich darauf beschränken (BGH, GRUR 2002, 171 [174f.] = WRP 2001, 1315 – Marlboro-Dach; BGH, GRUR 2004, 865 [866] = WRP 2004, 1281 – Mustang; BGH, GRUR 2008, 254 = WRP 2008, 236 [Rn. 33 ff] – THE HOME STORE).

Den maßgeblichen Gesamteindruck hat das Landgericht für die angegriffenen Ausführungsformen nicht rechtsfehlerfrei bestimmt. Nur wenn die Produktausstattung in ihrer Gesamtheit bei einem relevanten Teil des angesprochenen Verkehrs die bekannte Wortmarke in Erinnerung zu rufen vermag, kommen ein auf die Ausstattung beschränkter Vergleich und eine damit begründete Beeinträchtigung des Markenrechts überhaupt in Betracht. Davon ist vorliegend nicht auszugehen.

Das Kollisionszeichen der Beklagten ist nach übereinstimmender Ansicht beider Parteien ein komplexes Kennzeichen, das als Gesamtaufmachung nicht nur aus den Zeichenbestandteilen eines Formzeichens und eines Farbzeichens, sondern auch aus dem Wortzeichen „Lindt“ bzw. den beiden Wortzeichen „Lindt“ und „Teddy“ in einer bestimmten Platzierung und Anordnung besteht und zusätzlich mit der Ausstattung einer roten Halsschleife nebst Anhänger versehen ist. Während nach Auffassung der Klägerin – gestützt auf das Gutachten von Prof. Dr. G, dort Seite 60f – die Wortzeichen im Verhältnis zu dem verbundenen Form- und Farbzeichen der goldfarbenen und bärenförmigen Schokoladenprodukte als Mehrfachkennzeichnungen zu beurteilen sind, deren eigenständige Kennzeichenfunktion bei Prüfung des Gesamteindrucks und der Feststellung der Verwechslungsgefahr selbstständig zu berücksichtigen seien, gehen die Beklagten – gestützt auf das Gutachten von Prof. Dr. T, dort Seiten 27/28 – von einem Kombinationszeichen aus, das vom Verkehr einheitlich wahrgenommen werde. Unabhängig von der grundsätzlichen Einordnung als Mehrfachkennzeichnung oder Kombinationszeichen ist jedenfalls nach beiden Auffassungen im Ausgangspunkt für die Beurteilung beider Zeichenformen auf den Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen bestehenden Kennzeichnung abzustellen. Dieser Gesamteindruck setzt sich in den angegriffenen Aufmachungen zusammen aus den Merkmalen

  • dreidimensionaler Schokoladenhohlkörper in Form eines sitzenden Bären, der in goldfarbene Folie gewickelt ist
  • rotes Plisseeband mit Schleife und rotem Herz um den Hals
  • Aufdruck von Ohren, Gesicht und Tatzen
  • Aufdruck der Bezeichnung „Lindt“ nebst Logo, in einer Ausführung mit dem Zusatz „Teddy“.

Zur Bestimmung des Schutzumfanges herangezogen werden können im Streitfall auch die durch die Rechtsprechung zu dem bekannten „Goldhasen“ der Beklagten aufgestellten Grundsätze (vgl. BGH, GRUR 2011, 148 [Rn. 32] – Goldhase II; OLG Frankfurt, GRUR 2012, 255 [257]). Zu diesem hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, dass bei der Beurteilung, ob die Beklagte den beanstandeten Schokoladenhasen markenmäßig benutzt und welche Merkmale gegebenenfalls den Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Gestaltungen bestimmen, maßgeblich darauf abzustellen sei, welche Gestaltungsmerkmale vom Verkehr als Herkunftshinweis aufgefasst werden (vgl. BGH, GRUR 2007, 1071 [Rn. 42] – Kinder II, m.w.N.). Dabei sei zu berücksichtigen, dass es bei Form und Farbe eines Produkts regelmäßig zunächst um die funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst geht und daher auch eine in dieser Hinsicht besondere Gestaltung eher diesem Umstand zugeschrieben wird als der Absicht, auf die Herkunft der Ware hinzuweisen (vgl. BGH, GRUR 2010, 138 = WRP 2010, 260 [Rn. 25] – ROCHER-Kugel; BGH, GRUR 2010, 1103 [Rn. 30] – Pralinenform II, m.w.N.). Der Grad der Kennzeichnungskraft einer aus einer bestimmten Form- und Farbgebung bestehenden dreidimensionalen Marke könne zwar Auswirkungen darauf haben, ob der Verkehr diesen Gestaltungselementen einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn sie ihm als Bestandteile einer Ware begegnen (vgl. BGH, GRUR 2005, 427 [428 f.] = WRP 2005, 616 – Lila-Schokolade; BGH, GRUR 2010, 1103 [Rn. 33] – Pralinenform II). Sei die Marke aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen, hänge ihr Schutzbereich gegenüber anderen, ähnliche Form- und Farbelemente aufweisenden Gestaltungen jedoch davon ab, ob sich die Verkehrsdurchsetzung gerade auch auf die konkrete Farb- und Formgebung erstreckt. Sei dies nicht der Fall, so erfasse der Schutzbereich der Marke regelmäßig keine Drittzeichen, die neben den nicht unterscheidungskräftigen und auch als solchen nicht verkehrsdurchgesetzten Form- und Farbelementen weitere kennzeichnungskräftige Bestandteile aufweisen, wie insbesondere herkunftshinweisende Wortbestandteile (vgl. BGH, GRUR 2009, 954 = WRP 2009, 1250 [Rn. 39] – Kinder III, m.w.N.).

Davon ausgehend hat das Oberlandesgericht Frankfurt a.M. nach Zurückweisung der Sache durch den Bundesgerichtshof zutreffend – und im Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. BGH, GRUR 2004, 865 [866] – Mustang) – festgestellt, dass die Charakterisierung der „prägenden“ bzw. „nicht prägenden“ Bestandteile für die Angreifermarke und das angegriffene Zeichen getrennt und eigenständig zu erfolgen habe. Für den Schutzumfang des dort angegriffenen „Riegelein-Hasen“ hat das Gericht festgestellt, dass der Wortbestandteil „Riegelein“ von Haus aus eine herkunftshinweisende Funktion habe, während Form und Farbe der Figur allenfalls schwache Kennzeichnungskraft zukomme (GRUR-RR 2012, 255 [257]). Das Gericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen dem „Goldhasen“ und dem „Riegelein-Hasen“ verneint, weil zwar eine erhebliche Ähnlichkeit hinsichtlich der schwachkennzeichnungskräftigen Bestandteile Form und Farbe, jedoch eine uneingeschränkte Unähnlichkeit hinsichtlich der Kennzeichenstärke des Wortbestandteils gegeben sei.

Diese zu den „Schokoladenhasen“ von „Lindt“ und „Riegelein“ aufgestellten Grundsätze können hinsichtlich der Bestimmung des maßgeblichen Gesamteindrucks, des Schutzumfangs und des Grades der Kennzeichnungskraft einzelner Merkmale im Wesentlichen auf die dreidimensionale Schokoladenfigur des „Lindt-Teddys“ übertragen werden:

Danach haben auch bei den vorliegend streitgegenständlichen Ausstattungen die Merkmale Form und Farbe eine nur schwache Kennzeichnungskraft. Für den „Goldhasen“ hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main – ungeachtet der These, dass es sich bei Form und Farbe grundsätzlich um Merkmale handelt, die in erster Linie der ästhetischen Ausgestaltung der Ware dienen – ausgeführt, dass die hohen Zuordnungswerte nach den GfK-Umfragen den Schluss darauf zulassen, dass der von Lindt angebotene „Goldhase“ am Markt eine Präsenz hat, die den Verkehr dafür sensibilisiert hat, dass Form und Farbe des Hasen auch auf die Herkunft von einem bestimmten Unternehmen hindeuten (vgl. OLG Frankfurt, a.a.O., 256). Zur Bekanntheit ihres Produktes „Goldhase“ haben die Beklagten auch im vorliegenden Verfahren auf den Seiten 2-4 der Klageerwiderung unter Bezugnahme auf das Gutachten der GfK vom 06.03.2012 und zu den verkauften Stückzahlen unwidersprochen vorgetragen. Davon und von der diesbezüglichen Rechtsauffassung des Oberlandesgerichts Frankfurt, der der Senat folgt und die der ästhetischen Gestaltung, insbesondere Form und Farbe der Figur herkunftshinweisende Funktion und damit Kennzeichnungskraft nicht gänzlich abspricht, ausgehend gilt Entsprechendes auch für die ästhetische Gestaltung des „Gold-Teddy“, der sich nach dem maßgeblichen Gesamteindruck an den bekannten „Goldhasen“ anlehnt und hinsichtlich der goldfarbenen Verpackungsfolie und dem roten Plisseeband nebst Anhänger – ebenso wie das „Rentier“ und die „Glocke“, vgl. die Abbildungen Bl. 82 d.A. – in die Produktlinie der Beklagten einfügt.

Vor allem aber hat das Landgericht nicht hinreichend berücksichtigt, dass der „Lindt-Teddy“ als komplexes Kennzeichen mit dem mittig auf dem Bauch des Bären platzierten Wortbestandteil „Lindt“ bzw. „Lindt-Teddy“ einen stark kennzeichnungskräftigen Bestandteil aufweist, der nach dem maßgeblichen Gesamteindruck gegenüber den ästhetischen Gestaltungsmerkmalen der Warenform und Farbe prägenden Charakter hat und den der Verkehr in besonderem Maße als Herkunftshinweis auf die Beklagten wahrnehmen wird.

(5) Davon ausgehend kann der Auffassung des Landgerichts, die Bezeichnung „GOLDBÄR“ stelle die für den Verbraucher naheliegende, ungezwungene, erschöpfende und gleichsam einprägsame Bezeichnung für das angegriffene Produkt dar, nicht gefolgt werden. Von einer solchen Ähnlichkeit im Rechtssinne zwischen den Produktausstattungen in ihrer Gesamtheit – wie sie Gegenstand der Klage sind – und der Klagemarke vermag der Senat nicht auszugehen.

Im Streitfall sprechen die Umstände insgesamt gegen die Annahme, dass allein Form und Farbe der angegriffenen konkreten Produktausstattungen beim Publikum die relevante und ungezwungene gedankliche Verknüpfung zu der bekannten Klagemarke „GOLDBÄREN“ hervorrufen. Dafür genügt es nämlich nicht, dass der Verbraucher innerhalb der mehrere herkunftshinweisende Zeichen aufweisenden Gesamtgestaltung eine an die Klagemarke erinnernde Form und Farbe der Verpackung selbstständig wahrnimmt. Vielmehr müsste er in seiner Wahrnehmung von den nachdrücklich auf „Lindt“ hinweisenden Wortelementen und sonstigen Gestaltungsmerkmalen aus der Produktreihe der Beklagten absehen und im Sinne einer Abstraktionsleistung aus der angegriffenen Gesamtgestaltung allein Form und Farbe der Gestaltung herausgreifen und eine gedankliche Verbindung zu dem Wort „GOLDBÄREN“ herstellen. Eine derart abstrakte Vorgehensweise ließe die herausgearbeiteten herkunftshinweisenden Merkmale des Produktes in seinem maßgeblichen Gesamterscheinungsbild unberücksichtigt (vgl. Senat, GRUR-RR 2012, 341 [344] – Ritter-Sport). Angesichts der auf das Unternehmen der Beklagten hinweisenden kennzeichnungskräftigen Bestandteile des komplexen Zeichens kann daher nicht festgestellt werden, dass das Wortzeichen „GOLDBÄREN“ die „naheliegende und ungezwungene“ Benennung des angegriffenen Produkts darstellt. Da der Verkehr jedenfalls durch den Wortbestandteil „Lindt“ bzw. „Lindt-Teddy“, aber auch durch die sich in die Produktreihe mit dem Hasen einfügende Gestaltung des Bären zwanglos auf das Unternehmen der Beklagten hingewiesen wird, wird er – wenn überhaupt – erst über gedankliche Zwischenschritte eine Assoziation zu dem Wortzeichen „GOLDBÄREN“ und damit allenfalls mittelbar eine Verbindung zu der Marke und/oder dem Unternehmen der Klägerin herstellen.

Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks von angegriffenen konkreten Ausstattungen ist nicht auszuschließen, dass die Erscheinung eines Zeichens durch die Verwendung eines weiteren Zeichens überlagert wird, was zur Folge haben kann, dass ungeachtet einer bestehenden Identität oder Ähnlichkeit des einen Bestandteils mit der Klagemarke aufgrund der zusätzlichen Kennzeichnung das auf diese Weise entstandene zusammengesetzte Zeichen vom Schutzbereich des Klagezeichens nicht mehr erfasst wird (vgl. BGH, GRUR 2002, 171 [Rn. 47] – Marlboro-Dach). Angewandt auf den Zeichenvergleich in der vorliegenden Überkreuzkollision bedeutet dies, dass die Wortmarke zwar eine naheliegende Benennung von Farbe und Form der Bärenfigur darstellen mag, dass diese Elemente nach dem maßgeblichen Gesamteindruck jedoch gleichsam „überlagert“ werden durch die kennzeichnungskräftigen Wortbestandteile und herkunftshinweisenden sonstigen Gestaltungsmerkmale Goldfolie in der Kombination mit dem roten Plisseeband nebst Anhänger. Wird aber bei visueller Wahrnehmung des Schokoladenbären der Beklagten in erster Linie ein Parallelbegriff zum „Lindt-Goldhasen“ assoziiert und wird dadurch eine mögliche Verknüpfung zu den „Gummibärchen“ der Klägerin jedenfalls überlagert, kann eine mögliche Assoziation mit dem Begriff „GOLDBÄREN“ nicht die „naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung“ des Produkts im oben genannten Sinne sein (vgl. Lerach, a.a.O.; so auch Haag/Deckers, a.a.O., Rn. 35).

Eine andere Beurteilung rechtfertigt schließlich auch nicht der Hinweis der Klägerin auf die Oldtimer-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH, GRUR 1971, 251 ff), nach der die dort beim Zeichenvergleich in der Überkreuzkollision eines Wort- mit einem Bildzeichen festgestellte Verwechslungsgefahr nicht dadurch beseitigt werde, dass die angegriffenen Kennzeichnung nur im Zusammenhang mit dem Firmenschlagwort „A“ benutzt werde. Denn eine Begründung hierfür findet sich in den dortigen Entscheidungsgründen nicht. Zu berücksichtigen ist dabei, dass es sich bei dem vom Bundesgerichtshof zu beurteilenden Zeichen nicht um ein Kombinationszeichen handelte. Vielmehr wurde das angegriffene Zeichen lediglich „im Zusammenhang“ mit einem Firmenschlagwort verwendet, das nicht geeignet war, die festgestellte Verwechslungsgefahr mit dem Klagezeichen zu beseitigen (a.a.O. S. 253). Im vorliegenden Fall ist jedoch überhaupt erst die vorausliegende Frage der gedanklichen Verknüpfung der Zeichen zu prüfen. Jedenfalls nach dem oben charakterisierten Gesamteindruck des angegriffenen „Lindt-Teddys“ und der Bestimmung seines Schutzumfanges entlang den zum „Goldhasen“ entwickelten Grundsätzen steht der stark kennzeichnungskräftige Wortbestandteil „Lindt“ der Annahme von Zeichenähnlichkeit – und damit auch der Annahme von Verwechslungs- oder Verwässerungsgefahr – entgegen.

(6) Dass unter diesen Umständen eine hinreichend intensive gedankliche Verknüpfung zwischen angegriffenen Produktausstattungen und der Klagemarke von keinem relevanten Teil der Durchschnittsverbraucher hergestellt wird, bestätigen die von der Beklagten im Berufungsverfahren als vorgelegten Anlagenkonvolut BF 10 vorgelegten Verkehrsbefragungen, die die Schokoladenfiguren mit den Bezeichnungen „Lindt Milk Chocolate“ bzw. „Lindt Teddy“ zum Gegenstand haben. Auf die Frage nach der Benennung der Schokoladenfigur wählen nur 8,5 % bzw. 8,4 % die Bezeichnung “Goldbär“, „Goldbärchen“, „Haribo Goldbären“ oder „Goldbärchi“. Bei der Feststellung gedanklicher Verbindungen oder Vorstellungen schließen lediglich 0,8 % bzw. 0,6 % gedanklich auf „Goldbär/Haribo“. Insgesamt benennen 81,6 % bzw. 84,5 % der Befragten „Lindt“ als den Hersteller bzw. die Marke. Die vorgelegten Studien sprechen demnach dafür, dass die vorgelegte Schokoladenfigur vom Verkehr als eigenständiges Produkt aufgefasst und keine Verbindung zu dem „GOLDBÄREN“ der Firma Haribo hergestellt wird.

Soweit die Klägerin im Berufungsverfahren zu den von den Beklagten vorgelegten Verkehrsgutachten Stellung genommen und dabei zunächst Verspätung gemäß §§ 530, 531 ZPO gerügt hat, greift dieser prozessuale Einwand nicht durch. Bei den Ergebnissen der Verkehrsbefragungen und den zugrunde liegenden Erhebungen handelt es sich um unstreitige Tatsachen, die lediglich in der Bewertung und Schlussfolgerung zwischen den Parteien streitig sind. Als in tatsächlicher Hinsicht unstreitige Indiztatsache im Rahmen der Rechtsfrage, ob Verwechslungsgefahr bzw. die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens besteht, dürfen die Verkehrsgutachten daher grundsätzlich berücksichtigt werden. Soweit die Klägerin weiterhin die fehlende Aussagekraft der in den Verkehrsbefragungen erfolgten Fragestellungen geltend macht, weil die Umfragen „in ihrer Gesamtkonzeption nicht den zentralen Kern des vorliegenden Rechtsstreits berücksichtigen“, steht dies der Verwertbarkeit der genannten Indiztatsachen nicht entgegen. Eine offene Einstiegsfrage ist, wenn es um die Bekanntheit bestimmter Zeichen geht, nicht erforderlich (vgl. Pflüger, GRUR 2004, 652 [654]). Es ist auch nicht erforderlich, dass die Fragen den streitgegenständlichen Sachverhalt in dem Sinne „abdecken“, dass die zentralen Fragen des Rechtsstreits – im Sinne einer Subsumtion – beantwortet werden müssten. Auch soweit die Klägerin schließlich beanstandet, dass den Befragten zunächst das Produkt mit der Aufschrift „Lindt“ und sodann ein neutralisiertes Produkt gezeigt worden ist, spricht das nicht gegen einen Erkenntnisgewinn aus den Befragungen, da angegriffen in der konkreten Verletzungsform tatsächlich und ausschließlich die Produkte mit dem kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil „Lindt“ bzw. „Lindt-Teddy“ sind.

d.
Ist demnach nicht festzustellen, dass die angegriffenen Produktaufmachungen der Beklagten eine hinreichende Ähnlichkeit mit der Klagemarke aufweisen, um eine für die Anwendbarkeit des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG genügende gedankliche Verknüpfung zwischen ihnen annehmen zu können, kommt es auf die weiteren vom Landgericht geprüften Voraussetzungen des Verletzungstatbestandes einer auch als „Verwässerung“ oder „Schwächung“ bezeichneten Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Klagemarke nicht mehr an. Wie oben ausgeführt, genügt es für die Annahme einer gedanklichen Verknüpfung im Rechtssinne nicht, wenn ein Zeichen geeignet ist, durch bloße Assoziation an ein fremdes Kennzeichen Aufmerksamkeit zu erwecken; auch überragend bekannte, unverwechselbare Marken genießen nur gegenüber Zeichen Schutz, die hinreichend ähnlich sind. Nach der im wesentlichen sinngleichen Formulierung des Bundesgerichtshofs liegt eine Rufausbeutung dann vor, wenn sich „ein Wettbewerber mit der Kennzeichnung seiner Waren der Marke angenähert hat, um Gütevorstellungen, die der Verkehr mit den unter der Marke vertriebenen Erzeugnissen verbindet, in unlauterer Weise für sich auszunutzen“ (BGH, GRUR 2005, 583, 584 – Lila-Postkarte). Hinreichende Zeichenähnlichkeit und eine Annäherung im vorstehenden Sinne kann aus den dargelegten Gründen nicht angenommen werden. Jedenfalls fehlt es an Anhaltspunkten für eine „Aufmerksamkeitsausbeutung“, die schon im Hinblick darauf schon im Hinblick darauf fern liegt, dass die Beklagten selbst bekannte Hersteller im Süßwarensegment sind und sich das angegriffene Produkt in die eigene Produktlinie der Beklagten einfügt (vgl. OLG Hamburg, GRUR-RR 2009, 303 [306] – All-in-One).

Eine andere Beurteilung rechtfertigen schließlich nicht die Erkenntnisse aus dem von der Klägerin als Anlage zum Schriftsatz vom 25.02.2014 vorgelegten Verkehrsgutachten vom 24.02.2014. Das Gutachten lässt insbesondere nicht den Schluss zu, dass 10,6 % der Befragten die angegriffenen Produktausstattungen mit der Klägerin, ihrer Wortmarke oder den unter ihrer Marke vertriebenen Produkten verbinden und dadurch deren bekannte Marke verwässert wird. Die Befragten sind nach Assoziationen mit der Klagemarke gefragt worden, ihnen ist jedoch nicht die streitgegenständliche Schokoladenfigur vorgelegt worden, so dass das Gutachten schon keine Aussagekraft bezüglich der entscheidungserheblichen Frage hat, welches nach der maßgeblichen Verkehrsauffassung die naheliegende und ungezwungene Bezeichnung für das Beklagtenprodukt ist. Soweit die Klägerin die Ansicht vertritt, dass durch die ermittelten Zuordnungswerte, nach denen mittlerweile 10,6 % der Käufer/Esser von Süßwaren bei der Bezeichnung „GOLDBÄR“ an das Unternehmen der Beklagten denken, eine im Verlaufe des Prozesses deutlich fortgeschrittene Verwässerung der Bezeichnung „Goldbär“ durch das von Lindt vertriebene Bärenprodukt belegt werde, folgt daraus nichts anderes. Abgesehen davon, dass der Rückschluss von einer möglichen, empirisch belegten Verwässerung auf eine tatbestandsmäßige Zeichenähnlichkeit tatsächlich nicht möglich und zulässig ist, sind die Gründe für die Antworten, aus denen sich der durch das Gutachten ermittelte Zuordnungswert von 10,6 % ergibt, nicht erfragt worden und auch sonst nicht erkennbar, so dass auch ein Zusammenhang mit dem in Streit stehenden Schokoladenprodukt nicht konkret festgestellt werden kann. Es erscheint beispielsweise nicht ausgeschlossen, dass die zunehmende Zuordnung des Begriffs „GOLDBÄR“ zu dem Unternehmen der Beklagten auf die kontinuierliche Ausweitung der Produktpalette der Beklagten (Goldhase, Gold-Rentier, Gold-Glocke) und eine damit verbundene steigende Präsenz ihrer „Gold“-Produkte am Markt zurückzuführen ist. Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung des EuGH die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft einer Marke die Darlegung erfordert, „dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, in Folge der Benutzung der jüngeren Marke geändert hat oder dass die ernsthafte Gefahr einer künftigen Änderung dieses Verhaltens besteht“ (EuGH, GRUR 2009, 56 [Rn. 77] – Intel; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 14 Rn. 1274, 1370). Eine solche Gefahr auch nur der künftigen Änderung des Verbraucherverhaltens in Bezug auf die in Rede stehenden Produkte lässt sich auch aus dem Verkehrsgutachten vom 24.02.2014 nicht ableiten.

e.
Ein Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht aus den gleichen Gründen nicht. Verneint man wie dargelegt die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen, schließt das sowohl einen Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als auch einen Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG aus. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzulegen als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (BGH, GRUR 2004, 594 [596] – Ferrari-Pferd; BGH, GRUR 2007, 1071 – Kinder II; BGH, GRUR 2009, 672 – Ostsee-Post; vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 – TÜV II; vgl. auch EuG, GRUR Int. 2012, 245 – NC Nickol / Nike; Senat, GRUR-RR 2012, 341 = juris, Rn. 26 – Ritter-Sport).

Eine Verwechslung mit der Klagemarke scheidet jedenfalls aus; deren beachtliche Kennzeichnungskraft genügt auch im Bereich der Warenähnlichkeit nicht, die Unähnlichkeit zu der eindeutig auf „Lindt“ hinweisenden Aufmachung zu überwinden. Auch für die Annahme einer Verwechslungsgefahr in weiterem Sinne bestehen keine Anhaltspunkte. Dem Verkehr sind die Parteien als bedeutende Süßwarenhersteller in Deutschland bekannt. Anhaltspunkte dafür, dass er wegen der Verwendung der in Goldfolie verpackten Bärenfigur von organisatorischen oder wirtschaftlichen Verflechtungen der Parteien ausgehen könnte, bestehen unter keinen Umständen. Entsprechendes erscheint angesichts des abweichenden und eigenständigen Gesamteindrucks des „Lindt-Teddys“, der von dem stark kennzeichnungskräftigen, auf die Beklagten als bedeutende Herstellerinnen von Schokoladenprodukten in goldfarbiger Verpackung hinweisenden Wortzeichen geprägt wird, ausgeschlossen.

2.
Soweit das Landgericht – von seinem Standpunkt aus zu Recht – auf die von der Klägerin hilfsweise geltend gemachten Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG in Verbindung mit ihrer eingetragenen Marke DE 39922430 sowie einer behaupteten zu ihren Gunsten bestehenden entsprechenden Marke kraft Verkehrsgeltung nicht weiter eingegangen ist, so dass sie – wie die weiteren noch zu behandelnden Ansprüche – ohne Anschlussberufung der Prüfung im Berufungsrechtszug unterliegen (vgl. BGH, NJW-RR 2005, 220), bleibt die Klage ebenfalls ohne Erfolg.

Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den angegriffenen Aufmachungen und den hilfsweise geltend gemachten Wortmarken mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit ebenso ausscheidet und eine Verwässerung dieser Marken – ihre Bekanntheit und im Falle der Benutzungsmarke bereits ihr Bestehen unterstellt – aus denselben Gründen ausscheiden muss wie die Verwässerung der bekannten Klagemarke DE 974380.

Auf den Einwand der Beklagten, die Marke „GOLDBÄR“ sei löschungsreif, weil die Bezeichnung nicht zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen, auch nicht der „Gummibärchen“, sondern nur als Name der Figur des winkenden Bären als Werbe- und Identifikationsfigur benutzt werde, mithin nur Unternehmens- und keinen Produktbezug habe und daher nicht markenmäßig verwendet werde, kommt es danach nicht an. Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke „Goldbär“ dürfte entgegen der Auffassung der Beklagten gleichwohl bejahen sein. Nach § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter nicht verändern. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt es insoweit maßgeblich darauf an, ob der angesprochene Verkehr, sofern er die eingetragene Form der Marke kennt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Der Verkehr muss das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzen (vgl. G, Markenrecht, 4. Auflage, § 26 Rn. 203 m.w.N.). Dem steht die von den Beklagten zitierte Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 13.09.2007 (GRUR 2008, 343 [Rn. 86] – Bainbridge ) unter keinen Umständen entgegen. Der Europäische Gerichtshof ist von dem von ihm aufgestellten Grundsatz, dass mehrere verschiedene Marken grundsätzlich nicht durch ein und dieselbe Verwendungsform rechtserhaltend benutzt und verteidigt werden können, wieder abgerückt bzw. hat klargestellt, dass Art. 10 der MRRL eine rechtserhaltende Benutzung in abweichender Form erlaube und nicht vorschreibe, dass die abweichende Benutzungsform ihrerseits nicht eingetragen sein darf (vgl. EuGH, GRUR 2012, 1257 – PROTI). Hier besteht im Übrigen die Besonderheit, dass nur formal die Nutzung einer Marke, die in einer anderen Marke enthalten ist, in Rede steht; eigentlich handelt es sich um den gleichen Begriff, der im Singular und Plural verwendet wird. Der Verbraucher wird insoweit nicht zwischen „GOLDBÄR“ und „GOLDBÄREN“ differenzieren.

3.
Soweit die Klägerin ihre Klage hilfsweise auf die Gemeinschaftsbildmarke „Goldbär“ EU 0094237757 gestützt hat, ist die Klage bereits unzulässig. Nach § 1 der Verordnung über die Zuweisung von Gemeinschaftsmarken-, Gemeinschaftsgeschmacksmuster-, Patent-, Sortenschutz-, Gebrauchsmusterstreitsachen und Topographieschutzsachen vom 30.08.2011 (GV. NRW. S. 468 SGV. NRW. 301) ist für Gemeinschaftsmarkensachen in Nordrhein-Westfalen das Landgericht Düsseldorf ausschließlich zuständig. Dies ist vom Senat auch in der Berufungsinstanz noch zu prüfen, § 513 Abs. 2 ZPO steht nicht entgegen. Zwar gilt diese Vorschrift grundsätzlich auch für die Frage der Gerichtseinteilung (vgl. MünchKomm-ZPO/Rimmelspacher, 4. Aufl. 2012, § 513 Rn. 15). Das Landgericht hatte jedoch keinen Anlass, über seine Zuständigkeit für die Ansprüche aus der Gemeinschaftsbildmarke zu entscheiden, da es sich mit ihnen nicht befassen musste. In einer solchen Situation ist die unterbliebene Prüfung der Zuständigkeit in der Rechtsmittelinstanz nachzuholen (vgl. BGH, NJW 1988, 2380). Nachdem die Beklagten keine Einwilligung in die diesbezüglich in der Berufungsverhandlung erklärte Teilklagerücknahme erteilt haben, war die Klage insoweit als unzulässig abzuweisen; das Einwilligungserfordernis des § 269 Abs. 1 ZPO wirkt in der Berufungsinstanz fort (vgl. Zöller-Heßler, ZPO, 30. Auflage, § 516 Rn. 1).

4.
Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 MarkenG gestützt auf die Bildmarke „Goldbär“ in Form der Benutzungsmarke kraft Verkehrsgeltung sind – ihr Bestehen unterstellt – ebenfalls nicht gegeben.

Auch hier besteht keine hinreichende Zeichenähnlichkeit, die die Gefahr der Verwechslung oder Verwässerung begründen könnte. Zwar sind die Bildmarke der Klägerin und der „Lindt Teddy“ der Beklagten im Ansatz mit ähnlichen Attributen – Bärenfigur, gelb- bzw. goldfarbig, rote Schleife – zu beschreiben. Der jeweilige Gesamteindruck der beiden auf Bl. 96 d.A. gegenüber gestellten Zeichen unterscheidet sich aber erheblich: Während der „Goldbär“ der Klägerin ähnlich einer Comic-Figur dargestellt wird, die aufrecht steht und über einen schlanken, vermenschlichten Körper mit erkennbaren und ausgeprägten Armen und Beinen sowie ein herausgearbeitetes Gesicht verfügt, ähnelt der „Lindt-Teddy“ in der Form einem Stofftier und weist einen eher gedrungenen Körper in sitzender Körperhaltung mit lediglich angedeuteten Armen, Beinen und Gesichtszügen auf.

5.
Die Klage ist auch nicht gestützt auf die Wortmarke „Gold-Teddy“ DE 302011030914 die für die Klägerin mit Priorität vom 03.06.2011 angemeldet ist, begründet.

Während Ansprüche aus Bekanntheitsschutz insoweit erkennbar fernliegen und nicht geltend gemacht werden, ist auch der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht begründet.

Dies gilt hinsichtlich der mit den Klageanträgen zu I.1. und 2. angegriffenen Ausführungsformen schon aus den entsprechenden Erwägungen zu Ziffer II. 1. mangels Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen. Ebenso wenig wie die Bezeichnung „Goldbären“ ist die Bezeichnung „Gold-Teddy“ – unabhängig von ihrem Wortsinn – die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung der Schokoladenfigur. Auch hier sind im Rahmen des Zeichenvergleichs die kennzeichnungskräftige Elemente (insbesondere das Wortzeichen „Lindt“ und die ästhetische Gesamtgestaltung) zu berücksichtigen, die auf die Beklagten und ihre Produktlinie hinweisen.

Ob eine Zeichenähnlichkeit der Wortmarke „Gold-Teddy“ jedoch hinsichtlich der mit dem Klageantrag zu Ziffer I.3. angegriffenen Ausstattungsform anzunehmen ist, weil der für den Gesamteindruck des Produkts prägende Wortbestandteil neben „Lindt“ –den Zusatz „Teddy“ enthält und daher mit der Klagemarke insoweit teilidentisch ist, bedarf keiner Entscheidung. Denn jedenfalls können die Beklagten der Wortmarke „Gold-Teddy“ der Klägerin den Einwand einer böswilligen Markenanmeldung im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 10 MarkenG entgegenhalten.

Kriterien für die Annahme von „Bösgläubigkeit“ sind eine etwaige Kenntnis der Vorbenutzung des angemeldeten oder eines ähnlichen Zeichens und eine Behinderungsabsicht des Anmelders als subjektives Tatbestandsmerkmal, das sich aufgrund der objektiven Umstände des Falles, z.B. fehlende Benutzungsabsicht, beurteilen lässt (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 8 Rn. 296 ff m.w.N.). Von einer sittenwidrigen Anmeldung kann allerdings nicht schon dann ausgegangen werden, wenn der Anmelder eines Kennzeichens weiß, dass ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Für eine Bejahung der Sittenwidrigkeit müssen vielmehr auf Seiten des Anmelders besondere, die Unlauterkeit begründende Umstände hinzutreten (vgl. BGH, GRUR 2004, 510 [511] – S100). Die Absicht, einen Dritten an der Vermarktung einer Ware zu hindern, kann unter bestimmten Umständen für die Bösgläubigkeit des Angreifers kennzeichnend sein. Gleichwohl lässt sich nicht ausschließen, dass sogar unter derartigen Umständen und insbesondere dann, wenn mehrere Hersteller auf dem Markt gleiche oder ähnliche Zeichen für gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Waren verwenden, der Anmelder mit der Eintragung dieses Zeichens ein berechtigtes Ziel verfolgt. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung weiß, dass ein Dritter, der erst seit kurzer Zeit auf dem Markt tätig ist, versucht, Nutzen aus dem genannten Zeichen zu ziehen, indem er dessen Aufmachung kopiert, was den Anmelder dazu veranlasst, das Zeichen eintragen zu lassen, um die Verwendung dieser Aufmachung zu verhindern (vgl. EuGH, GRUR 2009, 763 [Rn. 49] – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth).

Danach ist unter Berücksichtigung aller in die Abwägung einzustellenden Umstände und von einer Behinderungsabsicht der Klägerin auszugehen, die sich gegenüber den Beklagten nicht auf einen sachlichen und damit rechtfertigenden Grund für die Anmeldung ihrer Wortmarke „Gold-Teddy“ berufen kann. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die Klägerin die Marke „Gold-Teddy“ mit Priorität vom 03.06.2011 angemeldet hat, nachdem die Beklagten die Klägerin über die beabsichtigte Verwendung des Begriffs „Teddy“ für eine Schokoladenhohlfigur in Goldfolie informiert haben. Dass der Begriff „Teddy“ von der Klägerin im Verkehr in der Vergangenheit für ihre „Gummibärchen“ verwendet worden ist, ist nicht ersichtlich und wird von ihr auch nicht vorgetragen. Es kann dabei dahinstehen, ob zu ihren Gunsten ein schützenswertes Interesse anzuerkennen ist, die bekannte Wortmarke „GOLDBÄREN“ auch in Randbereichen und bezüglich dem „Bären“ verwandter Bezeichnungen zu verteidigen, um Assoziationen zu dem Kennzeichen „GOLDBÄREN“ entgegenzuwirken. Selbst bei Annahme eines solchen schützenswerten Interesses der Klägerin ist aber zugunsten der Beklagten zu berücksichtigen, dass die Wahl des Begriffs „Teddy“ gerade das Bemühen um eine Abgrenzung von dem Begriff „Bär“ erkennen lässt. Vor allem aber wirkt sich im Rahmen der in die Abwägung einzustellenden Umstände aus, dass die Beklagten nicht im Sinne der oben genannten Grundsätze erst seit kurzer Zeit auf dem Markt tätig ist und nicht im dargelegten Sinne davon ausgegangen werden kann, dass sie versucht, Nutzen aus dem genannten Zeichen zu ziehen, indem sie es kopiert. Vielmehr verfügt sie selbst seit vielen Jahren, namentlich seit 1927 über eine Wort-/Bildmarke „Teddy“ und seit 1994 über eine eigene Wortmarke „Teddy“ und kann sich dadurch – auch als ebenfalls bekannte Süßwarenherstellerin – ihrerseits auf eine berechtigte Wahrung ihres Besitzstandes berufen.

6.
Soweit die Klägerin ihre Klage in zweiter Instanz ausdrücklich auch auf die für sie eingetragene – Farbmarke „Gold“ DE 302008048605 stützt, sieht der Senat darin keine – in der Berufungsinstanz mangels Anschlussberufung gegebenenfalls unzulässige – Klageerweiterung, sondern eine reine Klarstellung zu dem erstinstanzlichen Vorbringen, das dahin auszulegen ist, dass die Klage auch in erster Instanz hilfsweise auf die Farbmarke gestützt worden ist. Die Klägerin hat die Farbmarke bereits in der Klageschrift bezeichnet und zum Gegenstand ihres Vorbringens gemacht; dementsprechend hat das Landgericht in dem Tatbestand des angefochtenen Urteils als unstreitig festgestellt, dass die Klägerin Inhaberin einer konturlosen Farbmarke „Gold“ im Süßwarensegment ist.

Die Klage kann jedoch auch nicht mit Erfolg auf die Farbmarke gestützt werden.

Das Recht aus einer abstrakten Farbmarke kann durch die Verwendung der Farbe auf der Verpackung einer Ware verletzt werden, wenn der Verkehr darin auch unter Berücksichtigung aller sonstigen Elemente der Verpackung einen Herkunftshinweis sieht. Dies kann in Betracht kommen, wenn einerseits die geschützte Farbe über eine durch Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt und aufgrund dessen der Verkehr daran gewöhnt ist, bei Waren der in Rede stehenden Art in der geschützten Farbe einen Herkunftshinweis zu sehen, und wenn die Farbe andererseits auch in der angegriffenen Verwendungsform durch herkömmliche Herkunftshinweise nicht in den Hintergrund gedrängt wird und daher als Herkunftshinweis in Betracht kommt. Wird eine Farbe auf der Verpackung einer Ware verwendet, so kann allerdings nur ausnahmsweise angenommen werden, dass dies herkunftshinweisend geschieht. Denn die Verbraucher sind es nicht gewöhnt, aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung ohne Beifügung von graphischen oder Wortelementen auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine Farbe als solche nach den gegenwärtigen Gepflogenheiten grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird. Eine solche Ausnahme setzt voraus, dass die Farbe als solche im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortritt, dass sie als Kennzeichnungsmittel verstanden wird. (EuGH, GRUR 2003, 604 – Libertel; BGH, GRUR 2005, 427 – Lila-Schokolade; BGHZ 156, 126, 136 f. – Farbmarkenverletzung I; BGH, GRUR 2004, 154 [155] – Farbmarkenverletzung II).

Die Farbmarke wie aus Anlage CBH K 18 ersichtlich ist für „Fruchtgummi“ aufgrund umfassender Benutzung auf den Produktverpackungen als verkehrsdurchgesetzte Farbmarke zur Eintragung gelangt. Es ist jedoch schon nicht ersichtlich und wird von der Klägerin auch nicht dargelegt, dass der eingetragene Farbton mit der Farbe der Goldfolie des „Lindt-Teddys“ übereinstimmt oder dieser zumindest in hohem Maße ähnlich ist. Jedenfalls vermag der Senat nicht festzustellen, dass die Farbe „Gold“ auf den Produktgestaltungen der Klägerin vom Verkehr überhaupt als Herkunftshinweis verstanden wird, denn die Farbe als solche tritt im Rahmen aller sonstigen Elemente, namentlich den stark kennzeichnungskräftigen Wortbestandteilen „HARIBO“ und „GOLDBÄREN“ sowie der Bärenfigur und den Produktabbildungen, nicht in einer Weise hervor, die geeignet sein könnte, sie als Kennzeichnungsmittel aufzufassen. Im Übrigen hat die Farbe auch in der angegriffenen Verwendungsform – wie oben ausgeführt – jedenfalls keinen stark kennzeichnungskräftigen Charakter und wird durch herkömmliche Herkunftshinweise, namentlich den seinerseits stark kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil „Lindt“ überlagert.

7.
Schließlich bestehen auch die äußerst hilfsweise aus §§ 8, 4 Nr. 9a) und b), 5 Abs. 2 UWG geltend gemachten wettbewerbsrechtlichen Ansprüche nicht.

a.
Der Vertrieb eines ein fremdes Leistungsergebnis nachahmenden Erzeugnisses kann wettbewerbswidrig sein, wenn das nachgeahmte Produkt über wettbewerbliche Eigenart verfügt und besondere Umstände hinzutreten, die Nachahmung unlauter erscheinen lassen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen, so dass bei größerer wettbewerblicher Eigenart und einem höheren Grad der Übernahme geringe Anforderungen an die besonderen Umstände zu stellen sind, die die Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begründen und umgekehrt (BGH, GRUR 2009, 79 – Gebäckpresse; BGH, GRUR 2009, 1073 – Ausbeinmesser; BGH, GRUR 2010, 80 – LIKEaBIKE; BGH, GRUR 2010, 536 – Modulgerüst II; BGH, GRUR 2012, 58 – Seilzirkus).

Soweit die Klägerin wettbewerbsrechtliche Ansprüche aus §§ 8, 4 Nr. 9 a) und b) UWG auf die „Goldbärenfigur“ sowie die „klassische Goldbärenproduktform“ (= „Gummibärchen“) stützen will, lässt sich ihrem Vorbringen schon nur schwerlich entnehmen, aus welcher konkret wettbewerblich eigenartigen Produktaufmachung sie die geltend gemachten Ansprüche herleiten will. Hinsichtlich der Goldbärenfigur ist schon nicht vorgetragen, dass die Figur dem Verkehr in relevanten Umfang isoliert von oder prägend in einer konkreten Produktausstattung begegnet; allenfalls kann davon wohl bei den in der Klageschrift dargestellten Verkaufsauslagen oder Merchandise-Artikeln ausgegangen werden, zu denen nicht dargelegt ist, dass sie im Verkehr in relevantem Umfang verwendet werden. Im Übrigen wird die Figur – wie oben im Rahmen der Ausführungen zu der Bildmarke ausgeführt – ähnlich einer Comic-Figur dargestellt, die aufrecht steht und über einen schlanken, vermenschlichten Körper mit erkennbaren und ausgeprägten Armen und Beinen sowie ein herausgearbeitetes Gesicht verfügt. Die „klassische Goldbärenproduktform“ ist ein dreidimensionales Süßwarenprodukt, das in roter, gelber, grüner, weißer, orangener und gelber Farbe ausgestaltet einen sitzenden „Mini-Bären“ darstellt, dessen Gesicht und Gliedmaßen in der Formgestaltung hervorgehoben sind.

Jedenfalls fehlt es für beide an einer wettbewerbsrechtlich relevanten Nachahmung durch die Beklagten. Soweit diese bei der Bärenfigur überhaupt Merkmale der klägerischen Produktausstattung übernommen haben, was für die Gummibärchen selbst angesichts des unterschiedlichen Materials (Gummiwaren bzw. Schokolade in Goldfolie), vor allem aber der unterschiedlichen Größe schon fern liegt, kann unter Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen dem Grad einer wettbewerblichen Eigenart der Klägerprodukte, der Art und Weise und der Intensität einer Übernahme und den möglicherweise die Wettbewerbswidrigkeit begründenden besonderen Umständen weder eine vermeidbare Herkunftstäuschung noch eine unangemessene Rufbeeinträchtigung oder Rufausbeutung festgestellt werden. Auch wenn der „Lindt-Teddy“ – wie oben im Rahmen der markenrechtlichen Erwägungen ausgeführt – zunächst mit den Attributen „Bärenfigur, gelb- bzw. goldfarbig, rote Schleife“ beschrieben werden kann, weicht er in der konkreten Produktausstattung, namentlich dem eher gedrungenen Körper in sitzender Körperhaltung mit lediglich angedeuteten Armen, Beinen und Gesichtszügen, deutlich von der stehenden Bärenfigur der Klägerin ab. Soweit die Klägerin die Nachahmung auf die jeweilige Produktform von Gummibärchen und Schokoladenfigur stützen und dies durch eine bildliche Verschmelzung – wie z.B. auf Bl. 42 d.A. – belegen will, verkennt sie, dass der Verkehr die Produkte nicht nur in ihrer konkreten Produktform – die im Übrigen hier schon der Größe nach erheblich divergiert, worüber die „Verschmelzung“ hinwegzutäuschen sucht – sondern aufgrund eines Gesamteindrucks in der konkreten Produktausstattung wahrnimmt; diese unterscheidet sich aber deutlich voneinander, was schon im Hinblick auf das gänzlich unterschiedliche Material – durchsichtige Gummiware einerseits, goldfarbig verpacktes Schokoladenprodukt andererseits – keiner weiteren Ausführungen bedarf. Dies gilt selbst dann, wenn zumindest der Produktform „Gummibärchen“ infolge überragender Verkehrsbekanntheit eine sehr hohe wettbewerbliche Eigenart zukommen sollte (vgl. zu Steigerung der wettbewerblichen Eigenart aufgrund Verkehrsbekanntheit BGH, GRUR 2012, 1155 = WRP 2012, 1379 [Rn. 38] – Sandmalkasten; GRUR 2013, 951 = WRP 2013, 1189 [Rn. 27] – Regalsystem; GRUR 2013, 1052 = WRP 2013, 1339 [Rn. 25] – Einkaufswagen III).

Damit kann auch nicht im Sinne des § 4 Nr. 9 a) UWG von einer nach Auffassung der Klägerin zumindest mittelbaren Herkunftstäuschung ausgegangen werden, die voraussetzen würde, dass der angesprochene Verkehr das unter einer anderen Kennzeichnung angebotene Produkt als Zweitmarke oder Bestandteil einer neuen Serie der Klägerin ansieht, oder einer Herkunftstäuschung im weiteren Sinne in der Form, dass der Verbraucher von organisatorischen oder wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beteiligten Unternehmen ausgeht (vgl. BGH, GRUR 2001, 251 [254] – Messerkennzeichnung; BGH, GRUR 2001, 443 [444] – Viennetta; BGH, GRUR 2009, 1073 – Ausbeinmesser) ausgegangen werden. Auch dies ist angesichts des abweichenden und eigenständigen Gesamteindrucks des „Lindt-Teddys“ nicht anzunehmen. Die vorstehend im Rahmen der markenrechtlichen Erwägungen erörterten Gesichtspunkte der geringen Ähnlichkeit und fehlenden Verwechslungsgefahr sind auf die Bärenfigur selbst, aber auch auf die Produktform der einfarbigen Gummiwarenprodukte ohne Verpackung, soweit sie Gegenstand des Vorbringens der Parteien gewesen sind, im Wesentlichen übertragbar.

Aus den gleichen Gründen liegt auch keine unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung im Sinne des § 4 Nr. 9 b) UWG vor, die voraussetzten würde, dass sich die Beklagten in so starkem Maße an das Originalprodukt anlehnen, dass die mit letzterem verbundenen Qualitätserwartungen und Gütevorstellungen auf die Nachahmung übertragen werden (vgl. Senat, NJOZ 2010, 1130 [1132] = MD 2010, 994 – Der Eisbär hustet nicht). Eine solche Anlehnung als Voraussetzung für einen etwaigen Gütetransfer liegt bereits fern, wenn der behauptete „Nachahmer“ – wie die Beklagten – selbst ein bekanntes Unternehmen ist (vgl. Senat, GRUR-RR 2014, 30 [33] – Küchenarmaturen). Sie erfordert eine aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise erkennbare Bezugnahme auf den Mitbewerber oder seine Produkte, welche vorliegend weder von der Klägerin dargetan noch sonst erkennbar ist.

b.
Soweit die Klägerin einen Anspruch aus § 5 Abs. 2 UWG pauschal auf „den Goldbär“ stützt, besteht aus den gleichen Gründen keine Ähnlichkeit zu dem Produkt der Beklagten als angeblichem Objekt der Verwechslungen. Lauterkeitsrechtliche Unterlassungsansprüche liegen danach insgesamt fern.

8.
Mangels Verwirklichung eines marken- oder wettbewerbsrechtlichen Schutztatbestandes entfallen ebenfalls die von der Klägerin geltend gemachten Annexansprüche.

III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Der Senat hat die Revision wegen der mit der Sache aufgeworfenen grundsätzlichen Fragen und im Interesse der Rechtsvereinheitlichung durch Entwicklung höchstrichterliche Leitlinien – insbesondere zu einer Überkreuzkollision zwischen einer Wortmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung – zugelassen (§ 543 Abs. 2 Nr. 1 und 2 ZPO).

Streitwert für das Berufungsverfahren: 5.000.000,- € (gegenüber dem in dem angefochtenen Urteil festgesetzten Streitwert im Einvernehmen mit den Parteien angemessen erhöht im Hinblick auf die hilfsweise geltend gemachten Ansprüche zu Ziffer 2.-7., über die der Senat zu entscheiden hatte (vgl. BGH, WRP 2014, 192)).

Stadt Land Fluss App verletzt nicht gleichlautende Wortmarke

Das Kammergericht Berlin hat in dem Berufungsverfahren bestätigt, dass eine App fürs Smartphone den Namen des in ihr umgesetzten Spieleklassikers verwenden darf, ohne ggfs. bestehende Markenrechte an der gleichlautenden Wortmarke zu verletzen.

Urteil

des Kammergerichtsberlin vom1. November 20113

Az.: 5 U 68/13

  1. Die Berufung der Klägerin gegen das am 4. April 2013 verkündete Urteil der Zivilkammer 52 des Landgerichts Berlin — 52 0 294/12 — wird zurückgewiesen.
  2. Die Klägerin hat die Kosten der Berufung zu tragen.
  3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
  4. Der Klägerin wird nachgelassen, die Vollstreckung des Beklagten wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe des vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht der Beklagte zuvor Sicherheit in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
  5. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe
A.

Die Klägerin ist Inhaberin der bei dem Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Wortmarke „Stadt Land Fluss“.
Der Beklagte vertreibt über den iTunes-Store Apps unter der Bezeichnung „Stadt, Land, Fluss — Multiplayer“.
Mit Schreiben ihrer Bevollmächtigten vom 17. August 2012 mahnte die Klägerin den Beklagten ab.
Die Klägerin hat behauptet, sie habe das Spiel „Stadt Land Fluss“ seit 2001 mehr als 300.000 mal verkauft. Sie hat weiter behauptet, sie habe das Unternehmen b-interaktive 2011 beauftragt, ein Konzept für die geplante Umsetzung eines Handyspiels unter der Marke „Stadt Land Fluss“ zu erarbeiten. Sie habe so den als Anlage K 11 zu ihrem Schriftsatz vom 2. April 2013 vorgelegten Vorschlag für eine mobile Applikation erhalten.
Die Klägerin hat beantragt,

  1. den Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,
    im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland das Zeichen „Stadt Land Fluss“ für Spiele zu benutzen, nämlich Spiele unter Nutzung dieses Zeichens anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder dieses Zeichen in der Werbung für Spiele zu benutzen, wenn dies wie folgt geschieht:
  2. festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus der im Antrag zu 1) beschriebenen Handlung bereits entstanden ist oder künftig noch entstehen wird,
  3. den Beklagten zu verurteilen, ihr durch Vorlage eines geordneten Verzeichnisses Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg der nach dem Antrag zu 1) gekennzeichneten Waren zu erteilen, insbesondere Angaben zu machen über Namen und Anschriften weiterer Hersteller, Lieferanten u.a., Vorbesitzer, gewerblicher Abnehmer und Verkaufsstellen, für welche die Waren bestimmt waren, über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen und bestellten Waren sowie über die Preise, die für die bestellten Waren bezahlt wurden,
  4. den Beklagten zu verurteilen, ihr Auskunft zu erteilen über Art und Umfang der in dem Antrag zu 1) beschriebenen Handlungen zu erteilen, und zwar durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich die mit den Namen nach Antrag 1) erzielten Umsätze und Gewinne, einschließlich aller Kostenfaktoren, jeweils aufgeschlüsselt nach Kalendermonaten sowie Art und Umfang der betriebenen Werbung, gegliedert nach Werbeträger, Erscheinungszeit und Verbreitungsgebiet, ergeben,
  5. auszusprechen, dass sie befugt ist, nach Rechtskraft des Urteils das Rubrum sowie Nr. 1 des Urteilstenors auf Kosten des Beklagten öffentlich bekannt zu machen, wobei die Bekanntmachung — nach ihrer Wahl — durch eine viertelseitige Anzeige in der Wochenendausgabe entweder der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder der Süddeutschen Zeitung sowie darüber hinaus durch eine halbseitige Anzeige in einer Ausgabe einer von der Klägerin festzulegenden Zeitschrift für Spielwaren erfolgt,
  6. den Beklagten zu verurteilen, an sie 2.552.20 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszins p.a. seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Der Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.
Der Beklagte hat die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

 Mit dem am 4. April 2013 verkündeten Urteil hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Es wird insoweit auf das erstinstanzliche Urteil verwiesen, und zwar auch hinsichtlich des weitergehenden erstinstanzlichen Vortrages der Parteien.
Die Klägerin wendet sich mit der Berufung gegen dieses Urteil. Sie wiederholt und vertieft ihren erstinstanzlichen Vortrag.

Die Klägerin beantragt nunmehr,
das am 4. April 2013 verkündete Urteil der Zivilkammer 52 des Landgerichts Berlin — 52 0 294/12 — zu ändern und

  1. 1. den Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,
    im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland das Zeichen „Stadt Land Fluss“ für Apps zu benutzen, nämlich Apps unter Nutzung dieses Zeichens anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder dieses Zeichen in der Werbung für Apps zu benutzen, wenn dies wie im erstinstanzliehen Antrag wiedergegeben geschieht:
  2. festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, ihr allen Schaden zu ersetzen., die ihr aus der im Antrag zu 1) beschriebenen Handlung bereits entstanden ist oder künftig noch entstehen wird,
  3. den Beklagten zu verurteilen, ihr durch Vorlage eines geordneten Verzeichnisses Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg der nach dem Antrag zu 1) gekennzeichneten Waren zu erteilen, insbesondere Angaben zu machen über Namen und Anschriften weiterer Hersteller, Lieferanten u.a., Vorbesitzer, gewerblicher Abnehmer und Verkaufsstellen, für welche die Waren bestimmt waren, über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen und bestellten Waren sowie über die Preise, die für die bestellten Waren bezahlt wurden,
  4. den Beklagten zu verurteilen, ihr Auskunft zu erteilen über Art und Umfang der in dem Antrag zu 1) beschriebenen Handlungen, und zwar durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich die mit den Namen nach Antrag 1) erzielten Umsätze und Gewinne, einschließlich aller Kostenfaktoren, jeweils aufgeschlüsselt nach Kalendermonaten sowie Art und Umfang der betriebenen Werbung, gegliedert nach Werbeträger, Erscheinungszeit und Verbreitungsgebiet, ergeben,
  5. auszusprechen, dass sie befugt ist, nach Rechtskraft des Urteils das Rubrum sowie Nr. 1 des Urteilstenors auf Kosten des Beklagten öffentlich bekannt zu machen, wobei die Bekanntmachung — nach ihrer Wahl — durch eine viertelseitige Anzeige in der Wochenendausgabe entweder der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder der Süddeutschen Zeitung sowie darüber hinaus durch eine halbseitige Anzeige in einer Ausgabe einer von der Klägerin festzulegenden Zeitschrift für Spielwaren erfolgt,
  6. den Beklagten zu verurteilen, an sie 2.552.20 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszins p.a. seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Der Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf den vorgetragenen Inhalt der gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

B.

Die Berufung der Klägerin ist zulässig. Die Berufungsbegründung enthält zwar keine ausformulierten Anträge. Ein förmlicher Antrag in der Berufungsbegründung ist aber auch nicht erforderlich, um den Vorgaben des § 520 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 ZPO zu genügen. Es reicht insoweit aus, wenn — wie hier — erkennbar ist, in welchem Umfang der Berufungskläger das erstinstanzliche Urteil anfechten will und welche Abänderungen er begehrt (vgl. BGH NJW-RR 1998, 866; Ball in: Musielak, ZPO, 10. Aufl., § 520, Rn 20; Heßler in: Zöller, ZPO, 29. Aufl., § 520, Rn 32). Die Klägerin hat hier hinreichend deutlich zu erkennen gegeben, dass sie das landgerichtliche Urteil vollständig angreifen will. Sie hat eingangs der Berufungsbegründungschrift „vollumfänglich“ auf den erstinstanzlichen Vortrag in der Klageschrift und in ihrem Schriftsatz vom 2. April 2013 verwiesen. In der Klageschrift finden sich neben Sachvortrag umfangreiche rechtliche Ausführungen zum Unterlassungsantrag unter II. sowie zu den weiteren Anträgen unter III. Wer auf diese Ausführungen verweist und im Folgenden darlegt, aus welchen Gründen die Begründung des landgerichtlichen Urteils ihn nicht überzeugt, lässt keinen Zweifel daran, dass er die Abänderung des erstinstanzlichen Urteils und eine Entscheidung gemäß den Anträgen aus der Klageschrift erreichen will.

C.

Die Berufung ist nicht begründet.
1.
Der gegenüber dem Beklagten geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland das Zeichen „Stadt Land Fluss“ für Apps zu benutzen, nämlich Apps unter Nutzung dieses Zeichens anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder dieses Zeichen in der Werbung für Apps zu benutzen, wenn dies wie oben wiedergegeben geschieht, steht der Klägerin nicht zu.
Der Unterlassungsanspruch ergibt sich insbesondere nicht aus § 14 Abs. 2 und 5 MarkenG.
a)
Voraussetzung einer Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG ist — wie bereits das Landgericht ausgeführt hat – die markenmäßige Verwendung des angegriffenen Zeichens. Diese Voraussetzung hat das Landgericht zu Recht verneint.
Eine markenmäßige Benutzung im Sinne von § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG erfordert, dass das Zeichen im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient und die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin
beeinträchtigen könnte (vgl. BGH GRUR 2008, 793 — Rillenkoffer, Rn 15; BGH GRUR 2010, 1103 — Pralinenform II, Rn 25; BGH GRUR 2012, 1040 — pjure/pure, Rn 16; lngerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14, Rn 128).
Insoweit ist auf das Verständnis des Durchschnittsverbrauchers abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 — Adam Opel, Rn 25; BGH GRUR 2010, 1103 — Pralinenform II, Rn 30; BGH GRUR 2012, 1040 — pjure/pure, Rn 16; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14, Rn 138).
Das Verständnis des Durchschnittsverbrauchers können die Mitglieder des Senats, da sie als Käufer und Nutzer von Apps zu dem von dem Beklagten angesprochenen Verkehrskreis gehören, aufgrund eigener Sachkunde und eigenem Erfahrungswissen beurteilen (vgl. BGH GRUR 2013, 631 — AMARULA/Marulablu, Rn 47).
aa)
Der Beklagte hat die Bezeichnung „Stadt, Land, Fluss — Multiplayer“ in der durch die Anlage K 2 zur Klageschrift wiedergegebenen Weise als Namen eines in einer App umgesetzten Spiels und damit nicht als Marke benutzt. Denn die Bezeichnung diente, wie auch bei Gesellschaftsspielen oder Computerspielen weithin üblich, der Abgrenzung der Apps und des in ihr umgesetzten Spiels von anderen Apps und gegebenenfalls dort umgesetzten Spielen und zugleich als Beschreibung des Inhalts der App. (vgl. OLG Hamburg GRUR-RR 2012, 154)
Die Wortkombination „Stadt Land Fluss“ bezeichnet ein Spiel, bei dem mehrere Teilnehmer darum wetteifern, so schnell wie möglich bestimmten Kategorien, zu denen üblicherweise mindestens Stadt, Land und Fluss gehören, Namen und Begriffe mit einem vorgegebenen Anfangsbuchstaben zuzuordnen. Da für dieses Spiel keine Spielfiguren, Spielkarten, Spielbretter etc. benötigt werden, sondern als Mindestausstattung nur z.B. Papier und Bleistift, ist es — wie die Mitglieder des Senats aus eigener Lebenserfahrung wissen — durch Überlieferung weitergegeben worden. Dies hat es mit sich gebracht, dass Spielweise und Regelwerk nicht feststehen, wie etwa bei dem Schachspiel, sondern von Spielgruppe zu Spielgruppe variieren können und die Spieler, etwa hinsichtlich der Kategorien, relativ frei in der Wahl der Spielbedingungen sind.
Papier und Bleistift als Spielausstattung sind für „Stadt Land Fluss“ jedoch nicht charakteristisch, sondern (nur) naheliegend, weil diese Materialien billig und in aller Regel greifbar sind. Tatsächlich lässt sich das Spiel aber auch mit anderen Mitteln umsetzen, wenn diese geeignet sind, die von den Spielern gefundenen Ergebnisse so zu dokumentieren, dass sie nach Beendigung des Durchgangs mit den Resultaten der anderen Spieler verglichen werden können. Dazu gehören Kreide und Schiefer- oder Schultafel oder heute Smartphones, wenn dort ein geeignetes Programm gespeichert ist.
Für eine Einordnung der Bezeichnung „Stadt, Land, Fluss – Multiplayer“ als den Spielinhalt beschreibend spricht darüber hinaus, dass in dem Angebot, wie es durch die Anlage K 2 zur Klageschrift wiedergegeben ist, ein auf die Herkunft des beworbenen Produkts hinweisender Zusatz folgt: „von Jaysquared Hillebrand“.
bb)
Dem Standpunkt der Klägerin, der Beklagte verwende das Zeichen „Stadt, Land, Fluss -Multiplayer“ auch für andere Apps, ist nicht zu folgen.
Auf dem als Anlage K 2 zur Klageschrift vorgelegten Seitenausdruck findet sich zwar der Hinweis „Weitere iPhone Apps von Jaysquared Hillebrand“ gefolgt den Symbolen mehrerer Apps mit Unterschriften wie „Polizeikontrollen & Blitzer Deu … in iTunes ansehen“.
Die Gesamtgestaltung der Seite lässt jedoch bei dem verständigen, durchschnittlich informierten und situationsadäquat eher unterdurchschnittlich aufmerksamen Interessenten keinen Zweifel daran aufkommen, dass „Stadt, Land, Fluss — Multiplayer“ lediglich der Name oder Titel der App ist, die in dieser „iTunes Vorschau“ unter anderem durch „iPhone Screenshots“ vorgestellt wird. Der Interessent hat keinen Anlass, den Namen oder Titel „Stadt, Land, Fluss — Multiplayer“ auch auf andere Apps zu beziehen, auf die auf dieser Seite beiläufig hingewiesen wird, da diese ersichtlich eigene, in den Symbolunterschriften genannte Namen oder Titel haben.
cc)
Es ist unerheblich, wenn die Klägerin bestreitet, dass es sich bei „Stadt Land Fluss“ — wie der Beklagte formuliert — um einen „Spieleklassiker“ handelt.
Bei der Beurteilung, wie der Verkehr die Benutzung des Zeichens durch den Beklagten versteht, handelt es sich – wie bereits ausgeführt – um eine Entscheidung aufgrund von Erfahrungswissen; also nicht um eine Feststellung von Tatsachen (vgl. BGH GRUR 2004, 244 — Marktführerschaft; BGH GRUR 2007, 1079 — Bundesdruckerei, Rn 36; Bornkamm in: Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl., § 5, Rn 3.10; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 10. Aufl., Kap. 47, Rn 4).
Es wird insoweit auf die Ausführungen unter b) verwiesen.
Danach handelt es sich bei dem oben dargestellten Spielkonzept nach dem Erfahrungswissen des Senats auch nicht um eine Spielidee der Klägerin. Wie auch der vom Beklagten vorgelegte Wikipedia-Artikel (Anlage B 2 zum Schriftsatz des Beklagten vom 26. Februar 2013) besagt, wird das Spiel „Stadt Land Fluss“ in Deutschland seit Jahrzehnten gespielt und nicht etwa erst seit 2001.
Überdies bestätigt auch die als Anlage K 1 zur Klageschrift vorgelegte Werbung der Klägerin für das von ihr angebotene Gesellschaftsspiel die hier vertretene Sichtweise. Es heißt dort: „… immer wieder gern gespielt, sorgt dieser Klassiker für vergnügliche Stunden.“.
dd)
Der Annahme eines rein beschreibenden Charakters der Bezeichnung „Stadt, Land, Fluss – …“ steht nicht entgegen, dass nach dem Vortrag der Klägerin zum Teil auch andere Bezeichnungen des Spiels geläufig sein sollen.
Hinsichtlich der Bezeichnung „Stadt, Name, Land“ ist der Vortrag der Klägerin allerdings wenig überzeugend. Die als Anlage K 10 zum Schriftsatz der Klägerin vom 2. April 2013 vorgelegte erste Seite der Trefferliste von Google weist nach Eingabe der Wortfolge „Stadt Name Land“ an fünfter Stelle den Wikipedia-Eintrag zu „Stadt Land Fluss“ auf und enthält im Übrigen — ausweislich der Snippets — ausschließlich Verweise auf Städteführungen für Kinder in Leipzig.
Der Beklagte hat die Bezeichnung „Stadt, Land, Fluss – Multiplayer“ für die angebotene App aber ohnehin in einer Art und Weise verwendet, bei der diese auch von den Teilen des angesprochenen Verkehrs verstanden wird, denen die Bezeichnung in dieser Form noch unbekannt ist. (vgl. BGH GRUR 2008, 912 — Metrosex, Rn 21)
Auch die Klägerin nennt nur alternative Bezeichnungen des Spiels, die sich als Abwandlungen der Bezeichnung „Stadt Land Fluss“ darstellen, nämlich „Name Stadt Land“ und „Stadt Name Land“. Bereits die Nähe der von der Klägerin genannten alternativen Bezeichnungen lässt erwarten, dass der Durchschnittsverbraucher, dem nach dem oben Gesagten die Kenntnis des Spielkonzepts von „Stadt Land Fluss“ zu unterstellen ist, auch dann versteht, welches Spiel gemeint ist, wenn ihm die Aneinanderreihung der Begriffe in der vom Beklagten verwendeten Reihenfolge nicht geläufig ist.
Dies gilt jedenfalls dann, wenn — wie in der Anlage K 2 geschehen — die Spielbedingungen noch durch Screenshots veranschaulicht werden.
Es kommt infolgedessen nicht darauf an, ob ein erheblicher Teil des Verkehrs den beschreibenden Gehalt des Begriffes von vornherein kennt. (vgl. BGH GRUR 2008, 912 — Metrosex, Rn 21)
ee)
Der Verneinung einer markenmäßigen Verwendung steht auch nicht entgegen, dass der Beklagte die angebotene App in der Werbung als „moderne Version von Stadt Land Fluß mit eigenen Kategorien“ beschreibt.
Schon die fehlenden festen Regeln für das Spiel bedingen, dass es verschiedene Versionen gibt, d.h. Ausführungen, die in einigen Punkten voneinander abweichen.
Entgegen der offenbar von der Klägerin vertretenen Auffassung liegt das Charakteristische des Spiels „Stadt Land Fluss“ nicht in der freien Wählbarkeit von weiteren Kategorien neben den Begriffen Stadt, Land und Fluss. Die Auswahl der Kategorien ist lediglich eine Vorbereitungsmaßnahme, die auch deshalb erforderlich ist, weil es keine starren Regeln für das Spiel gibt. Das eigentliche Spiel, das Wetteifern bei der Suche nach den erforderlichen Namen und Begriffen, beginnt erst, wenn eine Übereinkunft über die Suchkategorien erzielt ist.
ff)
Der Verweis der Klägerin auf den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 12. Juni 2013, 29 W (pat) 40/09, in dem ausgeführt wird, die Bezeichnung „Kaleido“ werde tatsächlich kennzeichenmäßig für eine App benutzt, besagt für den vorliegenden Fall nichts, da eine kennzeichenmäßige Benutzung auch eine Verwendung als Werktitel im Sinne des § 5 Abs. 3 MarkenG erfasst. Das Gesetz verwendet die Begriffe Marke und Kennzeichen keineswegs synonym (vgl. § 1 MarkenG sowie Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 1, Rn 4).
Wenn es in dem oben genannten Beschluss weiter heißt, im Softwarebereich sei es allgemein üblich, Marken mit beschreibenden Anklängen zu verwenden, wie etwa. „Word“ oder „Windows“, belegt dies ebenfalls keine markenmäßige Verwendung in dem hier zu beurteilenden Fall.
gg)
Der beschreibende Gebrauch eines Zeichens verletzt keine der Funktionen einer Marke (vgl. EuGH GRUR 2009, 756 — L’Oröal/Bellure, Rn 60, 61).
hh)
Es ist keineswegs in der Rechtsprechung anerkannt, dass auch bei (Werk-)Titeln eine markenmäßige Benutzung zu bejahen ist.
In der Verwendung eines Zeichens als Werktitel liegt im Regelfall keine Markenrechtsverletzung, weil der Titel nur zur Unterscheidung eines Werks von anderen Werken dient. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Verkehr in dem Titel auch einen Herkunftshinweis erkennt. (vgl. Hacker in: Hacker/Ströbele, MarkenG, 10. Aufl., § 14, Rn 175; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14, Rn 166, jeweils m.w.N.)
Dies ist hier nach den obigen Ausführungen nicht der Fall.
ii)
Die in der mündlichen Verhandlung wiederholt vorgebrachte Argumentation der Klägerin, „Stadt Land Fluss“ sei für Software nicht beschreibend, verfängt nicht.
Die Klägerin lässt unberücksichtigt, dass Software hier nur verwandt wird, um das Spiel „Stadt Land Fluss“ auf einem Smartphone zu ermöglichen. Die Software ist damit in ähnlicher Weise Hilfsmittel wie Papier und Bleistift bzw. die auf dem Papier üblicherweise gezeichnete Tabelle. Wie‘ fern es liegt, die vom Beklagten angebotene App auf das Element Software zu reduzieren, zeigen auch die Anträge aus der Klageschrift.
Der ursprüngliche Unterlassungsantrag zielte, wie sich aus der Formulierung ergab („das Zeichen „Stadt Land Fluss“ … zu benutzen, …, wenn dies geschieht wie folgt:…“), auf ein Verbot der konkreten Verletzungsform ab.
Die abstrahierende Beschreibung der konkreten Verletzungsform im Unterlassungsantrag („für Spiele zu benutzen, nämlich Spiele unter Nutzung dieses Zeichens anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder dieses Zeichen in der Werbung für Spiele zu benutzen“), richtete sich hingegen weder gegen Apps noch gegen Software, sondern gegen Spiele.
Derart abstrahierende Zusätze sollen regelmäßig auch die Funktion erfüllen, deutlich zu machen, in welchem Umfang der Anspruchsteller über die Umstände des konkret beanstandeten Verhaltens hinaus andere Verletzungshandlungen als im Kern gleichartig ansieht (vgl. BGH GRUR 2011, 340 – Irische Butter, Rn 24). Danach hat die Klägerin mit der abstrahierenden Beschreibung der konkreten Verletzungsform zum Ausdruck gebracht, dass sie das Charakteristische des beanstandeten Verhaltens in der Benutung des Zeichens „Stadt Land Fluss“) für ein Spiel gesehen hat. Kann der Kläger das Gericht nach neuerer Rechtsprechung des BGH dazu zwingen, eine beanstandete Anzeige unter allen seiner Auffassung nach vorliegenden Irreführungsgesichtspunkten zu prüfen, indem er diese Gesichtspunkte in verschiedenen Anträgen umschreibt, wobei er zur Verdeutlichung mit Formulierungen wie „wie geschehen in“ auf die konkrete Verletzungsform Bezug nehmen kann (vgl. BGH GRUR 2013, 401 — Biomineralwasser, Rn 25), und soll dies auch für Markenrechtsverletzungen gelten, hätte die ursprüngliche Fassung des Antrags zur Folge gehabt, dass die Gerichte eine Markenverletzung nur im Hinblick auf eine Verwendung für Spiele hätten prüfen können.
b)
Unabhängig von der Frage einer markenmäßigen Benutzung des Zeichens „Stadt Land Fluss – Multiplayer“ ist eine Markenverletzung im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG schon deshalb zu verneinen, weil der Vortrag der Klägerin die Annahme, ihre Marke sei im Sinne dieser Vorschrift bekannt, nicht rechtfertigt.
Der Vortrag der Klägerin beschränkt sich auf die Behauptung, seit 2001 mehr als 300.000 Spiele unter dieser Bezeichnung verkauft zu haben.
Sie übersieht jedoch, dass es für den Bekanntheitsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht ausreicht, dass das Zeichen als solches bekannt ist. Erforderlich ist eine Bekanntheit als Marke, d.h. das Zeichen muss als Herkunftszeichen für die betroffene Ware bekannt sein. (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 14, Rn 283; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14, Rry 1318) Die Marke der Klägerin kann für Spiele und Computerspiele jedoch keinen Schutz beanspruchen. Wie der als Anlage K 3 zur Klageschrift eingereichte Registerauszug zeigt, ist die Marke für Spiele und Computerspiele gelöscht worden.
Hinsichtlich der eingetragenen Waren, insbesondere Software, ist zur Bekanntheit der Marke nichts ersichtlich.
d)
Im Übrigen ist aber auch die von der Beklagten erhobene Einrede der Nichtbenutzung (§ 25 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) erfolgreich.
Die Marke der Klägerin ist seit dem 10. April 1997 eingetragen.
aa)
Es ist nicht ersichtlich, dass die Klägerin die Marke für Software in den fünf Jahren vor Klageerhebung, d.h. vor Zustellung der Klage (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 25, Rn 12), benutzt hätte. Die Klage ist am 14. Januar 2013 zugestellt worden.
Zum maßgeblichen Zeitraum der fünf Jahre vor diesem Zeitpunkt hat die Klägerin lediglich vorgetragen, sie habe die Benutzung des Zeichens „Stadt Land Fluss“ für Software vorbereitet, indem sie 2011 das Unternehmen … beauftragt habe, ein Konzept für ein Handyspiel zu erstellen. Als Ergebnis dieses Auftrags hat die Klägerin das Bild eines Smartphones vorgelegt, auf dessen Display das Titelbild einer App „Stadt Land Fluss“ erscheint (Anlage K 11 zum Schriftsatz der Klägerin vom 2. April 2013, BI. 59 d.A.).
Dieses Titelbild ist mit der Gestaltung der Umverpackung des von der Klägerin vertriebenen Gesellschaftsspiels „Stadt Land Fluss“ weitgehend identisch (vgl. Anlage K 1 zur Klageschrift). Da innerbetriebliche Verwendungen nur unter bestimmten Voraussetzungen als Benutzung der Marke anzusehen sind (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 26, Rn 23, 26; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 26, Rn 38), ist dieser Vortrag nicht ausreichend, um den der Klägerin obliegenden Benutzungsnachweis zu führen, zumal es sich um einen ersten Vorschlag des Auftragnehmers handeln soll und nicht ersichtlich ist, welche weiteren Schritte seitdem unternommen worden sind, um das Projekt voranzutreiben.
Zudem bildet die Anlage K 11 zum Schriftsatz der Klägerin vom 2. April 2013 keine Benutzung der Marke ab.
Die Verwendung der Bezeichnung „Stadt Land Fluss“ als Name der App stellt keine markenmäßige Benutzung dar. Es kann insoweit auf die obigen Ausführungen zur markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Bezeichnung für die vom Beklagten angebotene App verwiesen werden. Danach dienen Spielenamen einschließlich der Namen für Spiele, die in Form von Apps angeboten werden, grundsätzlich der Bezeichnung und Unterscheidung des Spiels von anderen Spielen. Eine Herkunftsbezeichnung ist in dem Namen regelmäßig nicht zu sehen. (vgl. OLG Hamburg GRURRR 2012, 154)
Konkrete Anhaltspunkte, warum die Bezeichnung der App von den angesprochenen Verkehrskreisen zugleich als Herkunftshinweis verstanden werden sollte, sind nicht ersichtlich. Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass zusätzlich zu dem Spielenamen deutlich erkennbar auf dem Titelbild der App ein Logo abgebildet ist, das den Schriftzug … auf einem weißen Feld mit einem bogenförmigen oberen Rand unterhalb des vierfarbigen (gelb, rot, dunkles blau, helles blau) Buchstaben „S“ zeigt. Dieses Logo wird von der Klägerin als Herkunftshinweis verwendet und vom Verkehr auch so aufgefasst.
Dieses Logo findet sich dementsprechend auch auf dem von der Klägerin vertriebenen Gesellschaftsspiel „Stadt Land Fluss“ (vgl. Anlage K 1 zur Klageschrift).
bb)
Eine Benutzung der Marke für Spielkarten ist im maßgeblichen Zeitraum ebenfalls nicht dargetan. Das von der Klägerin vertriebene Gesellschaftsspiel „Stadt Land Fluss“ besteht offenbar aus einem Block oder mehreren Blöcken mit Vordrucken sowie einem rouletteähnlichen Gerät, mit dem für
den jeweiligen Spieldurchgang der maßgebliche Buchstabe bestimmt wird. Das Spiel kommt damit offensichtlich ohne Spielkarten aus.
cc)
Es stellt sich danach die Frage, ob dem Vertrieb des Gesellschaftsspiels die Benutzung der Marke für Spielzeug nachgewiesen ist. Diese Frage ist zu verneinen. Spielzeuge sind zwar in das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke der Klägerin eingetragen. Der Begriff Spielzeuge mag nach allgemeinem Sprachgebrauch auch (Gesellschafts-)Spiele erfassen.
Im Fall der Marke der Klägerin ist jedoch zu beachten, dass die Begriffe Computerspiele und Spiele auf Antrag eines Dritten aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke gelöscht worden sind.
Wenn diese Teillöschung Sinn machen soll, lässt sich daraus nur der Schluss ziehen, dass die Marke für Spielzeuge grundsätzlich geschützt ist, von diesem Schutz aber Spiele und Computerspiele ausgenommen sind.
Eine Benutzung der Marke für Waren, die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ausdrücklich vom Schutz ausgenommen werden, ist jedoch nicht rechtserhaltend (vgl. BPatGE 20, 216; Ströbele in: Hacker/Ströbele, MarkenG, 10. Aufl., § 26, Rn 190; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 26, Rn 109).
dd)
Hinsicht Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Druckereierzeugnissen gelten die obigen Ausführungen entsprechend.
2.
Aus den oben genannten Gründen sind auch die auf die Feststellung einer Schadensersatzverpflichtung, auf Auskunft, auf Urteilsveröffentlichung und Erstattung von Abmahnkosten gerichteten Anträge unbegründet.

D.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.
Die Revision ist nicht zuzulassen (§ 543 Abs. 2 S. 1 ZPO). Die Entscheidung folgt der höchstrichterlichen Rechtsprechung, und sie beruht auf den besonderen Umständen des vorliegenden Falles, d.h. der Verwendung des Namens eines über Jahrzehnte überlieferten (Kinder-)Spiels für eine App, mit der gerade dieses Spiel mit einem Smartphone ermöglicht wird.

Tolle Wortmarke moebel.de zum an die Wand hängen

Der Versuch die Marke „Moebel.de“ für die Dienstleistungen „Einzelhandel“ für verschiedene Waren sowie dazugehörige Dienstleistungen der Klassen 35 und 38 scheiterten erwartungsgemäß. Nur durch eine Reduzierung auf „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Erze, Honigwaben und Malz; vorgenannte Dienstleistungen auch über e-commerce.“ Konnte eine Wortmarke registriert werden. Bin gespannt wann in den kommenden 5 Jahren moebel.de auch Erze Honigwaben oder Malze verkaufen wird, denn andernfalls verfällt auch dieser kümmerliche Rest der Marke wegen Nichtbenutzung. Das BUNDESPATENTGERICH hatte in einer Entscheidung (29 W (pat) 39/11) nur noch über diesen Rest zu entscheiden und daher der Beschwerde der Anmelderin stattzugeben.

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 023 165.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 25. März 2014 beschlossen:
Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. Oktober 2009 und 4. Januar 2011 werden aufgehoben.

Gründe
I.

Das Wortzeichen

moebel.de

ist am 15. April 2009 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35:
Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Präsentation von Waren in Kommunikationsmedien für den Einzelhandel; Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel, Färbemittel, Beizen, Naturharze im Rohzustand, Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler, Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Möbelpflege, Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel, technische Öle und Fette, Schmiermittel, Staubabsorbierungs- und Staubbindemittel, Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe, Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke, unedle Metalle und deren Legierungen, Baumaterialien aus Metall, transportable Bauten aus Metall, Schienenbaumaterial aus Metall, Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke), Schlosserwaren und Kleineisenwaren, Metallrohre, Geldschränke, Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Erze, Maschinen und Werkzeugmaschinen, Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge), Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge), nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte, Brutapparate für Eier, handbetätigte Werkzeuge und Geräte, Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, Hieb- und Stichwaffen, Rasierapparate, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen, Abwaschbecken, Spülen, Abzugshauben für Küchen, Badewannen, Barbecues, Beleuchtungsapparate und -anlagen, Bettwärmer, Bogenlampen, Bräunungsgeräte, Brotbackmaschinen, Brotröster, Brunnen, Deckenlampen, Desinfektionsmittelspender für Toiletten, Duschen, Duschkabinen, Eismaschinen und -apparate, Eisschränke, Einbauküchen, Fackeln, Friteusen, Gefrierschränke, -truhen, Getränkekühlapparate, Glühbirnen, Grillgeräte und Zubehör, Grillspieße, Haartrockner, Heizgeräte, Heizkissen, nicht für medizinische Zwecke, Heizungen, Herde, Joghurtbereiter, Kaffeefiltergeräte, Kaffeemaschinen, Kaffeeröster, Klimaanlagen, Kochgeräte, Kochherde, Kochplatten, Küchenherde, Kühlräume, Kühlschränke, Lampen, Lampions [Papierlaternen], Leuchtröhren für Beleuchtungszwecke, Lichtsysteme, Luftfilteranlagen, Mikrowellengeräte [Kochgeräte], Öfen, Öllampen, sanitäre Apparate und Anlagen, Saunaanlagen, Schnellkochtöpfe, Sitzbadewannen, Spiritusbrenner, Springbrunnen, Stehlampen, Straßenlampen, Stövchen [Rechauds], Tauchsieder, Tellerwärmer, Teichzubehör, Tiefkühlapparate und -anlagen, Tischlampen, Toaster, Toiletten, Ultraviolettlampen, Urinale, Ventilatoren, Waffeleisen, Waschbecken, Wäschetrockner, Wasserkästen für Toilettenspülungen, Whirlpool-Sprudelgeräte, Zentralheizungskörper, Zierbrunnen, Zimmerkamine, Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente, Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel, Fotografien, Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, Künstlerbedarfsartikel, Pinsel, Schreibmaschinen und Büroartikel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten, Drucklettern, Druckstöcke, Bilder, Gemälde, Landkarten, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren, Baumaterialien, nicht aus Metall, Rohre für Bauzwecke, nicht aus Metall, Asphalt, Pech und Bitumen, transportable Bauten, Denkmäler, Gartenhäuser, Carports, Gerätehäuser, Gewächshäuser, Zäune, Möbel, Spiegel, Rahmen, Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen, Ablageplatten, Aktenschränke, Anrichten, Anschlagtafeln, Apothekenschränke, Arzneischränke, aufblasbare Möbel, ausgestopfte Tiere, Bambusvorhänge, Bänke, Barhocker, Besenstiele, Bettbeschläge, Betten für Haustiere, Betten, Bettzeug, Bilderrahmen, Blumenständer, Blumentische, Briefkästen, Bücherborde, Bücherregale, Buffets, Büffetwagen, Büromöbel, Büsten, Computertische, Container, Dekorationsartikel, Dosen, Kästen, Kisten, Fässer, Tonnen, Fensterbeschläge, Figuren [Statuetten], Garderobenhaken, Garderobenständer, Gardinenhaken, Gardinenringe, Gardinenstangen, Geschirrschränke, Gewehrständer, Handspiegel, Handtuchschränke, Handtuchspender, Hausnummern, Hirschgeweihe, Hobelbänke, Hocker, Holzbänder, Holzspulen für Garn, Seide, Schnur, Honigwaben, Horn, Hutständer, Hütten für Haustiere, Identitätsschilder, Innenjalousien für Fenster, Innenlamellenstores, Kabelklemmen, Kaminschirme für den Haushalt, Karteischränke, Kinderhochstühle, Kinderlauflerngeräte, Kissen für Haustiere, Kleiderbügel, Kleiderhaken, Kleiderständer, Kommoden, Kopfkissen, Kopfpolster, Korbwaren, Kratzbäume für Katzen, Kunstgegenstände, Kunsttischlerartikel, Ladentische, Lattenroste, Laufställe für Kleinkinder, Lesepulte, Liegestühle, Luftmatratzen, Massagesessel, Massagetische, Matratzen, Nackenrollen, Paravents, Parkbänke, Perlenvorhänge, Polstermöbel, Polstersessel, Profilleisten für Rahmen, Pulte, Raumteiler, Regale, Regale für Aktenordner, Rollos, Schemel, Schirmständer, Schlafsäcke für Campingzwecke, Schlüsselbretter, Schränke, Schreibschränke, Schreibtische, Servierwagen, Setzkästen, Sofas, Spiegel, Spiegelfliesen, Sprossenleitern, Spülsteinmatten, Ständer für Blumentöpfe, Stehleitern, Stühle, Tische, Türbeschläge, Türgriffe, Türriegel, versilbertes Glas [Spiegel], Vitrinen, Waschtische, Wiegen, Wohnlandschaften, Zeitungsständer, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, Kämme und Schwämme, Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke), Bürstenmachermaterial, Putzzeug, Stahlwolle, rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas), Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Abfalleimer, Abwaschbürsten, Babybadewannen, Becher, Becken, Behälter für Haushalt oder Küche, Beregnungsgeräte, Besen, Bewässerungsspritzen für Blumen und Pflanzen, Bierkrüge, Blumen- und Pflanzenhalter, Blumentöpfe, Bodenwischtücher, Bohnerbürsten, Bratpfannen, Bratspieße, Brotbretter, Brotkästen, Brotkörbe, Bügelbretter, Bügeleisenuntersetzer, Bürsten zur Körper- und Schönheitspflege, Bürstenwaren, Butterdosen, Dampfkochtöpfe, Eierbecher, Eimer, Einmachgläser, Einwegteller, Eiskübel, elektrische Bürsten, Essig- und Ölkännchen, Essstäbchen, Fallen für Mäuse, Feldflaschen, Fensterleder für Reinigungszwecke, Flakons, Flaschen, Flaschenöffner, Formen für Eiswürfel, Formen [Küchenartikel], Fruchtpressen, Futtertröge, Gartenhandschuhe, Gemüseschüsseln, Gießkannen, Glasbehälter, Gläser, Glaswaren, Grillroste, Grillständer, Gummisaugglocken zur Abflussreinigung, Handtuchhalter, Handtuchstangen und Handtuchringe, Insektenfallen, Isoliergefäße für Getränke, Isoliergefäße für Nahrungsmittel, Kabaretts [Servierplatten], Kaffeefiltergeräte, Kaffeekocher, Kaffeemühlen, Kaffeeservice, Käfige für Haustiere, Kämme, Kannen und Krüge, Karaffen, Karaffenuntersetzer, Käseglocken, Kasserollen, Keksdosen, Keramikerzeugnisse, Kerzenleuchter, Kerzenmanschetten, Knoblauchpressen, Kochformen, Kochgeräte, Kochtöpfe, Korkenzieher, Kuchenformen, Leuchter, Mixbecher [Shaker], Haushaltsmixgeräte, Möbelwischtücher, Mühlen für Haushaltszwecke; Nudelmaschinen, Obstschalen, Papier- oder Plastikbecher, Papierteller, Parfümzerstäuber, Pfeffermühlen, Pfefferstreuer, Picknickkoffer, Plätzchen-, Keksausstechformen, Poliermaterial, Porzellan, Proviantdosen, Puderdosen, Putzgeräte, Putzkissen, Putztücher, Putzwolle, Rasensprenger, Rasierpinsel, Rasierpinselhalter, Rattenfallen, Reiben, Reinigungsgeräte, Reinigungstücher, Rührgeräte, Rührlöffel, Rührstäbchen für Cocktails, Salatschüsseln, Salzstreuer, -fässer, Schalen, Schilder, Schneebesen, Schneidbretter für die Küche, Schnellkochtöpfe, Schöpflöffel, Schuhanzieher, Schuhbürsten, Schuhputzgeräte, Schuhspanner, Schüsseln, Schwämme für den Haushalt, Seifenschalen, Seifenspender, Serviettenringe, Siebe, Sparbüchsen, Spritzbeutel, Spülbürsten, Staubtücher, Staubwedel, Steingutware, Stiefelknechte, Tabletts für den Haushalt, Tafelgeschirr, Tafelservice [Geschirr], Tafeln, Tassen, Teedosen, Teekannen, Teeservice, Teesiebe, Teigroller, Teller, Teppichklopfer, Töpfe, Topflappen, Tortenheber, -schaufeln, Trichter, Trinkgefäße, Überzüge für Bügelbretter, Untertassen, Vasen, Waffeleisen, Wäscheklammern, Wäschetrockenständer, Waschwannen, Wasserkessel, Zahnbürsten, Zahnseide, Zahnstocher, Zahnstocherbehälter, Zerkleinerungsgeräte für den Haushalt, Zimmeraquarien, Zimmerterrarien, Zuckerdosen, Webstoffe und Textilwaren, Badewäsche, Bettwäsche, Duschvorhänge, Fahnen, Wimpel, Federbettdecken, Gardinen, Haushaltswäsche, Kissenbezüge, Matratzenüberzüge, Möbelbezüge, Möbelstoffe, Moskitonetze, Reinigungstücher, Reisedecken, Rollos (aufrollbare Vorhänge), Schlafsäcke, Schutzüberzüge für Möbel, Seidenstoffe, Steppdecken, Tagesdecken für Betten, Textilhandtücher, Textilservietten, Textilstoffe, Textiltapeten, Textiltaschentücher, Tischdecken, Tischtücher, Tücher [Laken], Wachstücher, Wandbekleidungen aus textilem Material, Wäschestoffe, Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge, Tapeten, Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, Christbaumschmuck, land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Samenkörner, lebende Tiere, frisches Obst und Gemüse, Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen, Futtermittel, Malz; sämtliche vorgenannte Dienstleistungen auch über e-commerce;

Klasse 38:
Bereitstellung von Portalen und Plattformen im Internet; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet; Bereitstellen von Chatlines, Chatrooms und elektronischen Foren im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf herunterladbare Dateien über das Internet.

Mit Beschlüssen vom 21. Oktober 2009 und 4. Januar 2011, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die angesprochenen inländischen Verkehrskreise das Zeichen „moebel.de“ als Hinweis auf irgendeine Internetseite rund um das Thema Möbel auffassen würden. Für die beanspruchten Dienstleistungen weise die angemeldete Bezeichnung einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt auf, da sie deren Gegenstand, inhaltlich-thematische Ausrichtung und/oder Zweckbestimmung beschreibe. So bezeichne „moebel.de“ im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 35 lediglich werbemäßige und unternehmerische Tätigkeiten bezogen auf die Möbelbranche. Die Einzelhandelsdienstleistungen könnten sich auf die Auswahl und Bereitstellung von Möbeln beziehen bzw. auf Waren, die in Möbelgeschäften oder Möbelhäusern angeboten würden. Hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38 vermittle das angemeldete Zeichen nur den Eindruck einer Informationsplattform über bzw. rund um das Thema „Möbel“. Damit eigne sich das Anmeldezeichen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

die Beschlüsse des DPMA vom 21. Oktober 2009 und 4. Januar 2011 aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin hat ihr Dienstleistungsverzeichnis durch bei Gericht am gleichen Tag eingegangenen Schriftsatz vom 19. März 2014 eingeschränkt und beansprucht mit der Anmeldung nur noch folgende Dienstleistungen:

Klasse 35:
Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Erze, Honigwaben und Malz; vorgenannte Dienstleistungen auch über e-commerce.

 Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass die angemeldete Bezeichnung „moebel.de“ für diese Dienstleistungen nicht als Sachaussage aufgefasst werden könne, weil weder wesentliche Merkmale beschrieben würden noch sich ein im Vordergrund stehender Begriffsinhalt zuordnen lasse.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Über die Beschwerde konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden, nachdem in der mündlichen Verhandlung vom 2. Mai 2012 mit Zustimmung der Beschwerdeführerin wieder ins schriftliche Verfahren übergegangen worden ist.

2. Die zulässige Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung ist nach Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses durch die Beschwerdeführerin begründet.
Die angegriffenen Beschlüsse waren für die noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen aufzuheben, weil der Eintragung keine Schutzhindernisse gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 MarkenG entgegenstehen. Insbesondere fehlt es dem Wortzeichen „moebel.de“ nach der Einschränkung des Verzeichnisses weder an der für die Dienstleistungen erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch handelt es sich dabei um eine freihaltebedürftige Merkmalsangabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH, GRUR 2010, 228, 229, Rdnr. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608, 611 Rdnr. 66 f. – EUROHYPO; BGH, GRUR 2013, 731, 732, Rdnr. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 – Link economy). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH, a a.O. – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2006, 233, 235 Rdnr. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230 Rdnr. 27 – BioID; a.a.O., Rdnr. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 – VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, a.a.O. – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 411, Rdnr. 8 – STREETBALL; GRUR 2009, 778, 779, Rdnr. 11 – Willkommen im Leben; a a.O. – My World).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH, GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH, GRUR 2012, 270, 271, Rdnr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10 – DeutschlandCard) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u.a. BGH, GRUR 2010, 1100, 1101, Rdnr. 20 – TOOOR!). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH, a.a.O.,Rdnr. 23 – TOOOR!; GRUR 2009, 411, 412, Rdnr. 9 – STREETBALL).
Dem Zeichen kann nach den vorgenannten Grundsätzen für die noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Das Wortzeichen „moebel.de“ ist nach Art einer Internetadresse aufgebaut und umfasst die Bestandteile „moebel“ und „.de“. Das Substantiv „moebel“ – für Internetadressen überlicherweise mit „oe“ anstatt „ö“ geschrieben – bezeichnet Einrichtungsgegenstände, mit denen ein Raum ausgestattet ist, damit er benutzt und bewohnt werden kann, die zum Sitzen, Liegen, Aufbewahren von Kleidung, Wäsche und Hausrat dienen (vgl. Duden-online unter www.duden.de). Die Endung „.de“ stellt die übliche und allgemein bekannte Top-Level-Domain für Deutschland dar.

Der angemeldeten Bezeichnung „moebel.de“ kommt daher die Gesamtbedeutung „Möbel im Internet“ zu.
Für die noch beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Erze, Honigwaben und Malz; vorgenannte Dienstleistungen auch über e-commerce“ ist das Wortzeichen in dieser Bedeutung weder unmittelbar zur Beschreibung geeignet, noch lässt sich ein enger sachlicher bzw. funktionaler und damit beschreibender Bezug zu diesen herstellen. Zwar bieten Möbelhäuser oder Möbelgeschäfte, insbesondere auch im Internet, ein weit über Einrichtungsgegenstände hinausgehendes Warenspektrum an. Die Recherche des Senats hat aber nicht ergeben, dass die Waren „Erze“, „Honigwaben“ oder „Malz“, auf die sich die beanspruchten Einzelhandelsdienstleistungen beziehen, ebenfalls in Online-Möbelhäusern, Online-Möbelgeschäften oder zusammen mit Möbeln angeboten werden.

Aus den genannten Gründen fehlt es auch an einem Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

BGH bejaht Löschungsanspruch gegen Domaininhaber

In einem kürzlich veröffentlichten Urteil (Urt. v. 06.11.2013 – I ZR 153/12) sprach der erste Zivilsenat des BGH dem des Saarländischen Rundfunks gegen den Domaininhaber einen Anspruch auf Löschung der Domain „sr.de“ zu. Die Karlsruher Richter sahen in der Registrierung der Domain eine unberechtigte Namensanmaßung im Sinne des § 12 BGB. Damit widersprach der BGH dem Berufungsgericht (OLG Frankfurt/Main), welches die Ansicht vertrat, es läge kein namensmäßiger Gebrauch vor, da eine aus zwei Buchstaben bestehende Abkürzung nicht stets als Hinweis auf einen Namen aufgefasst werde, sondern es aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise ebenso möglich sei, dass die Buchstabenfolge als Abkürzung für ein oder zwei Worte stehe, mit denen der unter dem Domainnamen abrufbare Inhalt bezeichnet werde.

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 153/12 Verkündet am: 6. November 2013

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. November 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Dr. h.c. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Löffler
für Recht erkannt:

  1. Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 10. Juli 2012 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil des Beklagten erkannt worden ist.
  2. Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main – 18. Zivilkammer – vom 10. August 2011 wird insgesamt zurückgewiesen.
  3. Die Kosten der Rechtsmittel trägt der Kläger.

Von Rechts wegen

Tatbestand:
Der Kläger ist Inhaber des bei der DENIC e.G. registrierten Internet-Domainnamens „sr.de“. Inhalte sind über diese Internetadresse nicht abrufbar. Der Beklagte benutzt seit seiner Gründung im Jahr 1957 die Buchstabenfolge „SR“ als Abkürzung für seine Unternehmensbezeichnung „Saarländischer
Rundfunk“. Er ist Inhaber der beim Deutschen Patent- und Markenamt als verkehrsdurchgesetzt für eine Reihe von Dienstleistungen im Bereich Rundfunk und Fernsehen eingetragenen Wortmarke „SR“.
Der Beklagte ließ durch die DENIC e.G. einen sogenannten Dispute-Eintrag für den Domainnamen „sr.de“ eintragen mit der Folge, dass der Kläger diesen zwar weiter nutzen, nicht aber auf Dritte übertragen kann. Mit Schreiben vom 13. Januar 2011 forderte der Beklagte den Kläger erfolglos auf, den Domainnamen freizugeben.
Der Kläger hält den Dispute-Eintrag für unberechtigt und begehrt mit der Klage dessen Löschung. Der Beklagte ist dem entgegengetreten und hat den Kläger widerklagend auf Löschung des Domainnamens in Anspruch genommen. Er ist der Auffassung, ihm stünden aus § 12 BGB ältere Rechte an dem Domainnamen zu. Er hat beantragt,
den Kläger zu verurteilen, in die Löschung der Domain „sr.de“ gegenüber der DENIC e.G. einzuwilligen.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und den Kläger auf die Widerklage antragsgemäß verurteilt. Auf die Berufung des Klägers hat das Berufungsgericht die Widerklage abgewiesen und das weitergehende Rechtsmittel zurückgewiesen. Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung der Kläger beantragt, begehrt der Beklagte die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.

Entscheidungsgründe

I. Die Revision richtet sich allein gegen die Abweisung der Widerklage. Insoweit hat das Berufungsgericht angenommen, der Beklagte habe gegen den Kläger keinen Anspruch auf Löschung des Domainnamens aus § 12 BGB. Zwar stehe ihm ein Namensrecht an der Buchstabenfolge „SR“ zu. Es sei jedoch fraglich, ob durch die Registrierung dieser Buchstabenfolge als Domainname eine Zuordnungsverwirrung eingetreten sei. Jedenfalls im Rahmen der vorzunehmenden Interessenabwägung überwiege das schützenswerte Interesse des Klägers, den Domainnamen auch für die Zwecke seiner Veräußerung zu registrieren.
II. Die dagegen gerichtete Revision hat Erfolg. Sie führt im Umfang der Anfechtung zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Dem Beklagten steht gemäß § 12 BGB ein Anspruch auf Löschung des Domainnamens „sr.de“ zu.
1. Das Berufungsgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass sich der Beklagte für den auf die Abkürzung seines Unternehmenskennzeichens gestützten Löschungsanspruch grundsätzlich auf § 12 Satz 1 Fall 2 BGB stützen kann, ohne dass diese allgemeine namensrechtliche Anspruchsgrundlage durch die spezielleren Vorschriften gemäß §§ 5, 15 MarkenG ausgeschlossen ist.
Allerdings geht der zeichenrechtliche Schutz aus §§ 5, 15 MarkenG in seinem Anwendungsbereich grundsätzlich dem Namensschutz des § 12 BGB vor (BGH, Urteil vom 9. September 2004 I ZR 65/02, GRUR 2005, 430 = WRP 2005, 488 mho.de, mwN). Der namensrechtliche Schutz von Unternehmenskennzeichen nach § 12 BGB kommt jedoch in Betracht, soweit der Funktionsbereich des Unternehmens ausnahmsweise durch eine Verwendung der Unternehmensbezeichnung außerhalb der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr berührt wird. Dies ist der Fall, wenn die Unternehmensbezeichnung nicht im geschäftlichen Verkehr (vgl. BGH, Urteil vom 22. November 2001 – I ZR 138/99, BGHZ 149, 191, 198 shell.de; Urteil vom 24. April 2008 I ZR 159/05, GRUR 2008, 1099 Rn. 10 = WRP 2008, 1520 afilias.de) oder außerhalb der Branchennähe (vgl. BGH, GRUR 2005, 430 f. mho.de) benutzt wird oder wenn mit der Löschung eines Domainnamens eine Rechtsfolge begehrt wird, die aus kennzeichenrechtlichen Vorschriften grundsätzlich nicht hergeleitet werden kann (BGH, Urteil vom 9. November 2011 I ZR 150/09, GRUR 2012, 304 Rn. 32 = WRP 2012, 330 Basler Haar-Kosmetik). Nach diesen Maßstäben ist im Streitfall der Anwendungsbereich des § 12 BGB eröffnet. Der Kläger hat den Domainnamen bislang nicht verwendet, so dass sich der Löschungsanspruch nicht gegen einen im geschäftlichen Verkehr benutzten Domainnamen richtet. Mangels Benutzung lassen sich auch nicht die Voraussetzungen einer Branchennähe und einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG feststellen.
2. Zutreffend hat das Berufungsgericht ferner angenommen, dem Beklagten stehe ein Namensrecht im Sinne von § 12 BGB an der Abkürzung „sr“ seines Unternehmenskennzeichens zu.
§ 12 BGB schützt auch die Firma oder einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil einer Gesellschaft oder eines einzelkaufmännischen Unternehmens (BGHZ 149, 191, 197 f. shell.de, mwN). Der Schutz des Namensrechts gemäß § 12 BGB setzt namensmäßige Unterscheidungskraft der Bezeichnung von Hause aus oder Verkehrsgeltung voraus (vgl. BGH, Urteil vom 16. Dezember 2004 – I ZR 69/02, GRUR 2005, 517, 518 = WRP 2005, 614 Literaturhaus, mwN). Die Benutzung einer Unternehmensbezeichnung mit Namensfunktion begründet zugunsten des Unternehmensträgers neben einem
Recht am Unternehmenskennzeichen in aller Regel auch ein Namensrecht im Sinne des § 12 BGB. Dieses entsteht bei von Hause aus unterscheidungskräftigen Bezeichnungen ebenso wie der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG mit der Aufnahme der Benutzung im geschäftlichen Verkehr (BGH, GRUR 2005, 430 f. mho.de). Für Abkürzungen, die aus dem Firmenbestandteil gebildet werden, gilt nichts anderes. Erforderlich ist allerdings auch hier, dass die Abkürzung selbst Unterscheidungskraft aufweist (BGH, Urteil vom 19. Februar 2009 I ZR 135/06, GRUR 2009, 685 Rn. 17 = WRP 2009, 803 ahd.de).
Nach diesen Grundsätzen hat das Berufungsgericht mit Recht ein Namensrecht des Beklagten aufgrund einer lang andauernden und bundesweiten Benutzung der aus seiner Unternehmensbezeichnung gebildeten Abkürzung „SR“ angenommen. Diese Annahme begegnet keinen rechtlichen Bedenken. Das Berufungsgericht ist weiter davon ausgegangen, dass der Beklagte die Abkürzung „sr“ zudem in Kleinschreibung für sein Unternehmen als Rundfunkanstalt seit geraumer Zeit bundesweit benutzt. Die Buchstabenfolge verfügt, auch wenn sie nicht als Wort aussprechbar ist, über originäre Unterscheidungskraft (vgl. BGH, Urteil vom 5. Oktober 2000 I ZR 166/98, BGHZ 145, 279, 281 f. DB-Immobilienfonds; BGH, GRUR 2005, 430, 431 mho.de). Insbesondere hat das Berufungsgericht keine bestimmte beschreibende Verwendung festgestellt (vgl. BGH, GRUR 2009, 685 Rn. 18 ahd.de). Es hat außerdem auf die landgerichtlichen Feststellungen Bezug genommen, wonach der Bezeichnung „SR“ als Abkürzung des Unternehmensnamens des Beklagten Verkehrsgeltung zukommt.
3. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, es fehle an den weiteren Voraussetzungen des Löschungsanspruchs gemäß § 12 BGB.
a) Das Berufungsgericht hat angenommen, es sei fraglich, ob durch die Registrierung der Buchstabenfolge „sr.de“ als Domainname eine Zuordnungsverwirrung eingetreten sei. Jedenfalls sei eine Verwirrung nicht schwerwiegend, weil sie durch die sich bei Eingabe des Domainnamens öffnende Homepage rasch wieder beseitigt werde. Es komme hinzu, dass eine bundesweite Zuordnungsverwirrung nicht vorliegen dürfte, weil der Verkehr in der Verwendung des Zeichens „sr.de“ nicht bundesweit den Hinweis auf den Namen des Betreibers erblicke. Jedenfalls im Rahmen der vorzunehmenden Interessenabwägung überwiege das schützenswerte Interesse des Klägers, die Domain auch für die Zwecke ihrer Veräußerung zu registrieren. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
b) Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts ist eine im Streitfall allein in Betracht kommende unberechtigte Namensanmaßung im Sinne von § 12 Satz 1 Fall 2 BGB zu bejahen. Diese setzt voraus, dass ein Dritter unbefugt den Namen oder eine als Namen geschützte Bezeichnung gebraucht, dadurch eine Zuordnungsverwirrung eintritt und schutzwürdige Interessen des Namensträgers verletzt werden (vgl. BGH, Urteil vom 2. Dezember 2004 I ZR 92/02, BGHZ 161, 216, 220 f. Pro Fide Catholica; BGH, GRUR 2012, 304 Rn. 37 Basler Haar-Kosmetik). So liegt es auch im Streitfall.
aa) Der Kläger hat die Unternehmensbezeichnung „sr“ durch die Registrierung des Domainnamens „sr.de“ namensmäßig gebraucht.
(1) Allerdings hat das Berufungsgericht angenommen, aus dem Umstand, dass die Abkürzung „sr“ als Unternehmenskennzeichen geschützt sei, folge nicht ohne weiteres, dass diese Bezeichnung bei einer Verwendung als Internetadresse auf den Namen des Betreibers hinweise. Eine aus zwei Buchstaben bestehende Abkürzung werde nicht stets als Hinweis auf einen Namen aufgefasst; vielmehr sei es aus Sicht der angesprochen Verkehrskreise ebenso möglich, dass eine solche Buchstabenfolge als Abkürzung für ein oder zwei Worte stehe, mit denen der unter diesem Domainnamen aufrufbare Inhalt bezeichnet werde.
(2) Dieser Beurteilung kann nicht zugestimmt werden. Zwar ist es denkbar, dass der Verkehr in einem Domainnamen ausschließlich eine Beschreibung des Inhalts der damit bezeichneten Website sieht (vgl. BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 I ZR 135/10, GRUR 2012, 832 Rn. 22 f. = WRP 2012, 940 ZAPPA). Insoweit sind jedoch konkrete Feststellungen erforderlich. Daran fehlt es hier. Das Berufungsgericht hat keinerlei Feststellungen dazu getroffen, welche inhaltsbeschreibende Bedeutung die Abkürzung „sr“ haben könnte. Es bleibt deshalb bei dem Grundsatz, dass schon in dem Registrieren eines Namens und der Aufrechterhaltung der Registrierung ein Namensgebrauch liegt (vgl. BGH, GRUR 2008, 1099 Rn. 19 afilias.de).
bb) Der Kläger hat den Domainnamen „sr.de“ auch unbefugt benutzt.
Unbefugt ist der Gebrauch eines Namens, wenn dem Verwender kein eigenes Benutzungsrecht zusteht (BGH, Urteil vom 8. Februar 1996 I ZR 216/93, GRUR 1996, 422, 423 = WRP 1996, 541 J.C. Winter; Urteil vom 21. September 2006 I ZR 201/03, GRUR 2007, 259 Rn. 14 = WRP 2007, 76 solingen.info; BGH, GRUR 2008, 1099 Rn. 20 afilias.de). Im Streitfall steht dem Kläger weder ein eigenes prioritätsälteres Namens- oder sonstiges Kennzeichenrecht an der Abkürzung „sr“ zu, noch ist ihm die Benutzung von einem Inhaber eines solchen Rechts gestattet worden.
cc) Auch das Merkmal der Zuordnungsverwirrung ist zu bejahen.
(1) Eine Zuordnungsverwirrung liegt im Regelfall bereits dann vor, wenn ein Dritter einen fremden Namen namensmäßig im Rahmen einer Internetadresse verwendet. Der Verkehr sieht in der Verwendung eines unterscheidungskräftigen, nicht sogleich als Gattungsbegriff verstandenen Zeichens als Internetadresse im Allgemeinen einen Hinweis auf den Namen des Betreibers des jeweiligen Internetauftritts (BGHZ 149, 191, 199 shell.de; BGH, GRUR 2008, 1099 Rn. 25 afilias.de; GRUR 2012, 304 Rn. 39 Basler Haar-Kosmetik).
(2) Das Berufungsgericht hat allerdings angenommen, für den auf eine Löschung des Domainnamens schlechthin gerichteten Klageantrag sei eine bundesweite Zuordnungsverwirrung erforderlich. Daran fehle es, weil der von dem Beklagten vorgetragenen Bekanntheit der Bezeichnung „sr“ von 87% für das Saarland keine bundesweite Bekanntheit zu entnehmen sei. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.
Unternehmenskennzeichen sind in der Regel bundesweit geschützt. Zwar kann das Namensrecht von Unternehmen ausnahmsweise nur regional beschränkt bestehen. Dies setzt aber voraus, dass das Unternehmen nach seinem Zweck und Zuschnitt nur lokal oder regional tätig und auch nicht auf Expansion ausgelegt ist (BGH, Urteil vom 22. Juli 2004 I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 228 soco.de; MünchKomm.BGB/Säcker, 6. Aufl., § 12 Rn. 64). Diese besonderen Umstände hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Da Rundfunkanstalten im Rahmen des ARD-Verbundes erfahrungsgemäß auch Programmbeiträge für eine bundesweite Ausstrahlung produzieren, fehlt jeder Anhaltspunkt für eine bloß regional begrenzte Tätigkeit des Beklagten. Die Revisionserwiderung geht ebenfalls davon aus, dass das Sendegebiet des Beklagten nicht auf das Saarland beschränkt ist.
Zu berücksichtigen ist ferner, dass eine nur regional wirkende Löschung von Domainnamen nicht möglich ist. Ein regional oder lokal tätiger Anbieter ist jedenfalls gegenüber einem Nichtberechtigten nicht verpflichtet, eine nur in seinem räumlichen Tätigkeitsbereich bestehende Gefahr einer namensrechtlichen Zuordnungsverwirrung hinzunehmen. Ihm steht daher gegenüber einem Nichtberechtigten ein uneingeschränkter Löschungsanspruch zu (zum Recht der Gleichnamigen vgl. BGH, GRUR 2005, 262, 263 soco.de; BGH, Urteil vom 23. Juni 2005 I ZR 288/02, GRUR 2006, 159, 160 = WRP 2006, 238 hufeland.de).
(3) Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts wird eine Zuordnungsverwirrung auch nicht durch das Öffnen der Webseite nachträglich relativiert, weil die das Namensrecht beeinträchtigende Wirkung unabhängig von der Verwendung des Domainnamens bereits durch die in der Registrierung liegenden Ausschlusswirkung eintritt (vgl. BGHZ 149, 191, 199 shell.de; BGH, GRUR 2007, 259 Rn. 21 ff. solingen.info). Im Streitfall kommt hinzu, dass nach den getroffenen Feststellungen auf der durch den angegriffenen Domainnamen bezeichneten Internetseite keine Inhalte hinterlegt sind und bereits deshalb hinreichend sichere Anhaltspunkte für die Annahme fehlen, dem Verkehr werde sogleich nach dem Öffnen der Internetseite deutlich werden, dass er sich nicht auf der Seite des Beklagten befinden könne.
dd) Mit Erfolg wendet sich die Revision auch gegen die Annahme des Berufungsgerichts, im Streitfall sei bei der vorzunehmenden Abwägung dem Interesse des Klägers der Vorrang einzuräumen.
(1) Das Berufungsgericht hat insoweit angenommen, der Umstand, dass im Streitfall möglicherweise bei einem sehr kleinen Teil der angesprochenen Verkehrskreise eine anfängliche Zuordnungsverwirrung vorliege, die sehr schnell durch das Öffnen der Homepage beseitigt werde, führe nicht dazu, dass der Kläger verpflichtet sei, in die Löschung einzuwilligen. Zwar sei nicht zu verkennen, dass auch auf Seiten des Klägers schützenswerte Belange nicht in dem Maße vorlägen, wie sie bei einer mit Inhalten ausgefüllten Homepage vorhanden seien. Der Kläger sei jedoch nicht verpflichtet, den Domainnamen umgehend mit Inhalten zu versehen. Es sei durchaus auch legitim, sich Internet-Domainnamen zum Zwecke der Weiterveräußerung registrieren zu lassen. Dem kann nicht zugestimmt werden.
(2) Das Berufungsgericht hat nicht genügend berücksichtigt, dass schutzwürdige Interessen des Namensträgers in Fallgestaltungen wie der vorliegenden typischerweise bereits dadurch beeinträchtigt werden, dass der Name durch einen Nichtberechtigten als Domainname unter der in Deutschland üblichen Top-Level-Domain „.de“ registriert wird. Die den Berechtigten ausschließende Wirkung setzt bei der Verwendung eines fremden Namens als Domainname bereits mit der Registrierung und nicht erst mit der Benutzung der Domain ein (BGH, Urteil vom 26. Juni 2003 I ZR 296/00, BGHZ 155, 273, 276 f. maxem.de; Urteil vom 8. Februar 2007 – I ZR 59/04, BGHZ 171, 104 Rn. 11 grundke.de; BGH, GRUR 2012, 304 Rn. 29 Basler Haar-Kosmetik; BGH, Urteil vom 13. Dezember 2012 I ZR 150/11, GRUR 2013, 294 Rn. 14 = WRP 2013, 338 dlg.de). Demgegenüber kann ein Nichtberechtigter nur ausnahmsweise auf schützenswerte Belange verweisen, die im Rahmen der Interessenabwägung zu seinen Gunsten zu berücksichtigen sind. Dies ist etwa der Fall, wenn die Registrierung des Domainnamens durch den Nichtberechtigten nur der erste Schritt im Zuge der für sich genommen rechtlich unbedenklichen Aufnahme einer entsprechenden Benutzung als Unternehmenskennzeichen ist oder wenn das Kennzeichen- oder Namensrecht des Berechtigten erst nach der Registrierung des Domainnamens durch den Domaininhaber entstanden ist (vgl. BGH, GRUR 2008, 1099 Rn. 27 ff. – afilias.de; GRUR 2012, 304 Rn. 40 Basler Haar-Kosmetik, mwN). Derartige Umstände hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.
(3) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist bei der Interessenabwägung gemäß § 12 BGB zudem zu Lasten des Klägers zu berücksichtigen, dass er den angegriffenen Domainnamen nicht selbst nutzen möchte, sondern sich sein Interesse darauf beschränkt, den Domainnamen zu veräußern.
Im Rahmen der Prüfung einer Namensverletzung gemäß § 12 BGB geht es um die Abwägung namensrechtlich relevanter Interessen. Insoweit ist von maßgebender Bedeutung, ob die Parteien, deren Interessen abzuwägen sind, den Namen auch namensmäßig benutzen wollen (im Hinblick auf den Berechtigten vgl. BGH, Urteil vom 19. Februar 2004 I ZR 82/01, GRUR 2004, 619, 621 = WRP 2004, 769 kurt-biedenkopf.de; im Hinblick auf den Nichtberechtigten vgl. BGH, GRUR 2008, 1099 Rn. 28 f. afilias.de). Daraus folgt, dass das bloße Interesse des Nichtberechtigten am Weiterverkauf des registrierten und nicht als Adresse einer mit Inhalten versehenen Internetseite verwendeten Domainnamens bei der Prüfung eines namensrechtlichen Löschungsanspruchs nicht schutzwürdig ist.
4. Da sich das angegriffene Urteil auch nicht aus anderen Gründen als richtig erweist (§ 561 ZPO), ist es aufzuheben, soweit zum Nachteil des Beklagten erkannt und die Widerklage abgewiesen worden ist (§ 562 Abs. 1 ZPO). Der Senat kann in der Sache selbst entscheiden, weil keine weiteren Feststellungen zu erwarten sind und die Sache zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO). Danach steht dem Beklagten aufgrund der vorstehenden Erwägungen der mit der Widerklage verfolgte Löschungsanspruch wegen Namensanmaßung nach § 12 Satz 1 Fall 2 BGB zu.

III . Die Entscheidung über die Kosten folgt aus § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 10.08.2011 – 2-18 O 20/11 –
OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 10.07.2012 – 6 U 168/11 –