Apple Ladeneinrichtung als Marke schutzfähig.

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Dritte Kammer)

In der Rechtssache C‑421/13

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Bundespatentgericht (Deutschland) mit Entscheidung vom 8. Mai 2013, beim Gerichtshof eingegangen am 24. Juli 2013, in dem Verfahren

Apple Inc.

gegen

Deutsches Patent- und Markenamt

erlässt

DER GERICHTSHOF (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten M. Ilešič (Berichterstatter), der Richter C. G. Fernlund und A. Ó Caoimh, der Richterin C. Toader und des Richters E. Jarašiūnas,

Generalanwalt: M. Wathelet,

Kanzler: K. Malacek, Verwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 30. April 2014,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

– der Apple Inc., vertreten durch Rechtsanwälte V. Schmitz-Fohrmann und A. Ruge,

– der französischen Regierung, vertreten durch D. Colas und F.‑X. Bréchot als Bevollmächtigte,

– der polnischen Regierung, vertreten durch B. Majczyna als Bevollmächtigten,

– der Europäischen Kommission, vertreten durch F. W. Bulst und E. Montaguti als Bevollmächtigte,

aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden,

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Art. 2 und 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 299, S. 25).

2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Apple Inc. (im Folgenden: Apple) und dem Deutschen Patent- und Markenamt (im Folgenden: DPMA) wegen der Zurückweisung einer Markenanmeldung.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

3 Art. 2 der Richtlinie 2008/95 bestimmt:

„Marken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“

4 Art. 3 Abs. 1 dieser Richtlinie bestimmt:

„Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;

d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden sind;

e) Zeichen, die ausschließlich bestehen:

i) aus der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist;

ii) aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist;

iii) aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht;

…“

5 Der Wortlaut der Art. 2 und 3 der Richtlinie 2008/95 entspricht dem der Art. 2 und 3 der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1), die ab dem 28. November 2008 durch die Richtlinie 2008/95 aufgehoben und ersetzt worden ist.

Deutsches Recht

6 § 3 Abs. 1 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, im Folgenden: MarkenG) entspricht im Wesentlichen Art. 2 der Richtlinie 2008/95. § 3 Abs. 2 MarkenG bestimmt:

„Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen,

1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,

2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder

3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.“

7 In § 8 MarkenG heißt es:

„(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die sich nicht grafisch darstellen lassen.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,

2. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.“

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

8 Am 10. November 2010 erlangte Apple beim United States Patent and Trademark Office (Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten von Amerika) die Eintragung einer dreidimensionalen Marke, die aus der Darstellung ihrer als „Flagship Stores“ bezeichneten Ladengeschäfte in der Form einer mehrfarbigen (insbesondere stahlgrauen und hellbraunen) Zeichnung für Dienstleistungen der Klasse 35 des in der diplomatischen Konferenz von Nizza am 15. Juni 1957 geschlossenen Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, letztmalig revidiert am 13. Mai 1977 in Genf und geändert am 28. September 1979 (Recueil des traités des Nations unies, Bd. 1154, Nr. I‑18200, S. 89, im Folgenden: Abkommen von Nizza), nämlich für „Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Computer, Computer-Software, Computer-Peripheriegeräte, Mobiltelefone, Unterhaltungselektronik und Zubehör und darauf bezogene Produktdemonstrationen“.

9 Es handelte sich dabei um die folgende Darstellung, die Apple als eine „einzigartige Gestaltung und Aufmachung eines Einzelhandelsgeschäfts“ beschrieb:

Apple_Ladenlokal

10 Später hat Apple die internationale Registrierung dieser Marke gemäß dem Abkommen von Madrid über die internationale Registrierung von Marken vom 14. April 1891 in revidierter und zuletzt am 28. September 1979 geänderter Fassung (Recueil des traités des Nations unies, Bd. 828, Nr. I‑11852, S. 390) beantragt. Die Schutzerstreckung wurde in verschiedenen Staaten bewilligt und in anderen versagt.

11 Am 24. Januar 2013 hat das DPMA für diese dreidimensionale internationale Marke (IR 1060321) die Schutzerstreckung auf das deutsche Hoheitsgebiet mit der Begründung abgelehnt, dass die Abbildung der Verkaufsstätten der Waren eines Unternehmens nichts anderes sei als die Darstellung eines wesentlichen Aspekts der Handelsdienstleistungen dieses Unternehmens. Der Verbraucher könne die Ausstattung einer solchen Verkaufsstätte zwar als Hinweis auf die Hochwertigkeit und Preisklasse der Waren verstehen, aber nicht als Hinweis auf deren betriebliche Herkunft. Außerdem unterscheide sich die im vorliegenden Fall abgebildete Verkaufsstätte nicht hinreichend von den Geschäften anderer Anbieter elektronischer Waren.

12 Gegen diesen zurückweisenden Beschluss des DPMA legte Apple Beschwerde beim Bundespatentgericht ein.

13 Das Bundespatentgericht ist der Auffassung, dass die Ausstattung, die das in Rn. 9 des vorliegenden Urteils wiedergegebene dreidimensionale Zeichen darstellt, Besonderheiten aufweise, die es von der üblichen Ausstattung von Verkaufsstätten dieser Branche unterschieden.

14 Das Bundespatentgericht hat jedoch, da nach seiner Auffassung der bei ihm anhängige Rechtsstreit grundlegende Fragen des Markenrechts aufwirft, beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Ist Art. 2 der Richtlinie 2008/95 dahin gehend auszulegen, dass mit der Schutzmöglichkeit für „die Aufmachung einer Ware“ auch die Aufmachung, in der sich eine Dienstleistung verkörpert, einbezogen ist?

2. Sind Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 dahin gehend auszulegen, dass ein Zeichen, das die Aufmachung wiedergibt, in der sich die Dienstleistung verkörpert, als Marke eintragungsfähig ist?

3. Ist Art. 2 der Richtlinie 2008/95 dahin gehend auszulegen, dass das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit erfüllt ist allein durch eine zeichnerische Darstellung oder mit Ergänzungen wie einer Beschreibung der Aufmachung oder absoluten Größenangaben im Metermaß oder relativen mit Proportionsangaben?

4. Ist Art. 2 der Richtlinie 2008/95 dahin gehend auszulegen, dass sich der Schutzumfang der Einzelhandelsdienstleistungsmarke auch auf die vom Einzelhändler selbst produzierten Waren erstreckt?

Zu den Vorlagefragen

Zur ersten bis zur dritten Vorlagefrage

15 Einleitend ist klarzustellen, dass ausweislich der Vorlageentscheidung die in den ersten beiden Fragen gebrauchte Wendung „Aufmachung, in der sich eine Dienstleistung verkörpert“ auf den Umstand verweist, dass Apple die Eintragung eines Zeichens, das aus der Darstellung ihrer als „Flagship Stores“ bezeichneten Ladengeschäfte besteht, als Marke für Dienstleistungen beantragt, die ihrer Ansicht nach in die Klasse 35 des Abkommens von Nizza fallen und aus verschiedenen Leistungen bestehen, mit denen der Verbraucher zum Kauf ihrer Waren angeregt werden soll.

16 Mit seinen ersten drei Fragen, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht daher im Wesentlichen wissen, ob die Art. 2 und 3 der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen sind, dass die Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte allein in der Form einer Zeichnung ohne Größen- oder Proportionsangaben als Marke für Dienstleistungen eingetragen werden kann, die aus verschiedenen Leistungen bestehen, durch die der Verbraucher zum Kauf der Waren des Anmelders veranlasst werden soll, und ob, falls dies zu bejahen ist, eine solche „Aufmachung, in der sich eine Dienstleistung verkörpert“ mit einer „Aufmachung einer Ware“ gleichgesetzt werden kann.

17 Vorab ist daran zu erinnern, dass der Gegenstand der Anmeldung, um eine Marke sein zu können, gemäß Art. 2 der Richtlinie 2008/95 drei Voraussetzungen erfüllen muss. Erstens muss er ein Zeichen sein. Zweitens muss sich dieses Zeichen grafisch darstellen lassen. Drittens muss dieses Zeichen geeignet sein, „Waren“ oder „Dienstleistungen“ eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. zu Art. 2 der Richtlinie 89/104 Urteile Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244, Rn. 23, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, EU:C:2004:384, Rn. 22, und Dyson, C‑321/03, EU:C:2007.51, Rn. 28).

18 Aus dem Wortlaut von Art. 2 der Richtlinie 2008/95 geht eindeutig hervor, dass Abbildungen in die Kategorie der grafisch darstellbaren Zeichen fallen.

19 Folglich kann eine Darstellung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende, die die Ausstattung einer Verkaufsstätte mittels einer Gesamtheit aus Linien, Konturen und Formen abbildet, eine Marke sein, sofern sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Eine solche Darstellung erfüllt daher die ersten beiden in Rn. 17 des vorliegenden Urteils angeführten Voraussetzungen, ohne dass es darauf ankäme, dass die Abbildung keine Angaben zur Größe und zu den Proportionen der abgebildeten Verkaufsstätte enthält, und ohne dass geprüft zu werden brauchte, ob eine solche Abbildung auch als „Aufmachung, in der sich eine Dienstleistung verkörpert“ der „Aufmachung“ einer Ware im Sinne von Art. 2 der Richtlinie 2008/95 gleichgesetzt werden kann.

20 Die zeichnerische Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte kann auch geeignet sein, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden und somit die dritte der in Rn. 17 des vorliegenden Urteils genannten Voraussetzungen zu erfüllen. Insoweit genügt der Hinweis, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die durch ein solches Zeichen abgebildete Ausstattung einer Verkaufsstätte es erlaubt, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als aus einem bestimmten Unternehmen stammend zu erkennen. Wie die französische Regierung und die Kommission geltend gemacht haben, kann dies der Fall sein, wenn die abgebildete Ausstattung erheblich von der Branchennorm oder ‑üblichkeit abweicht (vgl. entsprechend in Bezug auf Zeichen, die aus dem Erscheinungsbild einer Ware bestehen, Urteile Storck/HABM, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, Rn. 28, und Vuitton Malletier/HABM, C‑97/12 P, EU:C:2014:324, Rn. 52).

21 Die allgemeine Eignung eines Zeichens als Marke im Sinne von Art. 2 der Richtlinie 2008/95 bedeutet allerdings nicht, dass dieses Zeichen zwangsläufig Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Buchst. b dieser Richtlinie hinsichtlich der von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen besitzt (vgl. in Bezug auf Art. 4 und 7 der Verordnung [EG] Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. 1994, L 11, S. 1], deren Inhalt dem der Art. 2 und 3 der Richtlinie 2008/95 entspricht, Urteile Henkel/HABM, C‑456/01 P und C‑457/01 P, EU:C:2004:258, Rn. 32, und HABM/BORCO-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P, EU:C:2010:508, Rn. 29).

22 Diese Unterscheidungskraft des Zeichens ist konkret zum einen anhand der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, und zum anderen anhand seiner Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise, die sich aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren und Dienstleistungen zusammensetzen, zu beurteilen (vgl. u. a. Urteile Linde u. a., C‑53/01 bis C‑55/01, EU:C:2003:206, Rn. 41, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, Rn. 34, und HABM/BORCO-Marken-Import Matthiesen, EU:C:2010:508, Rn. 32 und 35).

23 Die zuständige Behörde hat ebenfalls durch eine konkrete Prüfung zu bestimmen, ob das Zeichen im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 in Bezug auf die Merkmale der betreffenden Waren und Dienstleistungen beschreibend ist oder unter ein anderes der in Art. 3 genannten Eintragungshindernisse fällt (Urteil Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, Rn. 31 und 32).

24 Mit Ausnahme von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e dieser Richtlinie, der sich nur auf Zeichen bezieht, die ausschließlich aus einer Form bestehen, deren Eintragung für eine Ware beantragt wird, und der somit für die Lösung des Ausgangsfalls unerheblich ist, nennen die Bestimmungen des Art. 3 Abs. 1, wie etwa die der Buchst. b und c, nicht ausdrücklich bestimmte Kategorien von Zeichen (vgl. in diesem Sinne Urteil Linde u. a., EU:C:2003:206, Rn. 42 und 43). Hieraus ergibt sich, dass die Beurteilungskriterien, die von der zuständigen Behörde bei der Anwendung dieser Bestimmungen auf Zeichen anzulegen sind, die aus einer zeichnerischen Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte bestehen, keine anderen sind als die, die für andere Arten von Zeichen verwendet werden.

25 Schließlich ist für die Entscheidung über den Ausgangsrechtsstreit ebenfalls die auf Ersuchen des Gerichtshofs in der mündlichen Verhandlung erörterte Frage wesentlich, ob Leistungen, die den Verbraucher dazu veranlassen sollen, die Waren des Anmelders zu kaufen, „Dienstleistungen“ im Sinne von Art. 2 der Richtlinie 2008/95 sein können, für die ein Zeichen wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende als Marke eingetragen werden kann. Apple bejaht dies unter Verweis auf die vom Gerichtshof bereits getroffene Unterscheidung zwischen dem Verkauf von Waren einerseits und den unter den Begriff „Dienstleistungen“ fallenden Leistungen, die zu diesem Verkauf führen sollen, andererseits (Urteil Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C‑418/02, EU:C:2005:425, Rn. 34 und 35). Die Kommission ist hingegen der Auffassung, dass diese Rechtsprechung nicht auf eine Situation wie die, die Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits ist, übertragen werden könne, in der diese Leistungen allein den Zweck haben, den Verbraucher zum Kauf der Waren des Anmelders selbst zu veranlassen.

26 Insoweit ist festzustellen, dass ein Zeichen, das die Ausstattung von Flagship Stores eines Herstellers von Waren darstellt, wenn dem keines der in der Richtlinie 2008/95 genannten Eintragungshindernisse entgegensteht, rechtsgültig nicht nur für diese Waren eingetragen werden kann, sondern auch für Dienstleistungen, die in eine der Dienstleistungsklassen des Abkommens von Nizza fallen, sofern diese Leistungen nicht ein integraler Bestandteil des Verkaufs dieser Waren sind. Bestimmte Leistungen, wie die von Apple in der Anmeldung genannten und in der mündlichen Verhandlung näher erläuterten, die darin bestehen, in solchen Geschäften Vorführungen der dort ausgestellten Waren mittels Seminaren zu veranstalten, können für sich genommen entgeltliche Leistungen darstellen, die unter den Begriff „Dienstleistungen“ fallen.

27 Nach alledem ist auf die ersten drei Fragen zu antworten, dass die Art. 2 und 3 der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen sind, dass die Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte für Waren allein in der Form einer Zeichnung ohne Größen- oder Proportionsangaben als Marke für Dienstleistungen eingetragen werden kann, die in Leistungen bestehen, welche sich auf diese Waren beziehen, aber keinen integralen Bestandteil des Verkaufs dieser Waren selbst bilden, sofern diese Darstellung geeignet ist, die Dienstleistungen des Anmelders von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und der Eintragung keines der in der Richtlinie genannten Eintragungshindernisse entgegensteht.

Zur vierten Frage

28 Wie sich aus den Rn. 26 und 27 des vorliegenden Urteils ergibt, schließt die Richtlinie 2008/95 die Eintragung einer Marke für Dienstleistungen, die sich auf die Waren des Anmelders beziehen, nicht aus.

29 Die Frage, welchen Schutzumfang eine solche Marke gewährt, betrifft dagegen, wie Apple und die Kommission vorgetragen haben, offenkundig nicht den Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits, der ausschließlich in der Ablehnung des DPMA besteht, das in Rn. 9 des vorliegenden Urteils wiedergegebene Zeichen als Marke einzutragen.

30 Gemäß der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs, wonach ein Vorabentscheidungsersuchen eines nationalen Gerichts zurückzuweisen ist, wenn die erbetene Auslegung des Unionsrechts offensichtlich in keinem Zusammenhang mit der Realität oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht (vgl. u. a. Urteile Cipolla u. a., C‑94/04 und C‑202/04, EU:C:2006:758, Rn. 25, sowie Jakubowska, C‑225/09, EU:C:2010:729, Rn. 28), ist die vierte Frage somit für unzulässig zu erklären.

Goldbär von Lindt vs Goldbären von Haribo

Das Oberlandesgericht Köln hat in dem Berufungsverfahren das erstinstanzlichen Urteil aufgehoben und eine Markenverletzung zwischen dem goldenen Schokoladenhasen von Lindt und dem Goldenen Haribo Gummibärchen unter allen Gesichtspunkten verneint:

Urteil des
Oberlandesgericht Köln
vom: 11. April 2014
Aktenzeichen: 6 U 230/12

Tenor:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 18.12.2012 verkündete Urteil der 33. Zivilkammer des Landgerichts Köln – 33 O 803/11 – wie folgt abgeändert:

  1. Die Klage wird abgewiesen.
  2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
  3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.
  4.  Die Revision wird zugelassen.

G r ü n d e

Die Parteien sind bekannte Süßwarenhersteller.

Die Klägerin vertreibt seit den 1960er Jahren Fruchtgummiprodukte, u. a. sog. „Gummibärchen“ in goldfarbenen Verpackungen unter der Bezeichnung „GOLDBÄREN“. In den 1970er Jahren ließ sie die „GOLDBÄREN-Figur“ (vgl. die Abbildung Bl. 6 d.A.), eine goldgelbe Bärenfigur mit roter Schleife um den Hals, für sich entwickeln. Die Klägerin ist Inhaberin zahlreicher Markenrechte im Zusammenhang mit der Bezeichnung „GOLDBÄREN“ und der „GOLDBÄREN-Figur“, so insbesondere

  • der deutschen Wortmarke „GOLDBÄREN“ (DE 974380) für „Zuckerwaren“,
  • der deutschen Wortmarke „Goldbär“ (DE 39922430) für „Zuckerwaren“,
  • der deutschen Wortmarke „Gold-Teddy“ (DE 302011030914) sowie
  • der Gemeinschaftsbildmarke „Goldbär“ (Nr. 009423757) u. a. für „Schokolade“.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die als Anlage CBH K 17 überreichten Markenunterlagen Bezug genommen. Sie ist ferner Inhaberin einer konturlosen deutschen Farbmarke „Gold“ DE 302008048605 im Süßwarensegment (Anlage CBH K 18).

Die Beklagten produzieren und vertreiben insbesondere Schokoladenprodukte, darunter den bekannten „Goldhasen“, einen in goldene Folie eingewickelten Schokoladenhohlkörper in Hasenform. Seit dem Jahr 2011 produzieren und vertreiben sie darüber hinaus die im Tenor des landgerichtlichen Urteils abgebildete bärenförmige und ebenfalls in Goldfolie eingewickelte Schokoladenfigur, die von ihnen selbst als „Lindt Teddy“ bezeichnet wird. Die Beklagte zu 1) verfügt über die Wort-/Bildmarke „Teddy“ DE 371973 mit Priorität vom 14.04.1927 und über die Wortmarke „Teddy“ DE 2105373 mit Priorität vom 17.03.1994.

Die Klägerin hat in der konkreten Ausgestaltung des „Lindt Teddys“ bzw. dessen Verpackung eine Verletzung ihrer Rechte gesehen und Unterlassung, Auskunft, Schadensersatz und Vernichtung begehrt. Diese Ansprüche hat sie in der nachfolgend wiedergegebenen Reihenfolge (vgl. dazu Bl. 62, 163, 168 f. d.A.) mit einer Verletzung

  1. der für sie eingetragenen deutschen Wortmarke „GOLDBÄREN“,
  2. der für sie eingetragenen deutschen Wortmarke „GOLDBÄR“,
  3. gleichlautender Wortmarken kraft Verkehrsgeltung,
  4. der für sie eingetragenen Gemeinschaftsbildmarke „Goldbär“,
  5. der Bildmarke „Goldbär“ in Form einer Benutzungsmarke kraft Verkehrsgeltung sowie
  6. der für sie eingetragenen deutschen Wortmarke „Gold-Teddy“, die sich im Widerspruchsverfahren befindet,

begründet, wobei sie jeweils in erster Linie einen Verstoß gegen § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und sodann einen Verstoß gegen § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, ferner hilfsweise Verstöße gegen § 4 Nr. 9 UWG und § 5 Abs. 2 UWG gerügt hat.

Die Klägerin hat unter Vorlage einer von ihr in Auftrag gegebenen Verkehrsbefragung (Anlage CBH K 76) behauptet, dass es sich bei den Marken „GOLDBÄREN“ und „GOLDBÄR“ nicht nur um bekannte, sondern sogar um berühmte Marken handele, wozu sie – insbesondere zu Umsatzzahlen, Werbeanstrengungen und Verkehrsbekanntheit – im Einzelnen näher vorträgt. Auch die Bildmarke „Goldbär“ sei zumindest außergewöhnlich bekannt. Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, dass die Ausgestaltung des „Lindt Teddys“ der Beklagten nichts anderes als die bildliche Darstellung des Wortes „GOLDBÄR“ darstelle. Der Verkehr stelle bei Anblick eines verkörperten Goldbären mit roter Schleife im Süßwarensegment unweigerlich eine Verbindung zu der Klägerin her. Dies gelte umso mehr, als die Verwendung der Bezeichnung „Goldbär“ für das Produkt der Beklagten auch durch die Bezeichnung des im Ostergeschäft durch die Beklagten erfolgreich vertriebenen bekannten Schokoladenhasens als „Goldhase“ nahe gelegt werde.

Die Klägerin hat beantragt, die Beklagten zu 1) und 2) zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr Schokoladenprodukte in Form eines Bären mit goldfarbener Verpackung sowie roter Schleife um den Hals (eingeblendet wie Bl. 536 d.A. in drei konkreten Verletzungsformen) anzubieten oder anbieten zu lassen. Sie hat ferner beantragt, die Beklagten zur Auskunft zu verurteilen sowie deren Schadenersatzpflicht festzustellen.

Die Beklagten haben beantragt, die Klage abzuweisen.

Sie haben den Vorwurf eines markenverletzenden oder wettbewerbswidrigen Verhaltens zurückgewiesen. Der „Lindt Teddy“ stelle eine logische und einheitliche Fortentwicklung ihrer eigenen Produktlinie dar. Bei der Teddybärenfigur handele es sich um eine auch von Mitbewerbern und insbesondere im Süßwarenbereich häufig verwendete Ausgestaltung. Zudem sei die Farbe Gold im Weihnachtsgeschäft eine übliche, die Festlichkeit hervorhebende Farbgebung. Die konkret gewählte Form sei herstellungsbedingt. Die Aufmachung orientiere sich an dem „Goldhasen“. Die Produkte der Parteien seien einander zudem auch nicht ähnlich, geschweige denn austauschbar. Während es sich bei den klägerischen Fruchtgummiprodukten um „niedrigpreisige Naschware im Beutel“ handele, produzierten die Beklagten hochwertige Schokoladenprodukte im gehobenen Preissegment. Nach einer im Auftrag der Beklagten durchgeführten Meinungsumfrage habe der „Lindt Teddy“ bereits nach einer Saison einen Bekanntheitsgrad von 50 % erreicht, wobei der Verkehr aber eine klare Verbindung zum „Goldhasen“ der Beklagten herstelle. Nur 5,9 % der Bevölkerung seien zu dem Ergebnis gekommen, es bestehe eine Verbindung zum Unternehmen der Klägerin. Zur rechtserhaltenden Benutzung der Wortmarke „GOLDBÄR“ sei nichts vorgetragen. Die – unstreitig – erst am 03.06.2011 erfolgte Anmeldung der Marke „Gold-Teddy“ sei schließlich böswillig in der Absicht unlauterer Behinderung erfolgt, nachdem die Beklagten die Klägerin – ebenfalls unstreitig – kurz zuvor darüber informiert hätten, dass die Verwendung des Begriffs „Teddy“ für eine Schokoladenhohlfigur in Goldfolie beabsichtigt sei.

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Der Unterlassungsanspruch sei gestützt auf die Wortmarke „GOLDBÄREN“, bei der es sich um eine im Inland überragend bekannte Marke handele, begründet aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 MarkenG, denn mit der angegriffenen Ausgestaltung des „Lindt Teddys“ benutzten die Beklagten ein der klägerischen Wortmarke hochgradig ähnliches Zeichen, was eine gedankliche Verknüpfung durch die beteiligten Verkehrskreise zur Folge habe. Das Landgericht hat insbesondere ausgeführt, dass für das Schokoladenprodukt der Beklagten die Bezeichnung „Goldbär“ die für den Verbraucher naheliegende, ungezwungene, erschöpfende und gleichsam einprägsame Betitelung sei, weshalb von Zeichenähnlichkeit auszugehen sei.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die ihren Antrag auf Klageabweisung weiterverfolgen. Zur Begründung wiederholen und vertiefen sie ihren erstinstanzlichen Vortrag. Soweit das Landgericht der Klage aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG stattgegeben habe, habe es verkannt, dass das von der Klägerin zum Bekanntheitsgrad ihrer Klagemarke eingeholte Gutachten gemäß Anlage CBH 76 an schwerwiegenden methodischen Mängeln leide und das Landgericht keine Feststellungen zum Zeitrang des Bekanntheitsschutzes getroffen habe. Auch sei rechtsfehlerhaft der Begriff der bekannten Marke gleichgesetzt worden mit einer damit einhergehenden gesteigerten Kennzeichnungskraft. Die Beklagten vertreten die Ansicht, dass das Landgericht den Gegenstand der durch die Unterlassungsanträge definierten beanstandeten Verwendungsformen verkannt habe und bei richtigem Zeichenvergleich und zutreffender Ermittlung des Gesamteindrucks der konkreten Verletzungsformen, unter Berücksichtigung des schriftlichen Herkunftshinweises „Lindt“ und der aufgebrachten Wortbestandteile, festzustellen sei, dass diese mit der Klagemarke absolut unähnlich seien. Von den drei Kriterien „naheliegend“, „ungezwungen“ und „erschöpfend“ habe das Landgericht nur das erste geprüft und – nicht überzeugend – bejaht; eine gedankliche Verbindung sei allenfalls zu dem auch überragend bekannten „Goldhasen“, an dem die Gestaltung des Teddys orientiert sei, herzustellen. Schließlich sei eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Klagemarke nicht festzustellen. Mit ihrer Berufungsreplik vom 27.09.2013 beziehen sich die Beklagten auf das in dieser Sache erstattete Rechtsgutachten des Prof. Dr. T vom 10.09.2013 (Anlage BF 9), dessen Ausführungen sie sich zu eigen machen, und legen als Anlagenkonvolut BF 10 zwei Untersuchungen zur Ermittlung der Verbrauchervorstellung bei einer Schokoladenfigur mit den Benennungen „Lindt Teddy“ und „Lindt Milk Chocolate“ vor, die die Grundannahme des angefochtenen Urteils zu der Verbraucherwahrnehmung des angegriffenen Schokoladeprodukts nicht stütze.

Die Klägerin verteidigt das erstinstanzliche Urteil und bezieht sich zur Begründung ergänzend auf das von Prof. Dr. G in dieser Sache erstattete Rechtsgutachten vom 19.08.2013 (Anlage CBH B1 zur Berufungserwiderung), dessen Ausführungen sie sich zu eigen macht. Das Landgericht habe insbesondere die hochgradige Zeichenähnlichkeit zwischen der überragend bekannten Wortmarke „GOLDBÄREN“ und den dreidimensionalen Gestaltungsformen der Beklagten, welche die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung der Produkte darstelle, zutreffend bejaht; dabei komme es nicht zu einer irgendwie gearteten „Überlagerung“ der streitgegenständlichen prägnanten Produktgestaltungen durch die Wortzeichen und sonstigen Ausstattungsmerkmale. Die Klägerin bezieht sich ferner auf ein unter dem 24.02.2014 erstattetes und als Anlage zum Schriftsatz vom 25.02.2014 vorgelegtes Verkehrsgutachten und vertritt die Ansicht, dass durch dessen Zuordnungswerte die mittlerweile fortgeschrittene Verwässerung der Bezeichnung „Goldbär“ durch das von Lindt vertriebene Schokoladenprodukt belegt werde. Hilfsweise stützt sie die Klage nunmehr ausdrücklich auch auf die für sie eingetragene konturlose deutsche Farbmarke „Gold“.

Wegen aller Einzelheiten wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen sowie auf den Tatbestand und die Feststellungen des angefochtenen Urteils Bezug genommen

In der Berufungsverhandlung hat die Klägerin die Klage, soweit sie auf die Gemeinschaftsbildmarke „Goldbär“ (Nr. 009423757) gestützt war, teilweise zurückgenommen; die Beklagten haben der Teilklagerücknahme insoweit widersprochen.

II.

Die Berufung der Beklagten ist zulässig und begründet. Die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche sind unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt begründet.

1.
Das Landgericht hat angenommen, dass die streitgegenständlichen Ausstattungen der Beklagtenprodukte die Rechte der Klägerin aus ihrer Wortmarke „GOLDBÄREN“ DE 974380 im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verletzen, weil sie sich als Benutzung eines ähnlichen Zeichens für Waren darstellen, welche die Unterscheidungskraft der bekannten Klagemarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise beeinträchtigt, indem sie diese verwässert. Dem vermag der Senat im Ergebnis auf der Grundlage des ihm bis zur Berufungsverhandlung unterbreiteten Sachverhalts nicht beizutreten.
a.
Zutreffend – und zwischen den Parteien nicht umstritten – ist allerdings der unausgesprochene Ausgangspunkt der landgerichtlichen Erwägungen, dass der auf Art. 5 Abs. 2 der (Markenrechts-) Richtlinie 89/104/EWG bzw. 2008/95/EG (MRRL) beruhende Schutz bekannter Marken nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG über seinen Wortlaut hinaus nicht nur bei einer Benutzung ähnlicher Zeichen für unähnliche Waren, sondern auch bei einer Benutzung solcher Zeichen für Waren eingreifen kann, die mit denen identisch oder ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist (EuGH, GRUR 2003, 240 – Davidoff; GRUR 2008, 503 – adidas / MarcaModa; BGH, GRUR 2011, 1043 – TÜV II).

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (vgl. BGH, GRUR 2007, 1066 [Rn. 23] – Kinderzeit).

Die für „Zuckerwaren“ eingetragene Wortmarke „GOLDBÄREN“ wird tatsächlich benutzt für Fruchtgummiprodukte. Es besteht zumindest eine durchschnittliche Warenähnlichkeit zu Schokolade und Schokoladenwaren. Denn die Waren „Zuckerwaren“, „Fruchtgummiprodukte“ und „Schokolade“ gehören ihrer Art nach zu der Produktgruppe der Süßigkeiten, die einem gleichen Verwendungszweck dienen. Das Angebot von „Zuckerwaren“ und „Schokolade“ wendet sich an die gleichen Verkehrskreise, beide Produkte konkurrieren miteinander und werden regelmäßig in denselben Verkaufsstätten angeboten. Entgegen der Ansicht der Beklagten kann auf diesem einheitlichen Markt nicht zwischen einem „Niedrigpreis“-Segment einerseits und einem „Premium“-Segment anderseits differenziert werden (vgl. Senat, GRUR-RR 2005, 12 [13] – Absolut Luckies, zum Markt für Wodka).

b.
Den Angriffen der Berufung stand hält auch die Feststellung des Landgerichts, dass es sich bei der Klagemarke um eine nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG geschützte Marke handelt, weil sie für die fraglichen Waren einem bedeutenden Teil des davon betroffenen inländischen Publikums bekannt ist (vgl. EuGH, GRUR 2009, 1158 – PAGO / Tirolmilch; Senat, GRUR-RR 2005, 339 [340] – Kleiner Feigling II; GRUR-RR 2011, 459 – Dumont-Kölsch).

Der erforderliche Bekanntheitsgrad, für den sich feste Prozentsätze nicht angeben lassen, ist anhand aller relevanten Umstände wie des Marktanteils der Marke, der Intensität, der geografischen Ausdehnung und der Dauer ihrer Benutzung sowie des Umfang der zu ihrer Förderung getätigten Investitionen zu bestimmen (vgl. EuGH, a.a.O.; BGH, a.a.O.), was eine Heranziehung demoskopischer Umfragen indes nicht ausschließt (vgl. Ingerl / Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rn. 1333; Ströbele / Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 14 Rn. 212). In diesem Zusammenhang kann auch der Umstand von Bedeutung sein, dass der Gesetzgeber einen besonderen Bekanntheitsschutz an sich nur für solche Marken vorgesehen hat, die auch in Bezug auf nicht ähnliche Waren bei den mit der angegriffenen Bezeichnung konfrontierten Verkehrskreise in Erinnerung gerufen werden (vgl. BGH, GRUR 2003, 428 [432] – BIG BERTHA; EuGH, GRUR 2009, 56 [Rn. 47 ff., 53] – Intel; Senat, GRUR-RR 2012, 341 = juris Rn. 17 – Ritter Sport).

Das Landgericht ist unter Bezugnahme auf das von der Klägerin als Anlage CBH K 76 vorgelegte Gutachten, welches einen Bekanntheitsgrad von über 90 % für die Klagemarke belegt, zu Recht davon ausgegangen, dass es sich bei der deutschen Wortmarke „GOLDBÄREN“ um eine im Inland überragend bekannte Marke im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG handelt. Nachdem dies – wie das Landgericht festgestellt hat – in erster Instanz auch unwidersprochen war, rügen die Beklagten in der Berufungsinstanz nunmehr „schwerwiegende methodische Fehler“ des Gutachtens. Unabhängig von der Frage, ob der Einwand nach §§ 529 Abs. 1 Nr. 2, 531 Abs. 2 ZPO noch zu berücksichtigen ist, sind methodische Fehler nach Auffassung des Senats jedenfalls nicht festzustellen. Die Klägerin hat auf den Seiten 5 und 6 ihrer Berufungserwiderung im Einzelnen ausgeführt, dass das Gutachten nach zwei zur Ermittlung einer „Bekannten Marke“ anerkannten Untersuchungsansätzen erstellt worden ist. Soweit die Beklagten demgegenüber auf die TÜV II – Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, GRUR 2011, 1043, dort Rn. 49) verweisen, ergibt sich daraus nichts anderes, insbesondere nicht das Erfordernis, dass es in jedem Falle konkreter Feststellungen bedarf, ab wann und in welchem Umfang die Klagemarke den Schutz erworben hat. Es bestehen im Streitfall keine Zweifel, dass die Wortmarke „GOLDBÄREN“ zu dem maßgeblichen Zeitpunkt, der Markteinführung des „Lindt-Teddys“ im Jahr 2011, eine im Inland überragend bekannte Marke war und auch aktuell ist; konkrete Zweifel werden von den Beklagten insoweit auch nicht aufgezeigt. Dies vermag der Senat im Übrigen auch aufgrund der Indiztatsachen aus eigener Sachkunde festzustellen (vgl. Senat, GRUR-RR 2005, 339 [340] – Kleiner Feigling), weil es auch den Senatsmitgliedern als Teil der angesprochenen Verkehrskreise geläufig ist, dass die Marke seit einem längeren Zeitraum in weitem Umfang auf dem Markt erschienen ist und den angesprochenen Verkehrskreisen gegenübergetreten ist. Davon ist auch nach den Ausführungen Seiten 4-11, 17-19 der Klageschrift zum „Kultstatus“ des „Goldbären“, der umfangreichen Bewerbung der Fruchtgummiprodukte unter dieser Bezeichnung sowie dem unwidersprochenen Gesamtumsatz von mehr als 1 Milliarde € in Deutschland seit dem Jahr 2000 ohne weiteres auszugehen. Bereits das Landgericht hat in diesem Zusammenhang zutreffend angenommen, dass die durch das Gutachten belegte Bekanntheit der Klagemarke im Übrigen auch gerichtsbekannt ist (vgl. auch BGH, GRUR 1960, 126 [128] – Sternbild; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 1344 bis 1346; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 289 und 530).

c.
Die Bekanntheit der Klagemarke allein rechtfertigt indessen noch keinen erhöhten Schutz gegenüber nicht identischen oder verwechslungsfähigen Produktaufmachungen eines Mitbewerbers. Im Streitfall kann nicht festgestellt werden, dass die angegriffenen Produktaufmachungen der Beklagten eine hinreichende Ähnlichkeit mit der Klagemarke aufweisen, um eine für die Anwendbarkeit des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG genügende gedankliche Verknüpfung zwischen ihnen annehmen zu können. Die Produkte der Beklagten stellen keine rechtsverletzende Benutzung der bekannten Wortmarke „GOLDBÄREN“ im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG dar.

aa.
Die rechtsverletzende Benutzung eines der bekannten Marke angenäherten Zeichens erfordert zunächst einen markenmäßigen Gebrauch des Kollisionszeichens (BGH, GRUR 2005, 583 = WRP 2005, 896 – Lila Postkarte), für den es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union im Anwendungsbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bzw. Art. 5 Abs. 2 MRRL allerdings ausreicht, dass die beteiligten Verkehrskreise das Kollisionszeichen, ohne es als Herkunftshinweis aufzufassen, wegen seiner hochgradigen Ähnlichkeit gedanklich mit der bekannten Marke verknüpfen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58 [Rn. 29, 39] – adidas / Fitnessworld; GRUR 2009, 56 [Rn. 30] – Intel; BGH, a.a.O.; GRUR 2011, 1043 = WRP 2011, 1454 [Rn. 54, 60] – TÜV II; Senat, GRUR-RR 2012, 341 = juris, Rn. 23 – Ritter-Sport).
Ist es danach im Rahmen des Bekanntheitsschutzes von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht notwendig zu prüfen, ob das angegriffene Zeichen als Herkunftshinweis aufgefasst wird, ist in diesem Zusammenhang gleichwohl mit dem Landgericht festzuzustellen, dass eine kennzeichenmäßige Benutzung der Produktausstattung schon nach dem eigenen Vorbringen der Beklagten gegeben ist. Denn danach orientiert sich die Aufmachung des „Lindt-Teddys“ an dem bekannten „Goldhasen“ und fügt sich logisch und einheitlich in die Produktlinie der Beklagten ein, soll also nach dem ausdrücklich erklärten Willen auch auf deren Unternehmen hinweisen. Zwar ist es grundsätzlich unerheblich, ob der Verwender subjektiv die betriebliche Herkunft der Produkte kennzeichnen wollte oder mit einer solchen Wahrnehmung rechnete (BGH, GRUR 1960, 126 [128] – Sternbild; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 14 Rn. 144). Im vorliegenden Fall stellt die bewusste Orientierung an den bekannten Produkten der Beklagten jedoch ein starkes Indiz dafür dar, dass diese Ausstattung dazu geeignet ist, von den angesprochenen Verkehrskreisen – auf deren Wahrnehmung es maßgeblich ankommt (Ingerl/Rohnke, a.a.O. Rn. 138 m. w. N.) – als Herkunftshinweis wahrgenommen zu werden und auch tatsächlich so wahrgenommen wird.
bb.
Jedenfalls würde es für die erforderliche gedankliche Verknüpfung des angegriffenen Zeichens mit der bekannten Marke im Rahmen von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG hier ausreichen, aber auch erforderlich sein, dass ein Zeichen oder Zeichenelement, ohne dass ihm eine selbständig kennzeichnende Stellung beigemessen wird, von erheblichen Teilen des angesprochenen Verkehrs wenigstens in einer Weise selbständig wahrgenommen wird, dass es auf Grund seiner Ähnlichkeit die bekannte Klagemarke in Erinnerung zu rufen vermag. Davon vermag der Senat nicht auszugehen.
Ob eine solche gedankliche Verknüpfung vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (EuGH, GRUR 2009, 56 [Rn. 41 ff.] – Intel; BGH, GRUR 2011, 1043 = WRP 2011, 1454 [Rn. 54] – TÜV II; Senat, a.a.O., Ritter-Sport).
(1) Wie oben bereits festgestellt besteht zwischen Zuckerwaren und Fruchtgummiprodukten einerseits und Schokolade und Schokoladenwaren andererseits eine zumindest durchschnittliche Warenähnlichkeit.
(2) Weiterhin kann zugunsten der Klägerin ausgehend von der dargelegten überragenden Bekanntheit von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Marke „GOLDBÄREN“ ausgegangen werden, weil diese aufgrund langjähriger intensiver Benutzung einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Eine derartige Steigerung der Kennzeichnungskraft begründet einen erweiterten Schutzbereich, der jedoch stets bezogen auf die einzelnen Waren und Dienstleistungen festzustellen ist, die in ihrem Warenverzeichnis aufgeführt sind (vgl. BGH, GRUR 2004, 779 [781] – Zwilling/Zweibrüder).
(3) Für die Annahme einer gedanklichen Verknüpfung im Rechtssinne genügt es nicht, wenn ein Zeichen geeignet ist, durch bloße Assoziation mit einem fremden Kennzeichen Aufmerksamkeit zu erwecken (BGH, GRUR 2004, 779 [783] – Zwilling / Zweibrüder; GRUR 2009, 772 = WRP 2009, 971 [Rn. 71] – Augsburger Puppenkiste). Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzulegen als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (BGH, GRUR 2004, 594 [596] = WRP 2004, 909 – Ferrari-Pferd; GRUR 2007, 1071 = WRP 2007, 1461 [Rn. 45] – Kinder II; GRUR 2009, 672 = WRP 2009, 824 [Rn. 49] – Ostsee-Post; vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 = WRP 2011, 1454 [Rn. 59] – TÜV II; vgl. auch EuG, GRUR Int. 2012, 245 – NC Nickol / Nike). Könnte bei bekannten Marken die unzureichende Ähnlichkeit eines angegriffenen Zeichens nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG allein dadurch überwunden werden, dass es für identische Waren verwendet wird, würde dies auf eine mit dem objektiven Zweck des Gesetzes und der Richtlinie unvereinbare Ausweitung des Schutzes solcher Marken hinauslaufen.

Von diesen Prämissen geht – soweit ersichtlich – die Rechtsprechung nicht nur des Bundesgerichtshofs, sondern auch des Gerichtshofs der Europäischen Union aus, obwohl einzelne seiner Formulierungen für die Annahme des Landgerichts zu sprechen scheinen, dass an die Zeichenähnlichkeit im Rahmen des Verwässerungstatbestandes geringere Anforderungen zu stellen sind als im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr (vgl. Senat, a.a.O. juris Rn. 25 – Ritter-Sport). Indem der Gerichtshof einen Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen verlangt, auf Grund dessen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen dem Zeichen und der Marke sehen, das heißt die beiden miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln (EuGH, GRUR 2004, 58 [Rn. 29] – adidas / Fitnessworld; GRUR 2008, 503 [Rn. 41] – adidas / MarcaModa; GRUR 2009, 56 [Rn. 30] – Intel), macht er indes deutlich, dass sogar überragend bekannte, unverwechselbare Marken nur gegenüber Zeichen Schutz genießen, die hinreichend ähnlich sind (vgl. zum Ganzen Ströbele / Hacker, a.a.O., § 14 Rn. 206 ff. [208], 256; Ingerl / Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 1254 f., 1284, 1347).

Gegenstand des vorzunehmenden Vergleichs der Registerwortmarke „GOLDBÄREN“ mit der jeweiligen Produktgestaltung der drei goldfarbenen Schokoladenprodukte der Beklagten ist eine Überkreuzkollision verschiedener Zeichenformen. Dabei ist durch den Bundesgerichtshof auch zur Rechtslage unter dem Markengesetz der allgemeine Rechtsgrundsatz anerkannt, dass eine Markenrechtsverletzung nicht nur innerhalb derselben Markenkategorie in Betracht kommt (vgl. BGH, GRUR 1999, 990 [991] – Schlüssel). Während Überkreuzkollisionen zwischen Wort- und Bildzeichen bereits Gegenstand höchstrichterlicher Entscheidungen waren (vgl. BGH, GRUR 1971, 251 ff – Oldtimer; BGH, GRUR 1999, 990, 992 – Schlüssel; BGH, GRUR 2004, 779 [781] – Zwilling/Zweibrüder; BGH, GRUR 2006, 60 [61] – coccodrillo; vgl. auch Senat, Urteil v. 12.05.2000 – 6 U 25/99 – BeckRS 2000, 30111420 – Panda), war die rechtliche Beurteilung einer Überkreuzkollision zwischen einer Wortmarke einerseits und einer dreidimensionalen Gestaltung andererseits bisher nicht Gegenstand der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs oder des Europäischen Gerichtshofs (vgl. G, a.a.O., S. 62 des GA; Lerach, GRUR-Prax 2013, 14; Haag/Deckers)

Soweit ersichtlich wird allerdings im Schrifttum nahezu einhellig davon ausgegangen, dass die Annahme einer Zeichenähnlichkeit auch im Verhältnis von Wortzeichen zu dreidimensionalen Wiedergaben in Betracht kommt und nach den Grundsätzen der Rechtsprechung zur Zeichenähnlichkeit von Wort und Bild zu beurteilen ist (vgl. G, a.a.O., S. 71 des GA; G, MarkenR, 4. Auflage, § 14 Rn. 519 ff; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 979; Haag/Deckers, a.a.O., Rn. 21). Auch der Senat folgt dieser Auffassung.

Die Annahme einer Zeichenähnlichkeit kommt danach aus Gründen einer begrifflichen Übereinstimmung in Betracht, wenn das Wort die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung der dreidimensionalen Gestaltung ist. Dabei hat der Bundesgerichtshof diese Vergleichsformel entsprechend den konkreten Zeichenformen in den o.a. Entscheidungen konkretisiert bzw. ergänzt. So wird als rechtserheblicher Umstand etwa umschrieben, dass der fest und eindeutig umrissene Bedeutungsgehalt bei jeder Begegnung des Verkehrs mit dem Zeichen ohne weiteres vermittelt werde (BGH, GRUR 1999, 990 ff – Schlüssel) oder der Verkehr beim Anblick der Darstellung an das Wort erinnert werde und den Wortbegriff im Bild wiederfinde (BGH, GRUR 1971, 251 ff – Oldtimer).

Davon ist im rechtlichen Ansatz zutreffend auch das Landgericht in der angefochtenen Entscheidung ausgegangen und hat in der konkreten Rechtsanwendung festgestellt, dass für das Schokoladenprodukt der Beklagten nicht dessen offizieller Name „Lindt Teddy“, sondern die Bezeichnung „GOLDBÄR“ die für den Verbraucher naheliegende, ungezwungene, erschöpfende und gleichsam einprägsame Betitelung und damit die am nächsten liegende griffige Bezeichnung sei. Die diesbezüglichen Erwägungen auf den Seiten 20-22 der Urteilsgründe berücksichtigen jedoch nicht alle relevanten Umstände, insbesondere nicht hinreichend den maßgeblichen Gesamteindruck der angegriffenen Ausstattungen.

(4) Bei der – wie ausgeführt – gleichen Kriterien wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegenden Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu beachten. Einzelne Bestandteile können für den Gesamteindruck prägend sein (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 = WRP 2005, 1505 [Rn. 28 f.] – Thomson Life; BGH, GRUR 2006, 60 = WRP 2006, 92 [Rn. 17] – coccodrillo); diese unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente sind besonders zu berücksichtigen, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke normalerweise als Ganzes wahrnimmt und nicht auf ihre Einzelheiten achtet (vgl. EuGH, GRUR 2010, 933 [Rn. 33] – Barbara Becker m.w.N.; BGH, GRUR 2011, 148 = WRP 2011, 230 [Rn. 13] – Goldhase II). Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, darin eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne das Erscheinungsbild zu dominieren oder zu prägen (vgl. EuGH, a.a.O. [Rn. 30]; BGH, GRUR 2004, 865 [866] = WRP 2004, 1281 – Mustang; BGH, GRUR 2007, 1071 = WRP 2007, 1461 [Rn. 35] – Kinder II; BGH, GRUR 2008, 1002 = WRP 2008, 1434 [Rn. 33] – Schuhpark; BGH, GRUR 2009, 484 = WRP 2009, 616 [Rn. 32] – Metrobus; BGH, GRUR 2009, 766 = WRP 2009, 831 [Rn. 34] – Stofffähnchen I). Versteht der Verkehr ein Element des angegriffenen Zeichens nach den Umständen als Zweitkennzeichnung, kann sich der Vergleich darauf beschränken (BGH, GRUR 2002, 171 [174f.] = WRP 2001, 1315 – Marlboro-Dach; BGH, GRUR 2004, 865 [866] = WRP 2004, 1281 – Mustang; BGH, GRUR 2008, 254 = WRP 2008, 236 [Rn. 33 ff] – THE HOME STORE).

Den maßgeblichen Gesamteindruck hat das Landgericht für die angegriffenen Ausführungsformen nicht rechtsfehlerfrei bestimmt. Nur wenn die Produktausstattung in ihrer Gesamtheit bei einem relevanten Teil des angesprochenen Verkehrs die bekannte Wortmarke in Erinnerung zu rufen vermag, kommen ein auf die Ausstattung beschränkter Vergleich und eine damit begründete Beeinträchtigung des Markenrechts überhaupt in Betracht. Davon ist vorliegend nicht auszugehen.

Das Kollisionszeichen der Beklagten ist nach übereinstimmender Ansicht beider Parteien ein komplexes Kennzeichen, das als Gesamtaufmachung nicht nur aus den Zeichenbestandteilen eines Formzeichens und eines Farbzeichens, sondern auch aus dem Wortzeichen „Lindt“ bzw. den beiden Wortzeichen „Lindt“ und „Teddy“ in einer bestimmten Platzierung und Anordnung besteht und zusätzlich mit der Ausstattung einer roten Halsschleife nebst Anhänger versehen ist. Während nach Auffassung der Klägerin – gestützt auf das Gutachten von Prof. Dr. G, dort Seite 60f – die Wortzeichen im Verhältnis zu dem verbundenen Form- und Farbzeichen der goldfarbenen und bärenförmigen Schokoladenprodukte als Mehrfachkennzeichnungen zu beurteilen sind, deren eigenständige Kennzeichenfunktion bei Prüfung des Gesamteindrucks und der Feststellung der Verwechslungsgefahr selbstständig zu berücksichtigen seien, gehen die Beklagten – gestützt auf das Gutachten von Prof. Dr. T, dort Seiten 27/28 – von einem Kombinationszeichen aus, das vom Verkehr einheitlich wahrgenommen werde. Unabhängig von der grundsätzlichen Einordnung als Mehrfachkennzeichnung oder Kombinationszeichen ist jedenfalls nach beiden Auffassungen im Ausgangspunkt für die Beurteilung beider Zeichenformen auf den Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen bestehenden Kennzeichnung abzustellen. Dieser Gesamteindruck setzt sich in den angegriffenen Aufmachungen zusammen aus den Merkmalen

  • dreidimensionaler Schokoladenhohlkörper in Form eines sitzenden Bären, der in goldfarbene Folie gewickelt ist
  • rotes Plisseeband mit Schleife und rotem Herz um den Hals
  • Aufdruck von Ohren, Gesicht und Tatzen
  • Aufdruck der Bezeichnung „Lindt“ nebst Logo, in einer Ausführung mit dem Zusatz „Teddy“.

Zur Bestimmung des Schutzumfanges herangezogen werden können im Streitfall auch die durch die Rechtsprechung zu dem bekannten „Goldhasen“ der Beklagten aufgestellten Grundsätze (vgl. BGH, GRUR 2011, 148 [Rn. 32] – Goldhase II; OLG Frankfurt, GRUR 2012, 255 [257]). Zu diesem hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, dass bei der Beurteilung, ob die Beklagte den beanstandeten Schokoladenhasen markenmäßig benutzt und welche Merkmale gegebenenfalls den Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Gestaltungen bestimmen, maßgeblich darauf abzustellen sei, welche Gestaltungsmerkmale vom Verkehr als Herkunftshinweis aufgefasst werden (vgl. BGH, GRUR 2007, 1071 [Rn. 42] – Kinder II, m.w.N.). Dabei sei zu berücksichtigen, dass es bei Form und Farbe eines Produkts regelmäßig zunächst um die funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst geht und daher auch eine in dieser Hinsicht besondere Gestaltung eher diesem Umstand zugeschrieben wird als der Absicht, auf die Herkunft der Ware hinzuweisen (vgl. BGH, GRUR 2010, 138 = WRP 2010, 260 [Rn. 25] – ROCHER-Kugel; BGH, GRUR 2010, 1103 [Rn. 30] – Pralinenform II, m.w.N.). Der Grad der Kennzeichnungskraft einer aus einer bestimmten Form- und Farbgebung bestehenden dreidimensionalen Marke könne zwar Auswirkungen darauf haben, ob der Verkehr diesen Gestaltungselementen einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn sie ihm als Bestandteile einer Ware begegnen (vgl. BGH, GRUR 2005, 427 [428 f.] = WRP 2005, 616 – Lila-Schokolade; BGH, GRUR 2010, 1103 [Rn. 33] – Pralinenform II). Sei die Marke aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen, hänge ihr Schutzbereich gegenüber anderen, ähnliche Form- und Farbelemente aufweisenden Gestaltungen jedoch davon ab, ob sich die Verkehrsdurchsetzung gerade auch auf die konkrete Farb- und Formgebung erstreckt. Sei dies nicht der Fall, so erfasse der Schutzbereich der Marke regelmäßig keine Drittzeichen, die neben den nicht unterscheidungskräftigen und auch als solchen nicht verkehrsdurchgesetzten Form- und Farbelementen weitere kennzeichnungskräftige Bestandteile aufweisen, wie insbesondere herkunftshinweisende Wortbestandteile (vgl. BGH, GRUR 2009, 954 = WRP 2009, 1250 [Rn. 39] – Kinder III, m.w.N.).

Davon ausgehend hat das Oberlandesgericht Frankfurt a.M. nach Zurückweisung der Sache durch den Bundesgerichtshof zutreffend – und im Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. BGH, GRUR 2004, 865 [866] – Mustang) – festgestellt, dass die Charakterisierung der „prägenden“ bzw. „nicht prägenden“ Bestandteile für die Angreifermarke und das angegriffene Zeichen getrennt und eigenständig zu erfolgen habe. Für den Schutzumfang des dort angegriffenen „Riegelein-Hasen“ hat das Gericht festgestellt, dass der Wortbestandteil „Riegelein“ von Haus aus eine herkunftshinweisende Funktion habe, während Form und Farbe der Figur allenfalls schwache Kennzeichnungskraft zukomme (GRUR-RR 2012, 255 [257]). Das Gericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen dem „Goldhasen“ und dem „Riegelein-Hasen“ verneint, weil zwar eine erhebliche Ähnlichkeit hinsichtlich der schwachkennzeichnungskräftigen Bestandteile Form und Farbe, jedoch eine uneingeschränkte Unähnlichkeit hinsichtlich der Kennzeichenstärke des Wortbestandteils gegeben sei.

Diese zu den „Schokoladenhasen“ von „Lindt“ und „Riegelein“ aufgestellten Grundsätze können hinsichtlich der Bestimmung des maßgeblichen Gesamteindrucks, des Schutzumfangs und des Grades der Kennzeichnungskraft einzelner Merkmale im Wesentlichen auf die dreidimensionale Schokoladenfigur des „Lindt-Teddys“ übertragen werden:

Danach haben auch bei den vorliegend streitgegenständlichen Ausstattungen die Merkmale Form und Farbe eine nur schwache Kennzeichnungskraft. Für den „Goldhasen“ hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main – ungeachtet der These, dass es sich bei Form und Farbe grundsätzlich um Merkmale handelt, die in erster Linie der ästhetischen Ausgestaltung der Ware dienen – ausgeführt, dass die hohen Zuordnungswerte nach den GfK-Umfragen den Schluss darauf zulassen, dass der von Lindt angebotene „Goldhase“ am Markt eine Präsenz hat, die den Verkehr dafür sensibilisiert hat, dass Form und Farbe des Hasen auch auf die Herkunft von einem bestimmten Unternehmen hindeuten (vgl. OLG Frankfurt, a.a.O., 256). Zur Bekanntheit ihres Produktes „Goldhase“ haben die Beklagten auch im vorliegenden Verfahren auf den Seiten 2-4 der Klageerwiderung unter Bezugnahme auf das Gutachten der GfK vom 06.03.2012 und zu den verkauften Stückzahlen unwidersprochen vorgetragen. Davon und von der diesbezüglichen Rechtsauffassung des Oberlandesgerichts Frankfurt, der der Senat folgt und die der ästhetischen Gestaltung, insbesondere Form und Farbe der Figur herkunftshinweisende Funktion und damit Kennzeichnungskraft nicht gänzlich abspricht, ausgehend gilt Entsprechendes auch für die ästhetische Gestaltung des „Gold-Teddy“, der sich nach dem maßgeblichen Gesamteindruck an den bekannten „Goldhasen“ anlehnt und hinsichtlich der goldfarbenen Verpackungsfolie und dem roten Plisseeband nebst Anhänger – ebenso wie das „Rentier“ und die „Glocke“, vgl. die Abbildungen Bl. 82 d.A. – in die Produktlinie der Beklagten einfügt.

Vor allem aber hat das Landgericht nicht hinreichend berücksichtigt, dass der „Lindt-Teddy“ als komplexes Kennzeichen mit dem mittig auf dem Bauch des Bären platzierten Wortbestandteil „Lindt“ bzw. „Lindt-Teddy“ einen stark kennzeichnungskräftigen Bestandteil aufweist, der nach dem maßgeblichen Gesamteindruck gegenüber den ästhetischen Gestaltungsmerkmalen der Warenform und Farbe prägenden Charakter hat und den der Verkehr in besonderem Maße als Herkunftshinweis auf die Beklagten wahrnehmen wird.

(5) Davon ausgehend kann der Auffassung des Landgerichts, die Bezeichnung „GOLDBÄR“ stelle die für den Verbraucher naheliegende, ungezwungene, erschöpfende und gleichsam einprägsame Bezeichnung für das angegriffene Produkt dar, nicht gefolgt werden. Von einer solchen Ähnlichkeit im Rechtssinne zwischen den Produktausstattungen in ihrer Gesamtheit – wie sie Gegenstand der Klage sind – und der Klagemarke vermag der Senat nicht auszugehen.

Im Streitfall sprechen die Umstände insgesamt gegen die Annahme, dass allein Form und Farbe der angegriffenen konkreten Produktausstattungen beim Publikum die relevante und ungezwungene gedankliche Verknüpfung zu der bekannten Klagemarke „GOLDBÄREN“ hervorrufen. Dafür genügt es nämlich nicht, dass der Verbraucher innerhalb der mehrere herkunftshinweisende Zeichen aufweisenden Gesamtgestaltung eine an die Klagemarke erinnernde Form und Farbe der Verpackung selbstständig wahrnimmt. Vielmehr müsste er in seiner Wahrnehmung von den nachdrücklich auf „Lindt“ hinweisenden Wortelementen und sonstigen Gestaltungsmerkmalen aus der Produktreihe der Beklagten absehen und im Sinne einer Abstraktionsleistung aus der angegriffenen Gesamtgestaltung allein Form und Farbe der Gestaltung herausgreifen und eine gedankliche Verbindung zu dem Wort „GOLDBÄREN“ herstellen. Eine derart abstrakte Vorgehensweise ließe die herausgearbeiteten herkunftshinweisenden Merkmale des Produktes in seinem maßgeblichen Gesamterscheinungsbild unberücksichtigt (vgl. Senat, GRUR-RR 2012, 341 [344] – Ritter-Sport). Angesichts der auf das Unternehmen der Beklagten hinweisenden kennzeichnungskräftigen Bestandteile des komplexen Zeichens kann daher nicht festgestellt werden, dass das Wortzeichen „GOLDBÄREN“ die „naheliegende und ungezwungene“ Benennung des angegriffenen Produkts darstellt. Da der Verkehr jedenfalls durch den Wortbestandteil „Lindt“ bzw. „Lindt-Teddy“, aber auch durch die sich in die Produktreihe mit dem Hasen einfügende Gestaltung des Bären zwanglos auf das Unternehmen der Beklagten hingewiesen wird, wird er – wenn überhaupt – erst über gedankliche Zwischenschritte eine Assoziation zu dem Wortzeichen „GOLDBÄREN“ und damit allenfalls mittelbar eine Verbindung zu der Marke und/oder dem Unternehmen der Klägerin herstellen.

Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks von angegriffenen konkreten Ausstattungen ist nicht auszuschließen, dass die Erscheinung eines Zeichens durch die Verwendung eines weiteren Zeichens überlagert wird, was zur Folge haben kann, dass ungeachtet einer bestehenden Identität oder Ähnlichkeit des einen Bestandteils mit der Klagemarke aufgrund der zusätzlichen Kennzeichnung das auf diese Weise entstandene zusammengesetzte Zeichen vom Schutzbereich des Klagezeichens nicht mehr erfasst wird (vgl. BGH, GRUR 2002, 171 [Rn. 47] – Marlboro-Dach). Angewandt auf den Zeichenvergleich in der vorliegenden Überkreuzkollision bedeutet dies, dass die Wortmarke zwar eine naheliegende Benennung von Farbe und Form der Bärenfigur darstellen mag, dass diese Elemente nach dem maßgeblichen Gesamteindruck jedoch gleichsam „überlagert“ werden durch die kennzeichnungskräftigen Wortbestandteile und herkunftshinweisenden sonstigen Gestaltungsmerkmale Goldfolie in der Kombination mit dem roten Plisseeband nebst Anhänger. Wird aber bei visueller Wahrnehmung des Schokoladenbären der Beklagten in erster Linie ein Parallelbegriff zum „Lindt-Goldhasen“ assoziiert und wird dadurch eine mögliche Verknüpfung zu den „Gummibärchen“ der Klägerin jedenfalls überlagert, kann eine mögliche Assoziation mit dem Begriff „GOLDBÄREN“ nicht die „naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung“ des Produkts im oben genannten Sinne sein (vgl. Lerach, a.a.O.; so auch Haag/Deckers, a.a.O., Rn. 35).

Eine andere Beurteilung rechtfertigt schließlich auch nicht der Hinweis der Klägerin auf die Oldtimer-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH, GRUR 1971, 251 ff), nach der die dort beim Zeichenvergleich in der Überkreuzkollision eines Wort- mit einem Bildzeichen festgestellte Verwechslungsgefahr nicht dadurch beseitigt werde, dass die angegriffenen Kennzeichnung nur im Zusammenhang mit dem Firmenschlagwort „A“ benutzt werde. Denn eine Begründung hierfür findet sich in den dortigen Entscheidungsgründen nicht. Zu berücksichtigen ist dabei, dass es sich bei dem vom Bundesgerichtshof zu beurteilenden Zeichen nicht um ein Kombinationszeichen handelte. Vielmehr wurde das angegriffene Zeichen lediglich „im Zusammenhang“ mit einem Firmenschlagwort verwendet, das nicht geeignet war, die festgestellte Verwechslungsgefahr mit dem Klagezeichen zu beseitigen (a.a.O. S. 253). Im vorliegenden Fall ist jedoch überhaupt erst die vorausliegende Frage der gedanklichen Verknüpfung der Zeichen zu prüfen. Jedenfalls nach dem oben charakterisierten Gesamteindruck des angegriffenen „Lindt-Teddys“ und der Bestimmung seines Schutzumfanges entlang den zum „Goldhasen“ entwickelten Grundsätzen steht der stark kennzeichnungskräftige Wortbestandteil „Lindt“ der Annahme von Zeichenähnlichkeit – und damit auch der Annahme von Verwechslungs- oder Verwässerungsgefahr – entgegen.

(6) Dass unter diesen Umständen eine hinreichend intensive gedankliche Verknüpfung zwischen angegriffenen Produktausstattungen und der Klagemarke von keinem relevanten Teil der Durchschnittsverbraucher hergestellt wird, bestätigen die von der Beklagten im Berufungsverfahren als vorgelegten Anlagenkonvolut BF 10 vorgelegten Verkehrsbefragungen, die die Schokoladenfiguren mit den Bezeichnungen „Lindt Milk Chocolate“ bzw. „Lindt Teddy“ zum Gegenstand haben. Auf die Frage nach der Benennung der Schokoladenfigur wählen nur 8,5 % bzw. 8,4 % die Bezeichnung “Goldbär“, „Goldbärchen“, „Haribo Goldbären“ oder „Goldbärchi“. Bei der Feststellung gedanklicher Verbindungen oder Vorstellungen schließen lediglich 0,8 % bzw. 0,6 % gedanklich auf „Goldbär/Haribo“. Insgesamt benennen 81,6 % bzw. 84,5 % der Befragten „Lindt“ als den Hersteller bzw. die Marke. Die vorgelegten Studien sprechen demnach dafür, dass die vorgelegte Schokoladenfigur vom Verkehr als eigenständiges Produkt aufgefasst und keine Verbindung zu dem „GOLDBÄREN“ der Firma Haribo hergestellt wird.

Soweit die Klägerin im Berufungsverfahren zu den von den Beklagten vorgelegten Verkehrsgutachten Stellung genommen und dabei zunächst Verspätung gemäß §§ 530, 531 ZPO gerügt hat, greift dieser prozessuale Einwand nicht durch. Bei den Ergebnissen der Verkehrsbefragungen und den zugrunde liegenden Erhebungen handelt es sich um unstreitige Tatsachen, die lediglich in der Bewertung und Schlussfolgerung zwischen den Parteien streitig sind. Als in tatsächlicher Hinsicht unstreitige Indiztatsache im Rahmen der Rechtsfrage, ob Verwechslungsgefahr bzw. die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens besteht, dürfen die Verkehrsgutachten daher grundsätzlich berücksichtigt werden. Soweit die Klägerin weiterhin die fehlende Aussagekraft der in den Verkehrsbefragungen erfolgten Fragestellungen geltend macht, weil die Umfragen „in ihrer Gesamtkonzeption nicht den zentralen Kern des vorliegenden Rechtsstreits berücksichtigen“, steht dies der Verwertbarkeit der genannten Indiztatsachen nicht entgegen. Eine offene Einstiegsfrage ist, wenn es um die Bekanntheit bestimmter Zeichen geht, nicht erforderlich (vgl. Pflüger, GRUR 2004, 652 [654]). Es ist auch nicht erforderlich, dass die Fragen den streitgegenständlichen Sachverhalt in dem Sinne „abdecken“, dass die zentralen Fragen des Rechtsstreits – im Sinne einer Subsumtion – beantwortet werden müssten. Auch soweit die Klägerin schließlich beanstandet, dass den Befragten zunächst das Produkt mit der Aufschrift „Lindt“ und sodann ein neutralisiertes Produkt gezeigt worden ist, spricht das nicht gegen einen Erkenntnisgewinn aus den Befragungen, da angegriffen in der konkreten Verletzungsform tatsächlich und ausschließlich die Produkte mit dem kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil „Lindt“ bzw. „Lindt-Teddy“ sind.

d.
Ist demnach nicht festzustellen, dass die angegriffenen Produktaufmachungen der Beklagten eine hinreichende Ähnlichkeit mit der Klagemarke aufweisen, um eine für die Anwendbarkeit des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG genügende gedankliche Verknüpfung zwischen ihnen annehmen zu können, kommt es auf die weiteren vom Landgericht geprüften Voraussetzungen des Verletzungstatbestandes einer auch als „Verwässerung“ oder „Schwächung“ bezeichneten Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Klagemarke nicht mehr an. Wie oben ausgeführt, genügt es für die Annahme einer gedanklichen Verknüpfung im Rechtssinne nicht, wenn ein Zeichen geeignet ist, durch bloße Assoziation an ein fremdes Kennzeichen Aufmerksamkeit zu erwecken; auch überragend bekannte, unverwechselbare Marken genießen nur gegenüber Zeichen Schutz, die hinreichend ähnlich sind. Nach der im wesentlichen sinngleichen Formulierung des Bundesgerichtshofs liegt eine Rufausbeutung dann vor, wenn sich „ein Wettbewerber mit der Kennzeichnung seiner Waren der Marke angenähert hat, um Gütevorstellungen, die der Verkehr mit den unter der Marke vertriebenen Erzeugnissen verbindet, in unlauterer Weise für sich auszunutzen“ (BGH, GRUR 2005, 583, 584 – Lila-Postkarte). Hinreichende Zeichenähnlichkeit und eine Annäherung im vorstehenden Sinne kann aus den dargelegten Gründen nicht angenommen werden. Jedenfalls fehlt es an Anhaltspunkten für eine „Aufmerksamkeitsausbeutung“, die schon im Hinblick darauf schon im Hinblick darauf fern liegt, dass die Beklagten selbst bekannte Hersteller im Süßwarensegment sind und sich das angegriffene Produkt in die eigene Produktlinie der Beklagten einfügt (vgl. OLG Hamburg, GRUR-RR 2009, 303 [306] – All-in-One).

Eine andere Beurteilung rechtfertigen schließlich nicht die Erkenntnisse aus dem von der Klägerin als Anlage zum Schriftsatz vom 25.02.2014 vorgelegten Verkehrsgutachten vom 24.02.2014. Das Gutachten lässt insbesondere nicht den Schluss zu, dass 10,6 % der Befragten die angegriffenen Produktausstattungen mit der Klägerin, ihrer Wortmarke oder den unter ihrer Marke vertriebenen Produkten verbinden und dadurch deren bekannte Marke verwässert wird. Die Befragten sind nach Assoziationen mit der Klagemarke gefragt worden, ihnen ist jedoch nicht die streitgegenständliche Schokoladenfigur vorgelegt worden, so dass das Gutachten schon keine Aussagekraft bezüglich der entscheidungserheblichen Frage hat, welches nach der maßgeblichen Verkehrsauffassung die naheliegende und ungezwungene Bezeichnung für das Beklagtenprodukt ist. Soweit die Klägerin die Ansicht vertritt, dass durch die ermittelten Zuordnungswerte, nach denen mittlerweile 10,6 % der Käufer/Esser von Süßwaren bei der Bezeichnung „GOLDBÄR“ an das Unternehmen der Beklagten denken, eine im Verlaufe des Prozesses deutlich fortgeschrittene Verwässerung der Bezeichnung „Goldbär“ durch das von Lindt vertriebene Bärenprodukt belegt werde, folgt daraus nichts anderes. Abgesehen davon, dass der Rückschluss von einer möglichen, empirisch belegten Verwässerung auf eine tatbestandsmäßige Zeichenähnlichkeit tatsächlich nicht möglich und zulässig ist, sind die Gründe für die Antworten, aus denen sich der durch das Gutachten ermittelte Zuordnungswert von 10,6 % ergibt, nicht erfragt worden und auch sonst nicht erkennbar, so dass auch ein Zusammenhang mit dem in Streit stehenden Schokoladenprodukt nicht konkret festgestellt werden kann. Es erscheint beispielsweise nicht ausgeschlossen, dass die zunehmende Zuordnung des Begriffs „GOLDBÄR“ zu dem Unternehmen der Beklagten auf die kontinuierliche Ausweitung der Produktpalette der Beklagten (Goldhase, Gold-Rentier, Gold-Glocke) und eine damit verbundene steigende Präsenz ihrer „Gold“-Produkte am Markt zurückzuführen ist. Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung des EuGH die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft einer Marke die Darlegung erfordert, „dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, in Folge der Benutzung der jüngeren Marke geändert hat oder dass die ernsthafte Gefahr einer künftigen Änderung dieses Verhaltens besteht“ (EuGH, GRUR 2009, 56 [Rn. 77] – Intel; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 14 Rn. 1274, 1370). Eine solche Gefahr auch nur der künftigen Änderung des Verbraucherverhaltens in Bezug auf die in Rede stehenden Produkte lässt sich auch aus dem Verkehrsgutachten vom 24.02.2014 nicht ableiten.

e.
Ein Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht aus den gleichen Gründen nicht. Verneint man wie dargelegt die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen, schließt das sowohl einen Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als auch einen Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG aus. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzulegen als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (BGH, GRUR 2004, 594 [596] – Ferrari-Pferd; BGH, GRUR 2007, 1071 – Kinder II; BGH, GRUR 2009, 672 – Ostsee-Post; vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 – TÜV II; vgl. auch EuG, GRUR Int. 2012, 245 – NC Nickol / Nike; Senat, GRUR-RR 2012, 341 = juris, Rn. 26 – Ritter-Sport).

Eine Verwechslung mit der Klagemarke scheidet jedenfalls aus; deren beachtliche Kennzeichnungskraft genügt auch im Bereich der Warenähnlichkeit nicht, die Unähnlichkeit zu der eindeutig auf „Lindt“ hinweisenden Aufmachung zu überwinden. Auch für die Annahme einer Verwechslungsgefahr in weiterem Sinne bestehen keine Anhaltspunkte. Dem Verkehr sind die Parteien als bedeutende Süßwarenhersteller in Deutschland bekannt. Anhaltspunkte dafür, dass er wegen der Verwendung der in Goldfolie verpackten Bärenfigur von organisatorischen oder wirtschaftlichen Verflechtungen der Parteien ausgehen könnte, bestehen unter keinen Umständen. Entsprechendes erscheint angesichts des abweichenden und eigenständigen Gesamteindrucks des „Lindt-Teddys“, der von dem stark kennzeichnungskräftigen, auf die Beklagten als bedeutende Herstellerinnen von Schokoladenprodukten in goldfarbiger Verpackung hinweisenden Wortzeichen geprägt wird, ausgeschlossen.

2.
Soweit das Landgericht – von seinem Standpunkt aus zu Recht – auf die von der Klägerin hilfsweise geltend gemachten Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG in Verbindung mit ihrer eingetragenen Marke DE 39922430 sowie einer behaupteten zu ihren Gunsten bestehenden entsprechenden Marke kraft Verkehrsgeltung nicht weiter eingegangen ist, so dass sie – wie die weiteren noch zu behandelnden Ansprüche – ohne Anschlussberufung der Prüfung im Berufungsrechtszug unterliegen (vgl. BGH, NJW-RR 2005, 220), bleibt die Klage ebenfalls ohne Erfolg.

Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den angegriffenen Aufmachungen und den hilfsweise geltend gemachten Wortmarken mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit ebenso ausscheidet und eine Verwässerung dieser Marken – ihre Bekanntheit und im Falle der Benutzungsmarke bereits ihr Bestehen unterstellt – aus denselben Gründen ausscheiden muss wie die Verwässerung der bekannten Klagemarke DE 974380.

Auf den Einwand der Beklagten, die Marke „GOLDBÄR“ sei löschungsreif, weil die Bezeichnung nicht zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen, auch nicht der „Gummibärchen“, sondern nur als Name der Figur des winkenden Bären als Werbe- und Identifikationsfigur benutzt werde, mithin nur Unternehmens- und keinen Produktbezug habe und daher nicht markenmäßig verwendet werde, kommt es danach nicht an. Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke „Goldbär“ dürfte entgegen der Auffassung der Beklagten gleichwohl bejahen sein. Nach § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter nicht verändern. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt es insoweit maßgeblich darauf an, ob der angesprochene Verkehr, sofern er die eingetragene Form der Marke kennt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Der Verkehr muss das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzen (vgl. G, Markenrecht, 4. Auflage, § 26 Rn. 203 m.w.N.). Dem steht die von den Beklagten zitierte Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 13.09.2007 (GRUR 2008, 343 [Rn. 86] – Bainbridge ) unter keinen Umständen entgegen. Der Europäische Gerichtshof ist von dem von ihm aufgestellten Grundsatz, dass mehrere verschiedene Marken grundsätzlich nicht durch ein und dieselbe Verwendungsform rechtserhaltend benutzt und verteidigt werden können, wieder abgerückt bzw. hat klargestellt, dass Art. 10 der MRRL eine rechtserhaltende Benutzung in abweichender Form erlaube und nicht vorschreibe, dass die abweichende Benutzungsform ihrerseits nicht eingetragen sein darf (vgl. EuGH, GRUR 2012, 1257 – PROTI). Hier besteht im Übrigen die Besonderheit, dass nur formal die Nutzung einer Marke, die in einer anderen Marke enthalten ist, in Rede steht; eigentlich handelt es sich um den gleichen Begriff, der im Singular und Plural verwendet wird. Der Verbraucher wird insoweit nicht zwischen „GOLDBÄR“ und „GOLDBÄREN“ differenzieren.

3.
Soweit die Klägerin ihre Klage hilfsweise auf die Gemeinschaftsbildmarke „Goldbär“ EU 0094237757 gestützt hat, ist die Klage bereits unzulässig. Nach § 1 der Verordnung über die Zuweisung von Gemeinschaftsmarken-, Gemeinschaftsgeschmacksmuster-, Patent-, Sortenschutz-, Gebrauchsmusterstreitsachen und Topographieschutzsachen vom 30.08.2011 (GV. NRW. S. 468 SGV. NRW. 301) ist für Gemeinschaftsmarkensachen in Nordrhein-Westfalen das Landgericht Düsseldorf ausschließlich zuständig. Dies ist vom Senat auch in der Berufungsinstanz noch zu prüfen, § 513 Abs. 2 ZPO steht nicht entgegen. Zwar gilt diese Vorschrift grundsätzlich auch für die Frage der Gerichtseinteilung (vgl. MünchKomm-ZPO/Rimmelspacher, 4. Aufl. 2012, § 513 Rn. 15). Das Landgericht hatte jedoch keinen Anlass, über seine Zuständigkeit für die Ansprüche aus der Gemeinschaftsbildmarke zu entscheiden, da es sich mit ihnen nicht befassen musste. In einer solchen Situation ist die unterbliebene Prüfung der Zuständigkeit in der Rechtsmittelinstanz nachzuholen (vgl. BGH, NJW 1988, 2380). Nachdem die Beklagten keine Einwilligung in die diesbezüglich in der Berufungsverhandlung erklärte Teilklagerücknahme erteilt haben, war die Klage insoweit als unzulässig abzuweisen; das Einwilligungserfordernis des § 269 Abs. 1 ZPO wirkt in der Berufungsinstanz fort (vgl. Zöller-Heßler, ZPO, 30. Auflage, § 516 Rn. 1).

4.
Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 MarkenG gestützt auf die Bildmarke „Goldbär“ in Form der Benutzungsmarke kraft Verkehrsgeltung sind – ihr Bestehen unterstellt – ebenfalls nicht gegeben.

Auch hier besteht keine hinreichende Zeichenähnlichkeit, die die Gefahr der Verwechslung oder Verwässerung begründen könnte. Zwar sind die Bildmarke der Klägerin und der „Lindt Teddy“ der Beklagten im Ansatz mit ähnlichen Attributen – Bärenfigur, gelb- bzw. goldfarbig, rote Schleife – zu beschreiben. Der jeweilige Gesamteindruck der beiden auf Bl. 96 d.A. gegenüber gestellten Zeichen unterscheidet sich aber erheblich: Während der „Goldbär“ der Klägerin ähnlich einer Comic-Figur dargestellt wird, die aufrecht steht und über einen schlanken, vermenschlichten Körper mit erkennbaren und ausgeprägten Armen und Beinen sowie ein herausgearbeitetes Gesicht verfügt, ähnelt der „Lindt-Teddy“ in der Form einem Stofftier und weist einen eher gedrungenen Körper in sitzender Körperhaltung mit lediglich angedeuteten Armen, Beinen und Gesichtszügen auf.

5.
Die Klage ist auch nicht gestützt auf die Wortmarke „Gold-Teddy“ DE 302011030914 die für die Klägerin mit Priorität vom 03.06.2011 angemeldet ist, begründet.

Während Ansprüche aus Bekanntheitsschutz insoweit erkennbar fernliegen und nicht geltend gemacht werden, ist auch der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht begründet.

Dies gilt hinsichtlich der mit den Klageanträgen zu I.1. und 2. angegriffenen Ausführungsformen schon aus den entsprechenden Erwägungen zu Ziffer II. 1. mangels Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen. Ebenso wenig wie die Bezeichnung „Goldbären“ ist die Bezeichnung „Gold-Teddy“ – unabhängig von ihrem Wortsinn – die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung der Schokoladenfigur. Auch hier sind im Rahmen des Zeichenvergleichs die kennzeichnungskräftige Elemente (insbesondere das Wortzeichen „Lindt“ und die ästhetische Gesamtgestaltung) zu berücksichtigen, die auf die Beklagten und ihre Produktlinie hinweisen.

Ob eine Zeichenähnlichkeit der Wortmarke „Gold-Teddy“ jedoch hinsichtlich der mit dem Klageantrag zu Ziffer I.3. angegriffenen Ausstattungsform anzunehmen ist, weil der für den Gesamteindruck des Produkts prägende Wortbestandteil neben „Lindt“ –den Zusatz „Teddy“ enthält und daher mit der Klagemarke insoweit teilidentisch ist, bedarf keiner Entscheidung. Denn jedenfalls können die Beklagten der Wortmarke „Gold-Teddy“ der Klägerin den Einwand einer böswilligen Markenanmeldung im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 10 MarkenG entgegenhalten.

Kriterien für die Annahme von „Bösgläubigkeit“ sind eine etwaige Kenntnis der Vorbenutzung des angemeldeten oder eines ähnlichen Zeichens und eine Behinderungsabsicht des Anmelders als subjektives Tatbestandsmerkmal, das sich aufgrund der objektiven Umstände des Falles, z.B. fehlende Benutzungsabsicht, beurteilen lässt (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 8 Rn. 296 ff m.w.N.). Von einer sittenwidrigen Anmeldung kann allerdings nicht schon dann ausgegangen werden, wenn der Anmelder eines Kennzeichens weiß, dass ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Für eine Bejahung der Sittenwidrigkeit müssen vielmehr auf Seiten des Anmelders besondere, die Unlauterkeit begründende Umstände hinzutreten (vgl. BGH, GRUR 2004, 510 [511] – S100). Die Absicht, einen Dritten an der Vermarktung einer Ware zu hindern, kann unter bestimmten Umständen für die Bösgläubigkeit des Angreifers kennzeichnend sein. Gleichwohl lässt sich nicht ausschließen, dass sogar unter derartigen Umständen und insbesondere dann, wenn mehrere Hersteller auf dem Markt gleiche oder ähnliche Zeichen für gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Waren verwenden, der Anmelder mit der Eintragung dieses Zeichens ein berechtigtes Ziel verfolgt. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung weiß, dass ein Dritter, der erst seit kurzer Zeit auf dem Markt tätig ist, versucht, Nutzen aus dem genannten Zeichen zu ziehen, indem er dessen Aufmachung kopiert, was den Anmelder dazu veranlasst, das Zeichen eintragen zu lassen, um die Verwendung dieser Aufmachung zu verhindern (vgl. EuGH, GRUR 2009, 763 [Rn. 49] – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth).

Danach ist unter Berücksichtigung aller in die Abwägung einzustellenden Umstände und von einer Behinderungsabsicht der Klägerin auszugehen, die sich gegenüber den Beklagten nicht auf einen sachlichen und damit rechtfertigenden Grund für die Anmeldung ihrer Wortmarke „Gold-Teddy“ berufen kann. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die Klägerin die Marke „Gold-Teddy“ mit Priorität vom 03.06.2011 angemeldet hat, nachdem die Beklagten die Klägerin über die beabsichtigte Verwendung des Begriffs „Teddy“ für eine Schokoladenhohlfigur in Goldfolie informiert haben. Dass der Begriff „Teddy“ von der Klägerin im Verkehr in der Vergangenheit für ihre „Gummibärchen“ verwendet worden ist, ist nicht ersichtlich und wird von ihr auch nicht vorgetragen. Es kann dabei dahinstehen, ob zu ihren Gunsten ein schützenswertes Interesse anzuerkennen ist, die bekannte Wortmarke „GOLDBÄREN“ auch in Randbereichen und bezüglich dem „Bären“ verwandter Bezeichnungen zu verteidigen, um Assoziationen zu dem Kennzeichen „GOLDBÄREN“ entgegenzuwirken. Selbst bei Annahme eines solchen schützenswerten Interesses der Klägerin ist aber zugunsten der Beklagten zu berücksichtigen, dass die Wahl des Begriffs „Teddy“ gerade das Bemühen um eine Abgrenzung von dem Begriff „Bär“ erkennen lässt. Vor allem aber wirkt sich im Rahmen der in die Abwägung einzustellenden Umstände aus, dass die Beklagten nicht im Sinne der oben genannten Grundsätze erst seit kurzer Zeit auf dem Markt tätig ist und nicht im dargelegten Sinne davon ausgegangen werden kann, dass sie versucht, Nutzen aus dem genannten Zeichen zu ziehen, indem sie es kopiert. Vielmehr verfügt sie selbst seit vielen Jahren, namentlich seit 1927 über eine Wort-/Bildmarke „Teddy“ und seit 1994 über eine eigene Wortmarke „Teddy“ und kann sich dadurch – auch als ebenfalls bekannte Süßwarenherstellerin – ihrerseits auf eine berechtigte Wahrung ihres Besitzstandes berufen.

6.
Soweit die Klägerin ihre Klage in zweiter Instanz ausdrücklich auch auf die für sie eingetragene – Farbmarke „Gold“ DE 302008048605 stützt, sieht der Senat darin keine – in der Berufungsinstanz mangels Anschlussberufung gegebenenfalls unzulässige – Klageerweiterung, sondern eine reine Klarstellung zu dem erstinstanzlichen Vorbringen, das dahin auszulegen ist, dass die Klage auch in erster Instanz hilfsweise auf die Farbmarke gestützt worden ist. Die Klägerin hat die Farbmarke bereits in der Klageschrift bezeichnet und zum Gegenstand ihres Vorbringens gemacht; dementsprechend hat das Landgericht in dem Tatbestand des angefochtenen Urteils als unstreitig festgestellt, dass die Klägerin Inhaberin einer konturlosen Farbmarke „Gold“ im Süßwarensegment ist.

Die Klage kann jedoch auch nicht mit Erfolg auf die Farbmarke gestützt werden.

Das Recht aus einer abstrakten Farbmarke kann durch die Verwendung der Farbe auf der Verpackung einer Ware verletzt werden, wenn der Verkehr darin auch unter Berücksichtigung aller sonstigen Elemente der Verpackung einen Herkunftshinweis sieht. Dies kann in Betracht kommen, wenn einerseits die geschützte Farbe über eine durch Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt und aufgrund dessen der Verkehr daran gewöhnt ist, bei Waren der in Rede stehenden Art in der geschützten Farbe einen Herkunftshinweis zu sehen, und wenn die Farbe andererseits auch in der angegriffenen Verwendungsform durch herkömmliche Herkunftshinweise nicht in den Hintergrund gedrängt wird und daher als Herkunftshinweis in Betracht kommt. Wird eine Farbe auf der Verpackung einer Ware verwendet, so kann allerdings nur ausnahmsweise angenommen werden, dass dies herkunftshinweisend geschieht. Denn die Verbraucher sind es nicht gewöhnt, aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung ohne Beifügung von graphischen oder Wortelementen auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine Farbe als solche nach den gegenwärtigen Gepflogenheiten grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird. Eine solche Ausnahme setzt voraus, dass die Farbe als solche im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortritt, dass sie als Kennzeichnungsmittel verstanden wird. (EuGH, GRUR 2003, 604 – Libertel; BGH, GRUR 2005, 427 – Lila-Schokolade; BGHZ 156, 126, 136 f. – Farbmarkenverletzung I; BGH, GRUR 2004, 154 [155] – Farbmarkenverletzung II).

Die Farbmarke wie aus Anlage CBH K 18 ersichtlich ist für „Fruchtgummi“ aufgrund umfassender Benutzung auf den Produktverpackungen als verkehrsdurchgesetzte Farbmarke zur Eintragung gelangt. Es ist jedoch schon nicht ersichtlich und wird von der Klägerin auch nicht dargelegt, dass der eingetragene Farbton mit der Farbe der Goldfolie des „Lindt-Teddys“ übereinstimmt oder dieser zumindest in hohem Maße ähnlich ist. Jedenfalls vermag der Senat nicht festzustellen, dass die Farbe „Gold“ auf den Produktgestaltungen der Klägerin vom Verkehr überhaupt als Herkunftshinweis verstanden wird, denn die Farbe als solche tritt im Rahmen aller sonstigen Elemente, namentlich den stark kennzeichnungskräftigen Wortbestandteilen „HARIBO“ und „GOLDBÄREN“ sowie der Bärenfigur und den Produktabbildungen, nicht in einer Weise hervor, die geeignet sein könnte, sie als Kennzeichnungsmittel aufzufassen. Im Übrigen hat die Farbe auch in der angegriffenen Verwendungsform – wie oben ausgeführt – jedenfalls keinen stark kennzeichnungskräftigen Charakter und wird durch herkömmliche Herkunftshinweise, namentlich den seinerseits stark kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil „Lindt“ überlagert.

7.
Schließlich bestehen auch die äußerst hilfsweise aus §§ 8, 4 Nr. 9a) und b), 5 Abs. 2 UWG geltend gemachten wettbewerbsrechtlichen Ansprüche nicht.

a.
Der Vertrieb eines ein fremdes Leistungsergebnis nachahmenden Erzeugnisses kann wettbewerbswidrig sein, wenn das nachgeahmte Produkt über wettbewerbliche Eigenart verfügt und besondere Umstände hinzutreten, die Nachahmung unlauter erscheinen lassen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen, so dass bei größerer wettbewerblicher Eigenart und einem höheren Grad der Übernahme geringe Anforderungen an die besonderen Umstände zu stellen sind, die die Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begründen und umgekehrt (BGH, GRUR 2009, 79 – Gebäckpresse; BGH, GRUR 2009, 1073 – Ausbeinmesser; BGH, GRUR 2010, 80 – LIKEaBIKE; BGH, GRUR 2010, 536 – Modulgerüst II; BGH, GRUR 2012, 58 – Seilzirkus).

Soweit die Klägerin wettbewerbsrechtliche Ansprüche aus §§ 8, 4 Nr. 9 a) und b) UWG auf die „Goldbärenfigur“ sowie die „klassische Goldbärenproduktform“ (= „Gummibärchen“) stützen will, lässt sich ihrem Vorbringen schon nur schwerlich entnehmen, aus welcher konkret wettbewerblich eigenartigen Produktaufmachung sie die geltend gemachten Ansprüche herleiten will. Hinsichtlich der Goldbärenfigur ist schon nicht vorgetragen, dass die Figur dem Verkehr in relevanten Umfang isoliert von oder prägend in einer konkreten Produktausstattung begegnet; allenfalls kann davon wohl bei den in der Klageschrift dargestellten Verkaufsauslagen oder Merchandise-Artikeln ausgegangen werden, zu denen nicht dargelegt ist, dass sie im Verkehr in relevantem Umfang verwendet werden. Im Übrigen wird die Figur – wie oben im Rahmen der Ausführungen zu der Bildmarke ausgeführt – ähnlich einer Comic-Figur dargestellt, die aufrecht steht und über einen schlanken, vermenschlichten Körper mit erkennbaren und ausgeprägten Armen und Beinen sowie ein herausgearbeitetes Gesicht verfügt. Die „klassische Goldbärenproduktform“ ist ein dreidimensionales Süßwarenprodukt, das in roter, gelber, grüner, weißer, orangener und gelber Farbe ausgestaltet einen sitzenden „Mini-Bären“ darstellt, dessen Gesicht und Gliedmaßen in der Formgestaltung hervorgehoben sind.

Jedenfalls fehlt es für beide an einer wettbewerbsrechtlich relevanten Nachahmung durch die Beklagten. Soweit diese bei der Bärenfigur überhaupt Merkmale der klägerischen Produktausstattung übernommen haben, was für die Gummibärchen selbst angesichts des unterschiedlichen Materials (Gummiwaren bzw. Schokolade in Goldfolie), vor allem aber der unterschiedlichen Größe schon fern liegt, kann unter Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen dem Grad einer wettbewerblichen Eigenart der Klägerprodukte, der Art und Weise und der Intensität einer Übernahme und den möglicherweise die Wettbewerbswidrigkeit begründenden besonderen Umständen weder eine vermeidbare Herkunftstäuschung noch eine unangemessene Rufbeeinträchtigung oder Rufausbeutung festgestellt werden. Auch wenn der „Lindt-Teddy“ – wie oben im Rahmen der markenrechtlichen Erwägungen ausgeführt – zunächst mit den Attributen „Bärenfigur, gelb- bzw. goldfarbig, rote Schleife“ beschrieben werden kann, weicht er in der konkreten Produktausstattung, namentlich dem eher gedrungenen Körper in sitzender Körperhaltung mit lediglich angedeuteten Armen, Beinen und Gesichtszügen, deutlich von der stehenden Bärenfigur der Klägerin ab. Soweit die Klägerin die Nachahmung auf die jeweilige Produktform von Gummibärchen und Schokoladenfigur stützen und dies durch eine bildliche Verschmelzung – wie z.B. auf Bl. 42 d.A. – belegen will, verkennt sie, dass der Verkehr die Produkte nicht nur in ihrer konkreten Produktform – die im Übrigen hier schon der Größe nach erheblich divergiert, worüber die „Verschmelzung“ hinwegzutäuschen sucht – sondern aufgrund eines Gesamteindrucks in der konkreten Produktausstattung wahrnimmt; diese unterscheidet sich aber deutlich voneinander, was schon im Hinblick auf das gänzlich unterschiedliche Material – durchsichtige Gummiware einerseits, goldfarbig verpacktes Schokoladenprodukt andererseits – keiner weiteren Ausführungen bedarf. Dies gilt selbst dann, wenn zumindest der Produktform „Gummibärchen“ infolge überragender Verkehrsbekanntheit eine sehr hohe wettbewerbliche Eigenart zukommen sollte (vgl. zu Steigerung der wettbewerblichen Eigenart aufgrund Verkehrsbekanntheit BGH, GRUR 2012, 1155 = WRP 2012, 1379 [Rn. 38] – Sandmalkasten; GRUR 2013, 951 = WRP 2013, 1189 [Rn. 27] – Regalsystem; GRUR 2013, 1052 = WRP 2013, 1339 [Rn. 25] – Einkaufswagen III).

Damit kann auch nicht im Sinne des § 4 Nr. 9 a) UWG von einer nach Auffassung der Klägerin zumindest mittelbaren Herkunftstäuschung ausgegangen werden, die voraussetzen würde, dass der angesprochene Verkehr das unter einer anderen Kennzeichnung angebotene Produkt als Zweitmarke oder Bestandteil einer neuen Serie der Klägerin ansieht, oder einer Herkunftstäuschung im weiteren Sinne in der Form, dass der Verbraucher von organisatorischen oder wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beteiligten Unternehmen ausgeht (vgl. BGH, GRUR 2001, 251 [254] – Messerkennzeichnung; BGH, GRUR 2001, 443 [444] – Viennetta; BGH, GRUR 2009, 1073 – Ausbeinmesser) ausgegangen werden. Auch dies ist angesichts des abweichenden und eigenständigen Gesamteindrucks des „Lindt-Teddys“ nicht anzunehmen. Die vorstehend im Rahmen der markenrechtlichen Erwägungen erörterten Gesichtspunkte der geringen Ähnlichkeit und fehlenden Verwechslungsgefahr sind auf die Bärenfigur selbst, aber auch auf die Produktform der einfarbigen Gummiwarenprodukte ohne Verpackung, soweit sie Gegenstand des Vorbringens der Parteien gewesen sind, im Wesentlichen übertragbar.

Aus den gleichen Gründen liegt auch keine unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung im Sinne des § 4 Nr. 9 b) UWG vor, die voraussetzten würde, dass sich die Beklagten in so starkem Maße an das Originalprodukt anlehnen, dass die mit letzterem verbundenen Qualitätserwartungen und Gütevorstellungen auf die Nachahmung übertragen werden (vgl. Senat, NJOZ 2010, 1130 [1132] = MD 2010, 994 – Der Eisbär hustet nicht). Eine solche Anlehnung als Voraussetzung für einen etwaigen Gütetransfer liegt bereits fern, wenn der behauptete „Nachahmer“ – wie die Beklagten – selbst ein bekanntes Unternehmen ist (vgl. Senat, GRUR-RR 2014, 30 [33] – Küchenarmaturen). Sie erfordert eine aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise erkennbare Bezugnahme auf den Mitbewerber oder seine Produkte, welche vorliegend weder von der Klägerin dargetan noch sonst erkennbar ist.

b.
Soweit die Klägerin einen Anspruch aus § 5 Abs. 2 UWG pauschal auf „den Goldbär“ stützt, besteht aus den gleichen Gründen keine Ähnlichkeit zu dem Produkt der Beklagten als angeblichem Objekt der Verwechslungen. Lauterkeitsrechtliche Unterlassungsansprüche liegen danach insgesamt fern.

8.
Mangels Verwirklichung eines marken- oder wettbewerbsrechtlichen Schutztatbestandes entfallen ebenfalls die von der Klägerin geltend gemachten Annexansprüche.

III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Der Senat hat die Revision wegen der mit der Sache aufgeworfenen grundsätzlichen Fragen und im Interesse der Rechtsvereinheitlichung durch Entwicklung höchstrichterliche Leitlinien – insbesondere zu einer Überkreuzkollision zwischen einer Wortmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung – zugelassen (§ 543 Abs. 2 Nr. 1 und 2 ZPO).

Streitwert für das Berufungsverfahren: 5.000.000,- € (gegenüber dem in dem angefochtenen Urteil festgesetzten Streitwert im Einvernehmen mit den Parteien angemessen erhöht im Hinblick auf die hilfsweise geltend gemachten Ansprüche zu Ziffer 2.-7., über die der Senat zu entscheiden hatte (vgl. BGH, WRP 2014, 192)).

Stadt Land Fluss App verletzt nicht gleichlautende Wortmarke

Das Kammergericht Berlin hat in dem Berufungsverfahren bestätigt, dass eine App fürs Smartphone den Namen des in ihr umgesetzten Spieleklassikers verwenden darf, ohne ggfs. bestehende Markenrechte an der gleichlautenden Wortmarke zu verletzen.

Urteil

des Kammergerichtsberlin vom1. November 20113

Az.: 5 U 68/13

  1. Die Berufung der Klägerin gegen das am 4. April 2013 verkündete Urteil der Zivilkammer 52 des Landgerichts Berlin — 52 0 294/12 — wird zurückgewiesen.
  2. Die Klägerin hat die Kosten der Berufung zu tragen.
  3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
  4. Der Klägerin wird nachgelassen, die Vollstreckung des Beklagten wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe des vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht der Beklagte zuvor Sicherheit in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
  5. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe
A.

Die Klägerin ist Inhaberin der bei dem Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Wortmarke „Stadt Land Fluss“.
Der Beklagte vertreibt über den iTunes-Store Apps unter der Bezeichnung „Stadt, Land, Fluss — Multiplayer“.
Mit Schreiben ihrer Bevollmächtigten vom 17. August 2012 mahnte die Klägerin den Beklagten ab.
Die Klägerin hat behauptet, sie habe das Spiel „Stadt Land Fluss“ seit 2001 mehr als 300.000 mal verkauft. Sie hat weiter behauptet, sie habe das Unternehmen b-interaktive 2011 beauftragt, ein Konzept für die geplante Umsetzung eines Handyspiels unter der Marke „Stadt Land Fluss“ zu erarbeiten. Sie habe so den als Anlage K 11 zu ihrem Schriftsatz vom 2. April 2013 vorgelegten Vorschlag für eine mobile Applikation erhalten.
Die Klägerin hat beantragt,

  1. den Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,
    im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland das Zeichen „Stadt Land Fluss“ für Spiele zu benutzen, nämlich Spiele unter Nutzung dieses Zeichens anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder dieses Zeichen in der Werbung für Spiele zu benutzen, wenn dies wie folgt geschieht:
  2. festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus der im Antrag zu 1) beschriebenen Handlung bereits entstanden ist oder künftig noch entstehen wird,
  3. den Beklagten zu verurteilen, ihr durch Vorlage eines geordneten Verzeichnisses Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg der nach dem Antrag zu 1) gekennzeichneten Waren zu erteilen, insbesondere Angaben zu machen über Namen und Anschriften weiterer Hersteller, Lieferanten u.a., Vorbesitzer, gewerblicher Abnehmer und Verkaufsstellen, für welche die Waren bestimmt waren, über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen und bestellten Waren sowie über die Preise, die für die bestellten Waren bezahlt wurden,
  4. den Beklagten zu verurteilen, ihr Auskunft zu erteilen über Art und Umfang der in dem Antrag zu 1) beschriebenen Handlungen zu erteilen, und zwar durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich die mit den Namen nach Antrag 1) erzielten Umsätze und Gewinne, einschließlich aller Kostenfaktoren, jeweils aufgeschlüsselt nach Kalendermonaten sowie Art und Umfang der betriebenen Werbung, gegliedert nach Werbeträger, Erscheinungszeit und Verbreitungsgebiet, ergeben,
  5. auszusprechen, dass sie befugt ist, nach Rechtskraft des Urteils das Rubrum sowie Nr. 1 des Urteilstenors auf Kosten des Beklagten öffentlich bekannt zu machen, wobei die Bekanntmachung — nach ihrer Wahl — durch eine viertelseitige Anzeige in der Wochenendausgabe entweder der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder der Süddeutschen Zeitung sowie darüber hinaus durch eine halbseitige Anzeige in einer Ausgabe einer von der Klägerin festzulegenden Zeitschrift für Spielwaren erfolgt,
  6. den Beklagten zu verurteilen, an sie 2.552.20 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszins p.a. seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Der Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.
Der Beklagte hat die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

 Mit dem am 4. April 2013 verkündeten Urteil hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Es wird insoweit auf das erstinstanzliche Urteil verwiesen, und zwar auch hinsichtlich des weitergehenden erstinstanzlichen Vortrages der Parteien.
Die Klägerin wendet sich mit der Berufung gegen dieses Urteil. Sie wiederholt und vertieft ihren erstinstanzlichen Vortrag.

Die Klägerin beantragt nunmehr,
das am 4. April 2013 verkündete Urteil der Zivilkammer 52 des Landgerichts Berlin — 52 0 294/12 — zu ändern und

  1. 1. den Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,
    im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland das Zeichen „Stadt Land Fluss“ für Apps zu benutzen, nämlich Apps unter Nutzung dieses Zeichens anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder dieses Zeichen in der Werbung für Apps zu benutzen, wenn dies wie im erstinstanzliehen Antrag wiedergegeben geschieht:
  2. festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, ihr allen Schaden zu ersetzen., die ihr aus der im Antrag zu 1) beschriebenen Handlung bereits entstanden ist oder künftig noch entstehen wird,
  3. den Beklagten zu verurteilen, ihr durch Vorlage eines geordneten Verzeichnisses Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg der nach dem Antrag zu 1) gekennzeichneten Waren zu erteilen, insbesondere Angaben zu machen über Namen und Anschriften weiterer Hersteller, Lieferanten u.a., Vorbesitzer, gewerblicher Abnehmer und Verkaufsstellen, für welche die Waren bestimmt waren, über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen und bestellten Waren sowie über die Preise, die für die bestellten Waren bezahlt wurden,
  4. den Beklagten zu verurteilen, ihr Auskunft zu erteilen über Art und Umfang der in dem Antrag zu 1) beschriebenen Handlungen, und zwar durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich die mit den Namen nach Antrag 1) erzielten Umsätze und Gewinne, einschließlich aller Kostenfaktoren, jeweils aufgeschlüsselt nach Kalendermonaten sowie Art und Umfang der betriebenen Werbung, gegliedert nach Werbeträger, Erscheinungszeit und Verbreitungsgebiet, ergeben,
  5. auszusprechen, dass sie befugt ist, nach Rechtskraft des Urteils das Rubrum sowie Nr. 1 des Urteilstenors auf Kosten des Beklagten öffentlich bekannt zu machen, wobei die Bekanntmachung — nach ihrer Wahl — durch eine viertelseitige Anzeige in der Wochenendausgabe entweder der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder der Süddeutschen Zeitung sowie darüber hinaus durch eine halbseitige Anzeige in einer Ausgabe einer von der Klägerin festzulegenden Zeitschrift für Spielwaren erfolgt,
  6. den Beklagten zu verurteilen, an sie 2.552.20 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszins p.a. seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Der Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf den vorgetragenen Inhalt der gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

B.

Die Berufung der Klägerin ist zulässig. Die Berufungsbegründung enthält zwar keine ausformulierten Anträge. Ein förmlicher Antrag in der Berufungsbegründung ist aber auch nicht erforderlich, um den Vorgaben des § 520 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 ZPO zu genügen. Es reicht insoweit aus, wenn — wie hier — erkennbar ist, in welchem Umfang der Berufungskläger das erstinstanzliche Urteil anfechten will und welche Abänderungen er begehrt (vgl. BGH NJW-RR 1998, 866; Ball in: Musielak, ZPO, 10. Aufl., § 520, Rn 20; Heßler in: Zöller, ZPO, 29. Aufl., § 520, Rn 32). Die Klägerin hat hier hinreichend deutlich zu erkennen gegeben, dass sie das landgerichtliche Urteil vollständig angreifen will. Sie hat eingangs der Berufungsbegründungschrift „vollumfänglich“ auf den erstinstanzlichen Vortrag in der Klageschrift und in ihrem Schriftsatz vom 2. April 2013 verwiesen. In der Klageschrift finden sich neben Sachvortrag umfangreiche rechtliche Ausführungen zum Unterlassungsantrag unter II. sowie zu den weiteren Anträgen unter III. Wer auf diese Ausführungen verweist und im Folgenden darlegt, aus welchen Gründen die Begründung des landgerichtlichen Urteils ihn nicht überzeugt, lässt keinen Zweifel daran, dass er die Abänderung des erstinstanzlichen Urteils und eine Entscheidung gemäß den Anträgen aus der Klageschrift erreichen will.

C.

Die Berufung ist nicht begründet.
1.
Der gegenüber dem Beklagten geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland das Zeichen „Stadt Land Fluss“ für Apps zu benutzen, nämlich Apps unter Nutzung dieses Zeichens anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder dieses Zeichen in der Werbung für Apps zu benutzen, wenn dies wie oben wiedergegeben geschieht, steht der Klägerin nicht zu.
Der Unterlassungsanspruch ergibt sich insbesondere nicht aus § 14 Abs. 2 und 5 MarkenG.
a)
Voraussetzung einer Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG ist — wie bereits das Landgericht ausgeführt hat – die markenmäßige Verwendung des angegriffenen Zeichens. Diese Voraussetzung hat das Landgericht zu Recht verneint.
Eine markenmäßige Benutzung im Sinne von § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG erfordert, dass das Zeichen im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient und die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin
beeinträchtigen könnte (vgl. BGH GRUR 2008, 793 — Rillenkoffer, Rn 15; BGH GRUR 2010, 1103 — Pralinenform II, Rn 25; BGH GRUR 2012, 1040 — pjure/pure, Rn 16; lngerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14, Rn 128).
Insoweit ist auf das Verständnis des Durchschnittsverbrauchers abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 — Adam Opel, Rn 25; BGH GRUR 2010, 1103 — Pralinenform II, Rn 30; BGH GRUR 2012, 1040 — pjure/pure, Rn 16; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14, Rn 138).
Das Verständnis des Durchschnittsverbrauchers können die Mitglieder des Senats, da sie als Käufer und Nutzer von Apps zu dem von dem Beklagten angesprochenen Verkehrskreis gehören, aufgrund eigener Sachkunde und eigenem Erfahrungswissen beurteilen (vgl. BGH GRUR 2013, 631 — AMARULA/Marulablu, Rn 47).
aa)
Der Beklagte hat die Bezeichnung „Stadt, Land, Fluss — Multiplayer“ in der durch die Anlage K 2 zur Klageschrift wiedergegebenen Weise als Namen eines in einer App umgesetzten Spiels und damit nicht als Marke benutzt. Denn die Bezeichnung diente, wie auch bei Gesellschaftsspielen oder Computerspielen weithin üblich, der Abgrenzung der Apps und des in ihr umgesetzten Spiels von anderen Apps und gegebenenfalls dort umgesetzten Spielen und zugleich als Beschreibung des Inhalts der App. (vgl. OLG Hamburg GRUR-RR 2012, 154)
Die Wortkombination „Stadt Land Fluss“ bezeichnet ein Spiel, bei dem mehrere Teilnehmer darum wetteifern, so schnell wie möglich bestimmten Kategorien, zu denen üblicherweise mindestens Stadt, Land und Fluss gehören, Namen und Begriffe mit einem vorgegebenen Anfangsbuchstaben zuzuordnen. Da für dieses Spiel keine Spielfiguren, Spielkarten, Spielbretter etc. benötigt werden, sondern als Mindestausstattung nur z.B. Papier und Bleistift, ist es — wie die Mitglieder des Senats aus eigener Lebenserfahrung wissen — durch Überlieferung weitergegeben worden. Dies hat es mit sich gebracht, dass Spielweise und Regelwerk nicht feststehen, wie etwa bei dem Schachspiel, sondern von Spielgruppe zu Spielgruppe variieren können und die Spieler, etwa hinsichtlich der Kategorien, relativ frei in der Wahl der Spielbedingungen sind.
Papier und Bleistift als Spielausstattung sind für „Stadt Land Fluss“ jedoch nicht charakteristisch, sondern (nur) naheliegend, weil diese Materialien billig und in aller Regel greifbar sind. Tatsächlich lässt sich das Spiel aber auch mit anderen Mitteln umsetzen, wenn diese geeignet sind, die von den Spielern gefundenen Ergebnisse so zu dokumentieren, dass sie nach Beendigung des Durchgangs mit den Resultaten der anderen Spieler verglichen werden können. Dazu gehören Kreide und Schiefer- oder Schultafel oder heute Smartphones, wenn dort ein geeignetes Programm gespeichert ist.
Für eine Einordnung der Bezeichnung „Stadt, Land, Fluss – Multiplayer“ als den Spielinhalt beschreibend spricht darüber hinaus, dass in dem Angebot, wie es durch die Anlage K 2 zur Klageschrift wiedergegeben ist, ein auf die Herkunft des beworbenen Produkts hinweisender Zusatz folgt: „von Jaysquared Hillebrand“.
bb)
Dem Standpunkt der Klägerin, der Beklagte verwende das Zeichen „Stadt, Land, Fluss -Multiplayer“ auch für andere Apps, ist nicht zu folgen.
Auf dem als Anlage K 2 zur Klageschrift vorgelegten Seitenausdruck findet sich zwar der Hinweis „Weitere iPhone Apps von Jaysquared Hillebrand“ gefolgt den Symbolen mehrerer Apps mit Unterschriften wie „Polizeikontrollen & Blitzer Deu … in iTunes ansehen“.
Die Gesamtgestaltung der Seite lässt jedoch bei dem verständigen, durchschnittlich informierten und situationsadäquat eher unterdurchschnittlich aufmerksamen Interessenten keinen Zweifel daran aufkommen, dass „Stadt, Land, Fluss — Multiplayer“ lediglich der Name oder Titel der App ist, die in dieser „iTunes Vorschau“ unter anderem durch „iPhone Screenshots“ vorgestellt wird. Der Interessent hat keinen Anlass, den Namen oder Titel „Stadt, Land, Fluss — Multiplayer“ auch auf andere Apps zu beziehen, auf die auf dieser Seite beiläufig hingewiesen wird, da diese ersichtlich eigene, in den Symbolunterschriften genannte Namen oder Titel haben.
cc)
Es ist unerheblich, wenn die Klägerin bestreitet, dass es sich bei „Stadt Land Fluss“ — wie der Beklagte formuliert — um einen „Spieleklassiker“ handelt.
Bei der Beurteilung, wie der Verkehr die Benutzung des Zeichens durch den Beklagten versteht, handelt es sich – wie bereits ausgeführt – um eine Entscheidung aufgrund von Erfahrungswissen; also nicht um eine Feststellung von Tatsachen (vgl. BGH GRUR 2004, 244 — Marktführerschaft; BGH GRUR 2007, 1079 — Bundesdruckerei, Rn 36; Bornkamm in: Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl., § 5, Rn 3.10; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 10. Aufl., Kap. 47, Rn 4).
Es wird insoweit auf die Ausführungen unter b) verwiesen.
Danach handelt es sich bei dem oben dargestellten Spielkonzept nach dem Erfahrungswissen des Senats auch nicht um eine Spielidee der Klägerin. Wie auch der vom Beklagten vorgelegte Wikipedia-Artikel (Anlage B 2 zum Schriftsatz des Beklagten vom 26. Februar 2013) besagt, wird das Spiel „Stadt Land Fluss“ in Deutschland seit Jahrzehnten gespielt und nicht etwa erst seit 2001.
Überdies bestätigt auch die als Anlage K 1 zur Klageschrift vorgelegte Werbung der Klägerin für das von ihr angebotene Gesellschaftsspiel die hier vertretene Sichtweise. Es heißt dort: „… immer wieder gern gespielt, sorgt dieser Klassiker für vergnügliche Stunden.“.
dd)
Der Annahme eines rein beschreibenden Charakters der Bezeichnung „Stadt, Land, Fluss – …“ steht nicht entgegen, dass nach dem Vortrag der Klägerin zum Teil auch andere Bezeichnungen des Spiels geläufig sein sollen.
Hinsichtlich der Bezeichnung „Stadt, Name, Land“ ist der Vortrag der Klägerin allerdings wenig überzeugend. Die als Anlage K 10 zum Schriftsatz der Klägerin vom 2. April 2013 vorgelegte erste Seite der Trefferliste von Google weist nach Eingabe der Wortfolge „Stadt Name Land“ an fünfter Stelle den Wikipedia-Eintrag zu „Stadt Land Fluss“ auf und enthält im Übrigen — ausweislich der Snippets — ausschließlich Verweise auf Städteführungen für Kinder in Leipzig.
Der Beklagte hat die Bezeichnung „Stadt, Land, Fluss – Multiplayer“ für die angebotene App aber ohnehin in einer Art und Weise verwendet, bei der diese auch von den Teilen des angesprochenen Verkehrs verstanden wird, denen die Bezeichnung in dieser Form noch unbekannt ist. (vgl. BGH GRUR 2008, 912 — Metrosex, Rn 21)
Auch die Klägerin nennt nur alternative Bezeichnungen des Spiels, die sich als Abwandlungen der Bezeichnung „Stadt Land Fluss“ darstellen, nämlich „Name Stadt Land“ und „Stadt Name Land“. Bereits die Nähe der von der Klägerin genannten alternativen Bezeichnungen lässt erwarten, dass der Durchschnittsverbraucher, dem nach dem oben Gesagten die Kenntnis des Spielkonzepts von „Stadt Land Fluss“ zu unterstellen ist, auch dann versteht, welches Spiel gemeint ist, wenn ihm die Aneinanderreihung der Begriffe in der vom Beklagten verwendeten Reihenfolge nicht geläufig ist.
Dies gilt jedenfalls dann, wenn — wie in der Anlage K 2 geschehen — die Spielbedingungen noch durch Screenshots veranschaulicht werden.
Es kommt infolgedessen nicht darauf an, ob ein erheblicher Teil des Verkehrs den beschreibenden Gehalt des Begriffes von vornherein kennt. (vgl. BGH GRUR 2008, 912 — Metrosex, Rn 21)
ee)
Der Verneinung einer markenmäßigen Verwendung steht auch nicht entgegen, dass der Beklagte die angebotene App in der Werbung als „moderne Version von Stadt Land Fluß mit eigenen Kategorien“ beschreibt.
Schon die fehlenden festen Regeln für das Spiel bedingen, dass es verschiedene Versionen gibt, d.h. Ausführungen, die in einigen Punkten voneinander abweichen.
Entgegen der offenbar von der Klägerin vertretenen Auffassung liegt das Charakteristische des Spiels „Stadt Land Fluss“ nicht in der freien Wählbarkeit von weiteren Kategorien neben den Begriffen Stadt, Land und Fluss. Die Auswahl der Kategorien ist lediglich eine Vorbereitungsmaßnahme, die auch deshalb erforderlich ist, weil es keine starren Regeln für das Spiel gibt. Das eigentliche Spiel, das Wetteifern bei der Suche nach den erforderlichen Namen und Begriffen, beginnt erst, wenn eine Übereinkunft über die Suchkategorien erzielt ist.
ff)
Der Verweis der Klägerin auf den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 12. Juni 2013, 29 W (pat) 40/09, in dem ausgeführt wird, die Bezeichnung „Kaleido“ werde tatsächlich kennzeichenmäßig für eine App benutzt, besagt für den vorliegenden Fall nichts, da eine kennzeichenmäßige Benutzung auch eine Verwendung als Werktitel im Sinne des § 5 Abs. 3 MarkenG erfasst. Das Gesetz verwendet die Begriffe Marke und Kennzeichen keineswegs synonym (vgl. § 1 MarkenG sowie Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 1, Rn 4).
Wenn es in dem oben genannten Beschluss weiter heißt, im Softwarebereich sei es allgemein üblich, Marken mit beschreibenden Anklängen zu verwenden, wie etwa. „Word“ oder „Windows“, belegt dies ebenfalls keine markenmäßige Verwendung in dem hier zu beurteilenden Fall.
gg)
Der beschreibende Gebrauch eines Zeichens verletzt keine der Funktionen einer Marke (vgl. EuGH GRUR 2009, 756 — L’Oröal/Bellure, Rn 60, 61).
hh)
Es ist keineswegs in der Rechtsprechung anerkannt, dass auch bei (Werk-)Titeln eine markenmäßige Benutzung zu bejahen ist.
In der Verwendung eines Zeichens als Werktitel liegt im Regelfall keine Markenrechtsverletzung, weil der Titel nur zur Unterscheidung eines Werks von anderen Werken dient. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Verkehr in dem Titel auch einen Herkunftshinweis erkennt. (vgl. Hacker in: Hacker/Ströbele, MarkenG, 10. Aufl., § 14, Rn 175; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14, Rn 166, jeweils m.w.N.)
Dies ist hier nach den obigen Ausführungen nicht der Fall.
ii)
Die in der mündlichen Verhandlung wiederholt vorgebrachte Argumentation der Klägerin, „Stadt Land Fluss“ sei für Software nicht beschreibend, verfängt nicht.
Die Klägerin lässt unberücksichtigt, dass Software hier nur verwandt wird, um das Spiel „Stadt Land Fluss“ auf einem Smartphone zu ermöglichen. Die Software ist damit in ähnlicher Weise Hilfsmittel wie Papier und Bleistift bzw. die auf dem Papier üblicherweise gezeichnete Tabelle. Wie‘ fern es liegt, die vom Beklagten angebotene App auf das Element Software zu reduzieren, zeigen auch die Anträge aus der Klageschrift.
Der ursprüngliche Unterlassungsantrag zielte, wie sich aus der Formulierung ergab („das Zeichen „Stadt Land Fluss“ … zu benutzen, …, wenn dies geschieht wie folgt:…“), auf ein Verbot der konkreten Verletzungsform ab.
Die abstrahierende Beschreibung der konkreten Verletzungsform im Unterlassungsantrag („für Spiele zu benutzen, nämlich Spiele unter Nutzung dieses Zeichens anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder dieses Zeichen in der Werbung für Spiele zu benutzen“), richtete sich hingegen weder gegen Apps noch gegen Software, sondern gegen Spiele.
Derart abstrahierende Zusätze sollen regelmäßig auch die Funktion erfüllen, deutlich zu machen, in welchem Umfang der Anspruchsteller über die Umstände des konkret beanstandeten Verhaltens hinaus andere Verletzungshandlungen als im Kern gleichartig ansieht (vgl. BGH GRUR 2011, 340 – Irische Butter, Rn 24). Danach hat die Klägerin mit der abstrahierenden Beschreibung der konkreten Verletzungsform zum Ausdruck gebracht, dass sie das Charakteristische des beanstandeten Verhaltens in der Benutung des Zeichens „Stadt Land Fluss“) für ein Spiel gesehen hat. Kann der Kläger das Gericht nach neuerer Rechtsprechung des BGH dazu zwingen, eine beanstandete Anzeige unter allen seiner Auffassung nach vorliegenden Irreführungsgesichtspunkten zu prüfen, indem er diese Gesichtspunkte in verschiedenen Anträgen umschreibt, wobei er zur Verdeutlichung mit Formulierungen wie „wie geschehen in“ auf die konkrete Verletzungsform Bezug nehmen kann (vgl. BGH GRUR 2013, 401 — Biomineralwasser, Rn 25), und soll dies auch für Markenrechtsverletzungen gelten, hätte die ursprüngliche Fassung des Antrags zur Folge gehabt, dass die Gerichte eine Markenverletzung nur im Hinblick auf eine Verwendung für Spiele hätten prüfen können.
b)
Unabhängig von der Frage einer markenmäßigen Benutzung des Zeichens „Stadt Land Fluss – Multiplayer“ ist eine Markenverletzung im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG schon deshalb zu verneinen, weil der Vortrag der Klägerin die Annahme, ihre Marke sei im Sinne dieser Vorschrift bekannt, nicht rechtfertigt.
Der Vortrag der Klägerin beschränkt sich auf die Behauptung, seit 2001 mehr als 300.000 Spiele unter dieser Bezeichnung verkauft zu haben.
Sie übersieht jedoch, dass es für den Bekanntheitsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht ausreicht, dass das Zeichen als solches bekannt ist. Erforderlich ist eine Bekanntheit als Marke, d.h. das Zeichen muss als Herkunftszeichen für die betroffene Ware bekannt sein. (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 14, Rn 283; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14, Rry 1318) Die Marke der Klägerin kann für Spiele und Computerspiele jedoch keinen Schutz beanspruchen. Wie der als Anlage K 3 zur Klageschrift eingereichte Registerauszug zeigt, ist die Marke für Spiele und Computerspiele gelöscht worden.
Hinsichtlich der eingetragenen Waren, insbesondere Software, ist zur Bekanntheit der Marke nichts ersichtlich.
d)
Im Übrigen ist aber auch die von der Beklagten erhobene Einrede der Nichtbenutzung (§ 25 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) erfolgreich.
Die Marke der Klägerin ist seit dem 10. April 1997 eingetragen.
aa)
Es ist nicht ersichtlich, dass die Klägerin die Marke für Software in den fünf Jahren vor Klageerhebung, d.h. vor Zustellung der Klage (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 25, Rn 12), benutzt hätte. Die Klage ist am 14. Januar 2013 zugestellt worden.
Zum maßgeblichen Zeitraum der fünf Jahre vor diesem Zeitpunkt hat die Klägerin lediglich vorgetragen, sie habe die Benutzung des Zeichens „Stadt Land Fluss“ für Software vorbereitet, indem sie 2011 das Unternehmen … beauftragt habe, ein Konzept für ein Handyspiel zu erstellen. Als Ergebnis dieses Auftrags hat die Klägerin das Bild eines Smartphones vorgelegt, auf dessen Display das Titelbild einer App „Stadt Land Fluss“ erscheint (Anlage K 11 zum Schriftsatz der Klägerin vom 2. April 2013, BI. 59 d.A.).
Dieses Titelbild ist mit der Gestaltung der Umverpackung des von der Klägerin vertriebenen Gesellschaftsspiels „Stadt Land Fluss“ weitgehend identisch (vgl. Anlage K 1 zur Klageschrift). Da innerbetriebliche Verwendungen nur unter bestimmten Voraussetzungen als Benutzung der Marke anzusehen sind (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 26, Rn 23, 26; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 26, Rn 38), ist dieser Vortrag nicht ausreichend, um den der Klägerin obliegenden Benutzungsnachweis zu führen, zumal es sich um einen ersten Vorschlag des Auftragnehmers handeln soll und nicht ersichtlich ist, welche weiteren Schritte seitdem unternommen worden sind, um das Projekt voranzutreiben.
Zudem bildet die Anlage K 11 zum Schriftsatz der Klägerin vom 2. April 2013 keine Benutzung der Marke ab.
Die Verwendung der Bezeichnung „Stadt Land Fluss“ als Name der App stellt keine markenmäßige Benutzung dar. Es kann insoweit auf die obigen Ausführungen zur markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Bezeichnung für die vom Beklagten angebotene App verwiesen werden. Danach dienen Spielenamen einschließlich der Namen für Spiele, die in Form von Apps angeboten werden, grundsätzlich der Bezeichnung und Unterscheidung des Spiels von anderen Spielen. Eine Herkunftsbezeichnung ist in dem Namen regelmäßig nicht zu sehen. (vgl. OLG Hamburg GRURRR 2012, 154)
Konkrete Anhaltspunkte, warum die Bezeichnung der App von den angesprochenen Verkehrskreisen zugleich als Herkunftshinweis verstanden werden sollte, sind nicht ersichtlich. Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass zusätzlich zu dem Spielenamen deutlich erkennbar auf dem Titelbild der App ein Logo abgebildet ist, das den Schriftzug … auf einem weißen Feld mit einem bogenförmigen oberen Rand unterhalb des vierfarbigen (gelb, rot, dunkles blau, helles blau) Buchstaben „S“ zeigt. Dieses Logo wird von der Klägerin als Herkunftshinweis verwendet und vom Verkehr auch so aufgefasst.
Dieses Logo findet sich dementsprechend auch auf dem von der Klägerin vertriebenen Gesellschaftsspiel „Stadt Land Fluss“ (vgl. Anlage K 1 zur Klageschrift).
bb)
Eine Benutzung der Marke für Spielkarten ist im maßgeblichen Zeitraum ebenfalls nicht dargetan. Das von der Klägerin vertriebene Gesellschaftsspiel „Stadt Land Fluss“ besteht offenbar aus einem Block oder mehreren Blöcken mit Vordrucken sowie einem rouletteähnlichen Gerät, mit dem für
den jeweiligen Spieldurchgang der maßgebliche Buchstabe bestimmt wird. Das Spiel kommt damit offensichtlich ohne Spielkarten aus.
cc)
Es stellt sich danach die Frage, ob dem Vertrieb des Gesellschaftsspiels die Benutzung der Marke für Spielzeug nachgewiesen ist. Diese Frage ist zu verneinen. Spielzeuge sind zwar in das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke der Klägerin eingetragen. Der Begriff Spielzeuge mag nach allgemeinem Sprachgebrauch auch (Gesellschafts-)Spiele erfassen.
Im Fall der Marke der Klägerin ist jedoch zu beachten, dass die Begriffe Computerspiele und Spiele auf Antrag eines Dritten aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke gelöscht worden sind.
Wenn diese Teillöschung Sinn machen soll, lässt sich daraus nur der Schluss ziehen, dass die Marke für Spielzeuge grundsätzlich geschützt ist, von diesem Schutz aber Spiele und Computerspiele ausgenommen sind.
Eine Benutzung der Marke für Waren, die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ausdrücklich vom Schutz ausgenommen werden, ist jedoch nicht rechtserhaltend (vgl. BPatGE 20, 216; Ströbele in: Hacker/Ströbele, MarkenG, 10. Aufl., § 26, Rn 190; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 26, Rn 109).
dd)
Hinsicht Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Druckereierzeugnissen gelten die obigen Ausführungen entsprechend.
2.
Aus den oben genannten Gründen sind auch die auf die Feststellung einer Schadensersatzverpflichtung, auf Auskunft, auf Urteilsveröffentlichung und Erstattung von Abmahnkosten gerichteten Anträge unbegründet.

D.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.
Die Revision ist nicht zuzulassen (§ 543 Abs. 2 S. 1 ZPO). Die Entscheidung folgt der höchstrichterlichen Rechtsprechung, und sie beruht auf den besonderen Umständen des vorliegenden Falles, d.h. der Verwendung des Namens eines über Jahrzehnte überlieferten (Kinder-)Spiels für eine App, mit der gerade dieses Spiel mit einem Smartphone ermöglicht wird.

Nature´s Menü ./. nature:menu

wegen Markenverletzung hat die 9. Zivilkammer des Landgerichts Braunschweig auf die mündliche Verhandlung vom 18.09.2012 für R e c h t erkannt:

1.Die Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Europäischen Union ohne Zustimmung der Klägerin das Zeichen „NATURE’S MENÜ” für Katzennahrung zu verwenden, soweit dies wie nachfolgend eingeblendet geschieht:

a)

 naturesMenu1

und/oder

 NuteresMenu2

b) insbesondere es zu unterlassen, das vorgenannte Zeichen auf den vorgenannten Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dem vorgenannten Zeichen die vorgenannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, oder das vorgenannte Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,

2. Für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung wird der Beklagten Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten oder ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000,00 € angedroht; an die Stelle des Ordnungsgeldes tritt bei Nichtbeitreibbarkeit Ordnungshaft. Ordnungshaft ist zu vollziehen an den Geschäftsführern der Komplementärinder Beklagten.

3. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft zu geben und Rechenschaft zu legen über die Herkunft und den Vertriebsweg der in Ziffer 1. genannten Waren, insbesondere Angaben zu machen über

  • Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der genannten Waren sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren sowie über die Preise, die für die betreffenden Waren bezahlt wurden,
  • die Gestehungskosten, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Kostenfaktoren, und dem erzielten Gewinn und
  • die betriebene Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagehöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

4. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin 2.100,50 € zzgl. Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 17.03.2012 zu zahlen.

5. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu erstatten, der ihr aus den unter Ziffer 1. begangenen Handlungen entstanden ist und künftig entstehen wird.

6. Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

7. Die Widerklage wird abgewiesen.

8. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

9. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages und im Übrigen gegen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 20.000,00 € vorläufig vollstreckbar.

 Streitwert: Wertstufe bis 230.000,00 €.

Tatbestand

Die Klägerin macht gegen die Beklagte Ansprüche wegen angeblicher Verletzung einer Gemeinschaftsmarke geltend. Bei den Parteien handelt es sich um Wettbewerber auf dem Gebiet des Vertriebs und der Herstellung von Tiernahrung. Die Betriebsanlagen und der Sitz der Klägerin befinden sich im Vereinigten Königreich. Die Klägerin vertreibt ihre Produkte europaweit, auch in Deutschland, und in außereuropäischen Gebieten. Die Klägerin ist Inhaberin der Gemeinschaftsmarke Nr. # „natures:menu“, eingetragen am 12.12.2007 für die Warenklasse 31 (Tierfutter; Futter für Haustiere; Zusatzstoffe für Tierfutter; Leckerbissen für Haustiere in Form von Futter; Futterkekse; Futter auf Fleisch und Gemüsebasis für Tiere, Vögel und Fische) Registerauszug gemäß Anlage K 1. Die Gestaltung der Marke ergibt sich aus nachfolgender Abbildung:

maturs_menu3

Im Jahr 2008 und in den Folgejahren stellte die Klägerin ihre Produkte unter dem Zeichen „natures:menu“ auf der Deutschen Messe „Interzoo“ aus. Die Produkte wurden in Deutschland über die Ladenkette für Tiernahrung „Fressnapf“ vertrieben.

Bei einer Messe im Jahr 2011 kam es zu einem Kontakt zwischen der Beklagten und der Klägerin. Die Beklagte bietet Katzenfutter an unter der Bezeichnung „NATURE`S MENÜ“ (Anlage K 27). Diese Produkte werden über den Onlineshop www.fressnapf.de auch in Luxemburg ausgeliefert. Am 27.10.2011 beantragte die Beklagte beim Deutschen Patent und Markenamt (DPMA) die Anmeldung der Wortmarke „NATURE`S MENÜ“ (Anlage K 16).

Nachdem das DPMA mit Bescheid vom 13.03.2012 (Anlage ES 1) mitgeteilt hatte, dass mit einer Zurückweisung der Anmeldung zu rechnen sei, weil der Marke jegliche Unterscheidungskraft fehle, ist die Markenanmeldung mit Beschluss des DPMA vom 21.03.2012 (Anlage ES 2) zurückgewiesen worden.

Mit Schreiben vom 19.10.2011 wurde die Beklagte durch englische Anwälte, die von den Prozessbevollmächtigten der Klägerin (Anlage K 17)eingeschaltet worden waren, abgemahnt. Diese Abmahnung blieb erfolglos.

Die Klägerin sieht in der Verwendung der Bezeichnung „NATURE`S MENÜ“ durch die Beklagte ihre Kennzeichenrechte verletzt. Aufgrund der Warenidentität, des identischen Begriffsinhalts und der klanglichen Übereinstimmungen bestehe eine Verwechselungsgefahr. Bei der Berechnung der Abmahnkosten habe die Klägerin für die Tätigkeit des hiesigen Prozessbevollmächtigten, des mitwirkenden Patentanwalts und des eingeschalteten Verkehrsanwalts in England jeweils eine 0,65 Gebühr nach einem Streitwert von 150.000,00 €, mithin 3 x 1.030,25 € nebst 3 x 20,00 € Kostenpauschale angesetzt.

Im Hinblick auf die rechtskräftige Zurückweisung der Markenanmeldung durch die Beklagte hat die Klägerin ihren ursprünglichen Antrag zu II. (Einwilligung in die Rücknahme der Markenanmeldung 302011058504.0) für erledigt erklärt und beantragt insoweit, der Beklagten die Kosten aufzuerlegen.

Im Übrigen beantragt die Klägerin, die Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Be5 klagten an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen,im geschäftlichen Verkehr in der Europäischen Union ohne Zustimmung der Klägerin das Zeichen „NATURE’S MENÜ” für Katzennahrung zu verwenden, soweit dies wie nachfolgend eingeblendet geschieht:

a)

naturesMenu1

und/oder

NuteresMenu2

b) insbesondere es zu unterlassen, das vorgenannte Zeichen auf den vorgenannten Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dem vorgenannten Zeichen die vorgenannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, oder das vorgenannte Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,

2. der Klägerin Auskunft zu geben und Rechenschaft zu legen über die Herkunft und den Vertriebsweg der in Ziffer I. 1. genannten Waren, insbesondere Angaben zu machen über

  • Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der genannten Waren sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren,
  • die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren sowie über die Preise, die für die betreffenden Waren bezahlt wurden,
  • die Gestehungskosten, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Kostenfaktoren, und dem erzielten Gewinn und
  • die betriebene Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagehöhe, Verbreiterungszeitraum und Verbreiterungsgebiet,

II. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin EUR 3.150,75 zuzüglich 5 Prozent Zinsen über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeitzu zahlen,

III. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu erstatten, der ihr aus den unter Ziffer I. 1. begangenen Handlungen entstanden ist und künftig entstehen wird.

Die Beklagte hat sich der Erledigungserklärung der Klägerin angeschlossen und beantragt insoweit, der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Im Übrigen beantragt die Beklagte, die Klage abzuweisen. Sie ist der Ansicht, dass das klägerische Zeichen rein beschreibend und daher nicht schutzfähig sei. Der beschreibende Charakter sei auch bei der Markenanmeldung durch die Beklagte bestätigt worden indem die Anmeldung wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft vom DPMA zurückgewiesen worden sei. Sowohl das englische Wort „Nature“ als auch das englische Wort „Menu“ seien für Futtermittel glatt beschreibend und daher nicht unterscheidungskräftig.

Soweit die Unterscheidungskraft aufgrund des angefügten PluralS und der grafischen Darstellung, insbesondere durch den Doppelpunkt, gegeben sei, bestehe jedenfalls mit dem angegriffenen Zeichen der Beklagten keine Verwechslungsgefahr. Denn dort sei lediglich ein GenitivS an „NATURE“ angefügt worden und das angegriffene Zeichen verfüge auch nicht über die Doppelpunkte. Den Grundsätzen der Entscheidung des BGH (I ZR 100/10pjur/pure) sei zu entnehmen, dass den hier in Frage stehenden Wortbestandteilen (Nature und Menu) keine Unterscheidungskraft beizumessen sei, weil diese glatt beschreibend seien.

Die Beklagte trägt vor, dass ihr gegen die Klägerin ein Schadensersatzanspruch in Höhe von 2.744,00 € (1,5 Gebühr 2.724,00 € + 20,00 € Pauschale)wegen einer unberechtigten Abmahnung zustehe. Im Wege der Widerklage beantragt die Beklagte, die Klägerin zu verurteilen, an die Beklagte 2.744,00 € zu zahlen. Die Klägerin beantragt, die Widerklage abzuweisen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 18.09.2012 (Bl. 89  91 d.A.) Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist größtenteils begründet. Die Widerklage ist unbegründet.

 Das angerufene Gericht ist als Gemeinschaftsmarkengericht gemäß Artikel 97 Abs. 1, 95 Abs. 2 GMV zuständig. Der Sitz der Beklagten ist in Verden und somit im Land Niedersachsen, dem Zuständigkeitsbereich des Gerichts,gelegen.

1. Der Klägerin steht ein Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte gemäß Artikel 102 GMV i.V.m. Artikel 14 und Artikel 9 Abs. 1 S. 1 GMV zu. 8

a)    Unstreitig ist die Klägerin als Inhaberin der Gemeinschaftswortbildmarke „natures:menu“ aktivlegitimiert. Die Marke steht auch in Kraft. Soweit die Beklagte die Schutzfähigkeit der klägerischen Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft in Frage stellt und insoweit ein absolutes Schutzhindernis gemäß Artikel 7 b) GMV i.V.m. Artikel 3 b) MarkenRiL vorliegen könnte, ist dieser Einwand von dem angerufenen Gericht nicht zu prüfen. Gemäß Artikel 99 GMV ist von der Rechtsgültigkeit der klägerischen Gemeinschaftsmarke auszugehen (vgl. dazu Eisenführ, Schennen; Gemeinschaftsmarkenverordnung, 3. Aufl., Artikel 99 Rd. 2. Lediglich für den Fall, dass die Beklagte im Wege der Widerklage gemäß Artikel 100 GMV auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit klagt, könnte die Beklagte mit dem Einwand der Nichtigkeit gemäß Artikel 52 GMV (dort geregelt in Abs.1 a)) wegen Schutzunfähigkeitgehört werden. Da die Beklagte unstreitig keine Widerklage erhoben hat, ist ihr dieser Einwand verwehrt. Die Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke ist nicht von Amts wegen zu prüfen (Eisenführ, Schennen; Gemeinschaftsmarkenverordnung, 3. Aufl., Artikel 99, Rd. 2; OGH Wien, Beschluss vom 30.11.20044 Ob 239/04G abgedruckt in BeckRS 2012, 80258).

b)    Zwischen dem klägerischen Zeichen „natures:menu“ und dem angegriffenen Zeichen „NATURE`S MENÜ“ besteht Verwechselungsgefahr. Das ausschließliche Recht gemäß Artikel 9 GMV gewährt dem Inhaber einer Gemeinschaftsmarke es, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Ähnlichkeit oder Identität des Zeichens mit der Gemeinschaftsmarke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Gemeinschaftsmarke und das Zeichen erfasste Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, Artikel 9 Abs. 1 lit.b GMV. Das Bestehen der Verwechselungsgefahr im Sinne von Artikel 9 Abs. 1, 2 lit.b GMV ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls umfassend zu beurteilen und dabei insbesondere der Grad der Bekanntheit der Marke im Markt, die gedankliche Verbindung, die das beanstandete Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem beanstandeten Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von Bedeutung sind (BGH GRUR 2011, 148Goldhase II; EuGH, GRUR 2006, 237Picasso/Picaro; BGH, GRUR 2009, 766 Rn. 26 Stofffähnchen).

Bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Zeichen ist auf deren Gesamteindruck abzustellen; bei zusammengesetzten Zeichen sind dabei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigten (BGH, GRUR 2011, 148149/Goldhase II). Ausgehend von diesen Grundsätzen gilt hier folgendes:

aa) Die Marke setzt sich zusammen aus einem Wortbestandteil, nämlich einer Kombination der englischen Worte „natures“ und „menu“, wobei die Wörter durch einen Doppelpunkt getrennt sind, und aus einem grafischen Bestandteil. Der grafische Bestandteil besteht in Form eines grünen Rechtecks, der den Wortbestandteil farblich hinterlegt. Bereits der Umstand, dass der grafische Bestandteil wegen seiner geringen Gestaltungswirkung – bloße farbliche Hinterlegung nicht dominant ist, lässt darauf schließen, dass dem Wortbestandteil ein gewisses Maß an Unterscheidungskraft beizumessen ist. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist der Wortbestandteil des klägerischen Zeichens „natures menü“ nicht rein beschreibend. Im Ansatz unzutreffend ist eine zergliedernde Betrachtung in der Weise wie sie von der Beklagten vorgenommen wird. Die Worte „nature“ und „menu“ sind nicht getrennt nach ihrem jeweiligen Sinngehalt zu betrachten, sondern maßgeblich ist die Wortkombination.

Daher gibt die von der Beklagten zitierte Entscheidung des BGH (GRUR 2012, 1040Pjur/Pure), die sich mit der Frage beschäftigt, ob der Begriff „pure“ für Massageöle glatt beschreibend ist, für die hier zu entscheidende Frage der Unterscheidungskraft der Wortkombination wenig Aufschluss. Im vorliegenden Fall geht es jedoch um die Unterscheidungskraft einer Wortkombination. Für die Frage der Unterscheidungskraft ist es insoweit maßgeblich, ob sich ein beschreibender Gehalt einer Wortfolge nur in mehreren gedanklichen Schritten ermitteln lässt. Ist dieses der Fall rechtfertigt das nicht den Schluss, die Wortfolge habe für das Publikum einen auf der Hand liegenden beschreibenden Inhalt und es fehle ihr deshalb jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. MarkenG (BGH GRUR 2012, 270Link economy).

Hier ist es so, dass die gewählte Wortkombination zwar aus zwei–jeweils für sich gesehen beschreibenden Begriffen(nature= Natur und menu= Menü) besteht. Bei der Ermittlung des Bedeutungsgehalts ist die gedankliche Verbindung, die durch die Wortkombination entsteht, zu berücksichtigen. Ins Deutsche übersetzt heißt das so viel wie „Menü der Natur“. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird diese Wortkombination nicht verwendet und ist daher dem Publikum nicht geläufig. Das Publikum weist dieser Wortkombination keinen eindeutigen Bedeutungsgehalt im Sinne einer klar beschreibenden Angabe zu, insbesondere nicht im Hinblick auf die Ware, Tierfutter, für die die Marke eingetragen ist.

Durch die Kombination dieser beschreibenden Begriffe entstehen mehrere Interpretationsmöglichkeiten, was den Bedeutungsgehalt anbelangt. Es könnte sich um ein Essensprodukt mit natürlichen Zutaten handeln, es könnte aber auch eine Menüabfolge/Menükarte oder ein anderweitiges Naturproduktsein.Es ist auch nichts darüber ausgesagt, für wen das Produkt bestimmt ist. Insoweit sind mehrere Interpretationsweisen möglich und das spricht nach Ansicht der Kammer für eine hinreichende Unterscheidungskraft.

Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Wortfolge kann einen Anhaltspunkt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten. Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung nicht überspannt werden (BGH GRUR 2012, 270link economy).

Auch nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (vgl. Urteil vom 28.6.2012Rechtssache C360/11, abgedr. in GRURInt 2012, 754) stellt ein Hervorrufen von Assoziationen oder eine solche Vermutung hinsichtlich der Merkmale der betroffenen Waren keinen unmittelbaren oder sofortigen Zusammenhang zwischen dem als Marke angemeldeten Zeichen und diesen Waren dar. Wird, wie hier, der Begriff „natura” als Zeichenelement verwendet, so weckt dies Vorstellung von etwas Natürlichem oder Umweltfreundlichem und lässt vermuten, dass einige der fraglichen Waren aus natürlichen Materialien gemacht sind, dass sie hautfreundlich sind oder dass das Verfahren ihrer Herstellung für die Natur ungefährlich ist. Insofern ist der Begriff in Bezug auf die relevanten Waren, wie elektrische Geräte, Metalle, Möbel, Haushaltsgeräte und Textilien, nicht beschreibend oder stellt keinen hinreichend unmittelbaren und konkreten Zusammenhang mit ihnen her (EuG a.a.O.)

Gestützt wird die Auffassung der Kammer, was die Unterscheidungskraft der Wortkombination des klägerischen Zeichens anbelangt, durch die Entscheidung des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM). In der Entscheidung des HABM vom 28.09.2010 (Anlage K 24) heißt es dazu auf S.5: „The word combinations have at least a minimum degree of distinctiveness“. Das bedeutet sinngemäß ins Deutsche übersetzt: „Die Wortkombinationen verfügen zumindest über ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft“.

bb) Unter Berücksichtigung dieser hinreichenden Unterscheidungskraft der Wortkombination des klägerischen Zeichens ist eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Es liegt eine Warenidentität vor. Das klägerische Zeichen ist für Tierfutter eingetragen (Warenklasse 31) und die Beklagte benutzt das streitgegenständliche Zeichen ebenfalls für den Verkauf von Tierfutter, hier Katzenfutter. Zwischen den Wortbestandteilen der klägerischen und dem angegriffenen Zeichen besteht eine klangliche Identität. Von der Aussprache her gibt es zwischen „natures:menu“ und „NATURE`S MENÜ“ nur insoweit einen Unterschied, dass bei einer deutschen Aussprache bei dem angegriffenen Zeichen das U mit einem Umlaut ausgesprochen werden würde.

Da es sich bei den sich gegenüberstehenden Zeichen in beiden Fällen offensichtlich um englischsprachige Wörter handelt(das ergibt sich bei dem angegriffenen Zeichen aus der Schreibweise des Wortes „NATURE`S), ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verbraucherdie englische Aussprache wählen. Bei einer englischen Aussprache besteht kein Unterschied, da es ein U-Umlaut im Englischen nicht gibt und daher wird das „Ü“ auch als U ausgesprochen. Bei der Aussprache wird das „GenitivS“ genauso ausgesprochen wie das „PluralS“ bei „natures“. Auch hinsichtlich der Begrifflichkeit besteht zumindest eine hochgradige Ähnlichkeit. Bei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass der normal informierte angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher, auf den es hier ankommt, mit der unterschiedlichen Schreibweise keine andere Begrifflichkeit verbinden wird.

Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Zeichen eher flüchtig wahrgenommen werden und vom Verbrauchergrammatikalisch nicht differenziert betrachtet werden. Im Übrigen erschließt sich auch kein begrifflicher Unterschied wegen der anderweitigen Anordnung des Buchstaben „S“ an das Wort „nature“.Die unterschiedliche Schreibweise des Wortes Menü, einmal mit „u“ und einmal mit „ü“ am Ende stellt ebenfalls keinen wesentlichen Unterschied dar, da die Wortbedeutung gleich ist.

Die Anordnung des Doppelpunktes sowie die Gestaltung des Hintergrundes in Form eines grünen Rechtecks bei dem klägerischen Zeichen und der weitere grafische Bestandteil beim angegriffenen Zeichen in Form eines Blattes sind nicht geeignet eine Verwechselungsgefahr zu verneinen, weil diese Merkmale nicht dominierend sind für die Unterscheidungskraft.

c)    Die Beklagte benutzt das angegriffene Zeichen auch markenmäßig.

Eine markenmäßige Benutzung oder – was dem entspricht – eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (BGH, GRUR 2012, 1040 pjur/pure;EuGH, Slg. 2002, IEUGHSLG Jahr 2002 Seite 10273Rdnrn. EUGHSLG Jahr 2002 Seite 10273 Randnummer 48ff. = GRUR 2003, GRUR Jahr2003 Seite 55– Arsenal FC; BGH, GRUR 2010, GRUR Jahr 2010 Seite 1103Rdnr. GRUR Jahr 2010 Seite 1103 Randnummer 25= WRP 2010, WRP Jahr 2010 Seite 1508– Pralinenform II).

Das ist hier der Fall, da die Beklagte das Zeichen „NATURE ́S MENÜ“ als Herkunftshinweis und nicht lediglich beschreibend benutzt. Dies ergibt sich aus den Anlagen K 14 und K 17. Dort findet sich oben auf der Verpackung die Marke der Beklagten „Schmusy“ und weiter unten in der Mitte der Verpackung in hervorgehobener Stellung das angegriffene Zeichen. Das angegriffene Zeichen wird als sogenannte Zweitmarke benutzt. Außerdem wird die Benutzung als Herkunftshinweis auch aus der Verbindung mit der Marke der Beklagten „Schmusy“ bei Verwendung der Bezeichnungen in Kombination „Schmusy Nature`s Menü“ deutlich.

In Abgrenzung dazu ist der Zusatz mit Huhn, Lachs etc., der sich auf den Verpackungen befindet, rein beschreibend.

d)    Da die Beklagte das Zeichen unstreitig nach wie vor benutzt, besteht Wiederholungsgefahr. Der Unterlassungsanspruch besteht in der gesamten Europäischen Union. Ein auf die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke in einem Mitgliedstaat gestützter Unterlassungsanspruch besteht jedenfalls in der Regel für das gesamte Gebiet der Europäischen Gemeinschaft (BGH, Urteil vom 13.09.2007 I ZR 33/05 THE HOME STORE).2. Der Auskunftsanspruch folgt aus Artikel 102 Abs. 2 GMV i.V.m. § 19 Abs. 1, 3 MarkenG. Da eine Markenverletzung durch die Beklagte vorliegt, ist sie der Klägerin zur Auskunft verpflichtet.3. Der Schadensersatzfeststellungsanspruch folgt aus Artikel 102 Abs. 2 GMV i.V.m. § 14 Abs. 6 MarkenG.

Die Klägerin hat ein Feststellungsinteresse. Aufgrund der Markenverletzung durch die Beklagte besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Klägerin ein Schaden entstanden sein könnte. Es liegt ein Verschulden der Beklagten vor. Unstreitig hat die Beklagten von dem klägerischen Zeichen Kenntnis gehabt. Die 13Beklagtekann sich auch nicht darauf berufen, dass sie davon ausgegangen sei, das Zeichen sei rein beschreibend. Aufgrund der Eintragung der Gemeinschaftsmarke war von deren Schutzfähigkeit auszugehen.

4. Der Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten folgt aus Artikel 102 Abs. 2 GMV i.V.m. § 14 Abs. 6 MarkenG. Die Klägerin hat unbestritten vorgetragen, dass die Verkehrsanwälte aus England eingeschaltet worden sind und eine Rechnung gestellt haben. Diese Rechnungen sind auch vorgelegt worden. Auch die Rechnungsbeträge sind unstreitig. Unstreitig sind auch die Prozessbevollmächtigten der Klägerin tätig geworden. Von daher stehen der Klägerin eine 0,65 Gebühr für die Einschaltung des Verkehrsanwaltes, die aufgrund des Auslandsbezuges erforderlich war, und für den hiesigen Prozessbevollmächtigten zu.

Der Ansatz des Gegenstandswertes in Höhe von 150.000,00 € im Hinblick auf die Markenverletzung ist nicht zu beanstanden. Unter Berücksichtigung der Kostenpauschale stehen der Klägerin 2 x 0,65 Gebühren nebst 2 x 20,00 € Kostenpauschale zu, mithin 2.100,50 €.

Hingegen sind die für den Patentanwalt geltend gemachten Kosten in Höhe von 1.030,25 € nebst 20,00 € Kostenpauschale nicht erstattungsfähig. Die Klägerin hat nicht hinreichend dargelegt, dass die Einschaltung eines Patentanwaltes erforderlich war. Nach der Rechtsprechung des BGH sind die Kosten eines Patentanwalts bei vorgerichtlicher Tätigkeit nur dann erstattungsfähig, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war (BGH , GRUR 2012, 756 Kosten des Patentanwalts III).

Dieser Darlegungslast ist die Klägerin in ihrem Vortrag nicht nachgekommen. Es ergibt sich aus dem Vortrag nicht, worin die vorgerichtliche Tätigkeit des Patentanwaltes bestand und weshalb sie erforderlich war.

Der Zinsanspruch folgt aus §291 BGB.

5. Soweit der Rechtstreit hinsichtlich der Einwilligung in die Rücknahme der Markenanmeldung übereinstimmend für erledigt erklärt worden ist, waren gem. § 91 a ZPO unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes die Kosten der Beklagtenaufzuerlegen. Denn ohne das erledigende Ereignis wäre die Klage auf Einwilligung in die Rücknahme der Markenanmeldung begründet gewesen. Die Klägerin hätte einen Anspruch auf Rücknahme der Anmeldung gehabt.

Die Markenanmeldung stellt einen rechtswidrigen Störungszustand dar und daher kann zu dessen Beseitigung der Anspruch auf Rücknahme der Anmeldung gerichtet sein (BGH GRUR 2010, 642WMMarken; BGH GRUR 2011, 420Spa I).

6. Da die Abmahnung der Klägerin zu Recht erfolgt ist, kann die Beklagte die im Wege der Widerklage geltend gemachten Kosten nicht erstattet verlangen. Ein Kostenerstattungsanspruch könnte ihr nur dann zustehen, wenn es sich um eine unberechtigte Abmahnung gehandelt hätte und somit ein Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb durch eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung vorliegen würde. Dies ist nicht der Fall, da die Klägerin aufgrund der Markenverletzung durch die Beklagte zu Recht abgemahnt hat.

7. Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO. Bei der Festsetzung des Streitwertes gem. §§ 3 ZPO, 51 GKG hat die Kammer für den Unterlassungsanspruch 150.00,00 €, den Ankunftsanspruch 20.000,00 €, den Anspruch auf Einwilligung in die Rücknahme 10.000,00 € und den Schadensersatzfeststellungsanspruch 20.000,00 € angesetzt. Darüber hinaus war der mit der Widerklage geltend gemachte Zahlungsanspruch gem. § 45 GKG hinzuzurechnen.

Melox-GRY ./. Maalox

Gehören zu den angesprochenen Verkehrskreisen sowohl Fachkreise (Ärzte und Apotheker) als auch das allgemeine Publikum (Endverbraucher), kann der Gesamteindruck, den die verschiedenen Verkehrskreise von den Marken haben, unterschiedlich ausfallen. Kann aufgrund der gespaltenen Verkehrsauffassung nur bei einem der verschiedenen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr bejaht werden, reicht dies für die Verwirklichung des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG grundsätzlich aus.

Das Publikum hat regelmäßig keine Veranlassung, von wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zwischen den Unternehmen auszugehen, die Inhaber der kollidierenden Marken sind, wenn die Ähnlichkeit der Waren durchschnittlich ist, die ältere Marke über normale Kennzeichnungskraft verfügt und deutliche Unterschiede zwischen den Marken bestehen.

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 1. Juni 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch beschlossen:

a)        Die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden gegen den an Verkündungs Statt am 16. Juni 2009 zugestellten Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird zurückgewiesen.

b)        Die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens fallen der Widersprechenden zur Last.

c)        Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

 

Gründe:

I. Für die Markeninhaberin ist die am 7. August 2002 angemeldete Wortmarke Nr. 302 38 530

 

Melox-GRY

 

am 20. Februar 2003 für die Waren

pharmazeutische Erzeugnisse zur symptomatischen Behandlung akuter Schübe von Arthrose, symptomatischen Behandlung der rheumatoiden Arthritis und symptomatischen Behandlung des Morbus Bechterew (Spondylitis ankylosans)

Gegen die Eintragung hat die Widersprechende aus ihrer am 6. November 1978 für die Waren pharmazeutische Erzeugnisse und chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege eingetragenen Wortmarke Nr. 978 318

 

Maalox

Widerspruch erhoben.

 

Die Markeninhaberin hat die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat eine Verwechslungsgefahr der Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschluss vom 16. Juni 2009 – 25 W (pat) 54/08, juris).

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Markeninhaberin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen. Während des Rechtsbeschwerdeverfahrens ist die frühere Markeninhaberin „GRY-Pharma GmbH“ auf die Pharmachemie GmbH verschmolzen worden, die nunmehr die Unternehmensbezeichnung „TEVA GmbH“ führt.

 

II. Das Bundespatengericht hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr für unbegründet erachtet (§ 43 Abs. 2 Satz 2, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Dazu hat es ausgeführt:

Die Widersprechende habe eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Magen- und Darmmittel glaubhaft gemacht. Diese Waren seien bei der Widerspruchsmarke der Prüfung der Verwechslungsgefahr zugrunde zu legen. Zwischen Magen- und Darmmitteln und den Waren, für die die jüngere Marke eingetragen sei, bestehe eine durchschnittliche Ähnlichkeit. Die Widerspruchsmarke verfüge zudem über eine normale Kennzeichnungskraft. Den danach erforderlichen weiten Abstand von der Widerspruchsmarke halte die jüngere Marke ein. Die Marken „Maalox“ und „Melox-GRY“ unterschieden sich klanglich und bildlich deutlich. Der Verkehr habe auch keine Veranlassung, das in der angegriffenen Marke enthaltene (vormalige) Firmenschlagwort „GRY“ der Markeninhaberin zu vernachlässigen. Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn sei nicht gegeben. Der Bestandteil „Melox“ verfüge in der angegriffenen Marke nicht über eine selbständig kennzeichnende Stellung.

 

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ohne Rechtsfehler verneint.

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urteil vom 29. Juli 2009 – I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 15 = WRP 2010, 381 – AIDA/ AIDU; Urteil vom 19. November 2009 – I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 23 = WRP 2010, 1046 – MIXI). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen oder dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Gehören zu den angesprochenen Verkehrskreisen sowohl Fachkreise (Ärzte und Apotheker), die in den Absatz der Produkte eingeschaltet sind, als auch das allgemeine Publikum (Endverbraucher), kann der Gesamteindruck, den die verschiedenen Verkehrskreise von den Marken haben, unterschiedlich ausfallen. Dies kann etwa darauf beruhen, dass die Fachkreise eine größere Aufmerksamkeit bei der Erfassung der Marken aufwenden und Unterschiede zwischen den kollidierenden Marken besser in Erinnerung behalten als die Endverbraucher. Eine unterschiedliche Erfassung des Gesamteindrucks der Marken durch verschiedene Verkehrskreise kann auch darauf zurückzuführen sein, dass die Fachkreise über detailliertere Kenntnisse als die Endverbraucher im Hinblick auf Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Produktsektor verfügen und beispielsweise einen in dem Zeichen eines Arzneimittels enthaltenen Hinweis auf den Wirkstoff ohne weiteres erkennen und in Erinnerung behalten. Kann aufgrund einer gespaltenen Verkehrsauffassung nur bei einem der verschiedenen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr bejaht werden, reicht dies für die Verwirklichung des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus (vgl. zu Art. 8 Abs. 1 Buchst. b GMV EuGH, Urteil vom 26. April 2007 ­ C-412/05, Slg. 2007, I3569 = GRUR Int. 2007, 718 Rn. 8899 ­ TRAVATAN/TRIVASTAN).

2. Das Bundespatentgericht ist zu Recht von durchschnittlicher Warenähnlichkeit ausgegangen. Es hat seiner Prüfung aus dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke zutreffend nicht den (weiten) Oberbegriff der pharmazeutischen Erzeugnisse zugrunde gelegt, sondern auf Magen- und Darmmittel abgestellt. Wird die ältere Marke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen benutzt, für die sie eingetragen ist, so gilt sie im Kollisionsfall lediglich für diesen Teil als eingetragen (Art. 11 Abs. 4 MarkenRL; § 25 Abs. 2 Satz 3, § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Ist die Marke für einen (weiten) Warenoberbegriff eingetragen, ist sie so zu behandeln, als sei sie nur für die konkret benutzten Waren registriert (vgl. BGH, Urteil vom 29. Juni 2006 – I ZR 110/03, GRUR 2006, 937 Rn. 22 = WRP 2006, 1133 – Ichthyol II). Unerheblich ist, in welchem Umfang die mangelnde Benutzung zu einer Löschung führen müsste (vgl. dazu BGH, Urteil vom 10. April 2008 – I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 32 = WRP 2008, 1544 – LOTTOCARD).

Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die Widersprechende die Benutzung der Widerspruchsmarke für ein Magen- und Darmmittel glaubhaft gemacht hat. Nach den Packungsinformationen, die das Bundespatentgericht in seine Beurteilung einbezogen hat, wird das mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Arzneimittel zur Behandlung von Erkrankungen angewandt, bei denen Magensäure gebunden werden soll, und zwar bei Sodbrennen, säurebedingten Magenbeschwerden sowie Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren. Daraus folgt die vom Bundespatengericht seiner Entscheidung zugrunde gelegte konkrete Benutzung für ein Magen- und Darmmittel.

3. Das Bundespatentgericht ist in seiner Entscheidung mangels gegenteiliger Feststellungen von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

4. Den Grad der Ähnlichkeit der Marken hat das Bundespatentgericht als so gering angesehen, dass trotz Warenähnlichkeit und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine unmittelbare Verwechslungsgefahr auszuschließen sei. Das hält rechtlicher Nachprüfung stand.

a)      Die Frage der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungsgehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH, Urteil vom 22. Juni 1999 – C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int 1999, 734 Rn. 27 f. ­ Lloyd; BGH, Beschluss vom 3. April 2008 – I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Rn. 17 = WRP 2008, 1342 – SIERRA ANTIGUO). Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist das Bundespatentgericht von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz ausgegangen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Juni 2007 – C-334/05, Slg. 2007, I-4529 = GRUR 2007, 700 Rn. 35 – HABM/Shaker [Limoncello]; BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 – I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 23 = WRP 2009, 1533 – airdsl). Der Beurteilung des Gesamteindrucks der Marken sind bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sowohl bei der älteren Wi-derspruchsmarke als auch bei der jüngeren Marke die Zeichen in ihrer eingetragenen Form zugrunde zu legen (vgl. BGH, Beschluss vom 13. Oktober 2004 – I ZB 4/02, GRUR 2005, 326, 327 = WRP 2005, 341 – il Padrone/Il Portone). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urteil vom 13. September 2007 – C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR 2008, 343 Rn. 33 – Il Ponte Finanziaria/ HABM [BAINBRIDGE]; Urteil vom 2. September 2010 ­ C254/09, GRUR 2010, 1098 Rn. 56 = WRP 2010, 1368 ­ Calvin Klein/HABM [CK CREACIONES KENNYA]; BGH, Urteil vom 5. Februar 2009 – I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 32 = WRP 2009, 616 – METROBUS). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen.

b)      Weiterhin ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der Marke dominiert oder prägt (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 – C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Rn. 30 – THOMSON LIFE; BGH, Urteil vom 22. Juli 2004 – I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 – Mustang). Die Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet und kann im Rechtsbeschwer-deverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob das Bundespatent-gericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, bestehende Erfahrungssätze angewandt und den Sachvortrag umfassend gewürdigt hat (vgl. BGH, Urteil vom 27. November 2003 – I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 – Telekom; Beschluss vom 29. Mai 2008 ­ I ZB 55/05, GRUR 2008, 909 Rn. 29 = WRP 2008, 1345 ­ Pantogast).

c)      Der Bestandteil „GRY“ tritt in der angegriffenen Marke nicht in den Hintergrund, obwohl er das Firmenschlagwort der früheren Markeninhaberin gewesen ist. Deren vollständige Unternehmensbezeichnung lautete im Zeitpunkt der Entscheidung des Bundespatentgerichts „GRY-Pharma GmbH“. Ob die erst während des Rechtsbeschwerdeverfahrens eingetretene Änderung der Unternehmensbezeichnung von „GRY-Pharma GmbH“ in „TEVA GmbH“ bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen ist, braucht nicht entschieden zu werden. Auch wenn weiter davon ausgegangen wird, dass der Bestandteil „GRY“ der angegriffenen Marke dem Firmenschlagwort der Markeninhaberin entspricht, verhilft dies der Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg. Zwar ist in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass bei zusammengesetzten Zeichen ein Bestandteil, der für den Verkehr erkennbar das Unternehmenskennzeichen der Markeninhaberin ist, im allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Kennzeichnung in derartigen Fällen in dem anderen Bestandteil der zusammengesetzten Marke erblickt (vgl. BGH, GRUR 2004, 865, 866 ­ Mustang, mwN). Dieser Erfahrungssatz besagt aber nicht, dass die tatrichterliche Würdigung des Einzelfalls unter Heranziehung aller Umstände nicht zu einem abweichenden Ergebnis führen kann (vgl. BGH, Beschluss vom 29. Mai 2008 – I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Rn. 27 = WRP 2008, 1349 – Pantohexal).

aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass in der angegriffenen Marke der Bestandteil „GRY“ – auch wenn es sich um das Firmenschlagwort der Markeninhaberin handelt – eine produktkennzeichnende Funktion hat und vom Verkehr wegen der besonders auffälligen Gestaltung in Großbuchstaben nicht vernachlässigt wird. Es hat dies daraus gefolgert, dass das Firmenschlagwort „GRY“ der Markeninhaberin dem allgemeinen Publikum in der Regel nicht bekannt sei und dieses deshalb keine Veranlassung habe, nur in dem Bestandteil „Melox“ die eigentliche Produktkennzeichnung zu sehen. Dem aus Ärzten und Apothekern bestehenden Fachpublikum sei zwar die (vormalige) Unternehmensbezeichnung „GRY-Pharma GmbH“ bekannt. Wegen der Anlehnung des Bestandteils „Melox“ der jüngeren Marke an den International Non-proprietary Name (INN) „Meloxicam“ habe aber auch der Fachverkehr keine Veranlassung, allein den Markenbestandteil „Melox“ als prägend anzusehen und den weiteren Bestandteil „GRY“ zu vernachlässigen. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand.

bb) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang, das Bundespatentgericht habe keine ausreichenden Feststellungen getroffen, die den Schluss rechtfertigten, dem allgemeinen Publikum sei die Bezeichnung „GRY“ als Firmenschlagwort der (vormaligen) Markeninhaberin im allgemeinen unbekannt. Die Markeninhaberin verfüge über 23 in der Benutzung befindliche Präparate, die nach dem gleichen Muster mit dem Bestandteil „GRY“ gebildet seien. Der Endverbraucher, der diese Präparate einnehme oder anwende, erkenne die Markeninhaberin und den Bestandteil „GRY“ der vollständigen Herstellerangabe.

(1) Zu der Benutzung der mit dem Bestandteil „GRY“ gebildeten Marken und der (vormaligen) Unternehmensbezeichnung „GRY-Pharma GmbH“ im Inland hat die Widersprechende in den Tatsacheninstanzen nichts vorgetragen. Es ist auch sonst nichts dafür geltend gemacht oder ersichtlich, dass die mit dem Bestandteil „GRY“ gebildeten Marken und die in Rede stehende Unternehmensbezeichnung während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt präsent gewesen und jedermann gegenübergetreten sind. Entsprechender Vortrag hierzu war aber erforderlich, weil die Widersprechende auch im Rahmen der Amtsermittlung nach § 73 Abs. 1 MarkenG eine Mitwirkungspflicht trifft (vgl. BGH, Beschluss vom 22. Oktober 1987 – I ZB 9/86, GRUR 1988, 211, 212 – Wie hammas denn?; BGH, GRUR 2008, 909 Rn. 35 – Pantogast). Ohne konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die mit dem Bestandteil „GRY“ gebildeten Marken und die (vormalige) Unternehmensbezeichnung der Markeninhaberin in einem so nennenswerten Umfang auf dem Markt präsent waren, dass sie die Verkehrsanschauung des Durchschnittsverbrauchers beeinflussten, konnte das Bundespatentgericht davon ausgehen, dass für das allgemeine Publikum der Bestandteil „GRY“ in der jüngeren zusammengesetzten Marke nicht als Firmenschlagwort der Markeninhaberin erkennbar war. Für ihre gegenteilige Auffassung beruft sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg auf diejenigen Endverbraucher, die die Präparate der Markeninhaberin einnehmen oder anwenden und denen deshalb das Unternehmensschlagwort „GRY“ der Markeninhaberin bekannt ist. Dazu, wie umfangreich dieser Kreis der Endverbraucher ist, hat das Bundespatentgericht keine Feststellungen getroffen, ohne dass die Rechtsbeschwerde Vortrag der Markeninhaberin hierzu als übergangen rügt. Es kann deshalb nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Teil so umfänglich ist, dass er das Verständnis des durchschnittlichen Angehörigen der allgemeinen Verkehrskreise beeinflusst.

(2) Anders als die Rechtsbeschwerde meint, hat der Verkehr auch nicht wegen der grafischen Hervorhebung des Bestandteils „GRY“ in der angegriffenen Marke durch die Schreibweise in Großbuchstaben Veranlassung, darin das Firmenschlagwort der Markeninhaberin zu sehen. Die Rechtsbeschwerde zeigt schon nicht auf, dass die Widersprechende ein entsprechendes Verkehrsverständnis in den Tatsacheninstanzen geltend gemacht hat.

cc) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde auch gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, das medizinische Fachpublikum werde den Bestandteil „GRY“ in der jüngeren Marke ebenfalls nicht vernachlässigen. Die Annahme des Tatrichters, wegen der beschreibenden Anlehnung des Zeichenbestandteils „Melox“ an den älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine „Meloxicam“ werde der Fachverkehr, dem die (vormalige) Unternehmensbezeichnung der Markeninhaberin bekannt sei, den Bestandteil „GRY“ nicht vernachlässigen, lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

dd) Vernachlässigen die angesprochenen Verkehrskreise danach den Bestandteil „GRY“ der jüngeren Marke nicht, kommt diesem Bestandteil nach den zutreffenden Ausführungen des Bundespatentgerichts eine das Gesamtzeichen mitprägende Bedeutung zu.

c) Zu Recht ist das Bundespatentgericht danach davon ausgegangen, dass die Zeichenähnlichkeit zwischen „Maalox“ und „Melox-GRY“ im Hinblick auf die unterschiedlichen Vokale „aa“ und „e“ der Anfangssilben der Wörter „Maalox“ und „Melox“ in den kollidierenden Marken und den zusätzlich den Gesamteindruck der jüngeren Marke mitprägenden Bestandteil „GRY“ zu gering ist, um in Anbetracht normaler Warenähnlichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen.

5. Ohne Erfolg bleiben auch die Angriffe der Rechtsbeschwerde, die sich dagegen richten, dass das Bundespatentgericht eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn verneint hat.

a) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn liegt vor, wenn ein mit der komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 31 – THOMSON LIFE; Urteil vom 24. Juni 2010 ­ C-51/09, GRUR 2010, 933 Rn. 34 ­ Barbara Becker; BGH, Urteil vom 3. April 2008 – I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Rn. 33 = WRP 2008, 1434 – Schuhpark; Urteil vom 2. Dezember 2009 – I ZR 44/07, GRUR 2010, 646 Rn. 15 = WRP 2010, 893 – OFFROAD). Das setzt aber voraus, dass der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (vgl. BGH, GRUR 2010, 729 Rn. 34 – MIXI).

b) Der durchschnittliche Angehörige der angesprochenen Verkehrskreise hat keine Veranlassung, von wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zwischen den Markeninhaberinnen auszugehen. Das gilt sowohl für das allgemeine Publikum (Endverbraucher) als auch für die Fachkreise (Ärzte und Apotheker).

aa) Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, für das allgemeine Publikum sei nicht erkennbar, dass der Bestandteil „GRY“ das Firmenschlagwort der Markeninhaberin sei (dazu Rn. 19 ff.). Es hatte deshalb auch keinen Grund, von einer selbständig kennzeichnenden Stellung der Bestandteile „Melox“ und „GRY“ der jüngeren Marke auszugehen.

bb) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde war das Bundespatentgericht auch nicht gehindert, eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zwischen den kollidierenden Marken im Zusammenhang mit dem medizinischen Fachpublikum zu verneinen. Zwar erkennt dieser Teil der angesprochenen Verkehrskreise, dass der Zeichenbestandteil „GRY“ das (vormalige) Firmenschlagwort der Markeninhaberin ist. Das Fachpublikum hat aber keine Veranlassung von wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zwischen den Unternehmen auszugehen, die Inhaber der kollidierenden Marken sind. Dies hat das Bundespatentgericht zutreffend daraus gefolgert, dass die Widerspruchsmarke sich nicht in identischer Form, sondern wegen der verschiedenen Vokale der Anfangssilben der Marken nur mit einer deutlichen Abweichung in dem Zeichenbestandteil „Melox“ wiederfindet und zwischen den beanspruchten Waren lediglich durchschnittliche Warenähnlichkeit besteht. Hinzu kommt der für das Fachpublikum offensichtliche Unterschied bei der Markenbildung der kollidierenden Zeichen. Während der Bestandteil „Melox“ an den INN „Meloxican“ angelehnt ist, ist die Widerspruchsmarke ein Phantasiebegriff.

 

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Kindertraum ./. Kinder

Immer wieder gibt es markenrechtliche Auseinandersetzung rund um die verschiedenen „Kinder“-Marken der Ferrero Gruppe. Vorliegend hatte das HABM und die Beschwerdekammer einem entsprechenden Widerspruch statt gegeben und der Inhaber der jüngeren Marke legte beim EGH Rechtsmittel ein, verlor aber auch diesen.

Beschluss

Mit seinem Rechtsmittel beantragt Herr Wohlfahrt die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 16. Mai 2012, Wohlfahrt/HABM – Ferrero (Kindertraum) (T‑580/10, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem dieses seine Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 20. Oktober 2010 (Sache R 815/2009-4) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Ferrero SpA und Herrn Wohlfahrt (im Folgenden: streitige Entscheidung) abgewiesen hat.

Rechtlicher Rahmen

Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) wurde aufgehoben und ersetzt durch die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1), die am 13. April 2009 in Kraft getreten ist. Da maßgeblicher Zeitpunkt im vorliegenden Rechtsstreit der Tag der Einreichung der Anmeldung ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 10. November 2011, LG Electronics/HABM, C‑88/11 P, Randnr. 2 und die dort angeführte Rechtsprechung), gilt für den vorliegenden Rechtsstreit trotzdem nach wie vor die Verordnung Nr. 40/94, zumindest was die Bestimmungen betrifft, die nicht rein prozessualen Charakter haben.

Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 sieht vor:

„Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen,

b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“

Art. 43 Abs. 2 dieser Verordnung bestimmt:

„Auf Verlangen des Anmelders hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen. Ist die ältere Gemeinschaftsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.“

Vorgeschichte des Rechtsstreits

Am 11. Juli 2002 hat Herr Wohlfahrt beim HABM das Wortzeichen „Kindertraum“ als Gemeinschaftsmarke angemeldet.

Die Marke wurde u. a. für folgende Waren der Klassen 16 und 28 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:

Klasse 16: „Papier und Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in Klasse 16 enthalten sind, nämlich Hefte, Servietten, Brief- und Geschenkpapier, Geschenkanhänger, Verpackungen und Verpackungstüten, Druckereierzeugnisse, Schreibwaren“;

Klasse 28: „Christbaumschmuck“.

Die Anmeldung wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 75/2003 vom 29. September 2003 veröffentlicht.

Am 29. Dezember 2003 legte die Ferrero SpA (im Folgenden: Ferrero) Widerspruch gemäß Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Eintragung dieser Marke ein.

Der Widerspruch wurde u. a. auf die nationale Wortmarke Kinder (im Folgenden: ältere Marke) gestützt, die am 8. Juli 2002 in Italien unter der Nr. 872247 u. a. für folgende Waren der Klassen 16 und 28 des Abkommens von Nizza eingetragen worden war:

Klasse 16: „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke“;

Klasse 28: „Spiele, Spielzeug; Turn‑ und Sportartikel, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Christbaumschmuck“.

Mit Entscheidung vom 27. Mai 2009 gab die Widerspruchsabteilung des HABM dem -Widerspruch statt und wies die Anmeldung des genannten Wortzeichens als Gemeinschaftsmarke für die in Randnr. 6 des vorliegenden Beschlusses angeführten Waren zurück.

Am 22. Juli 2009 legte Herr Wohlfahrt beim HABM gegen diese Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde ein. Mit der streitigen Entscheidung wies die Vierte Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde mit der Begründung zurück, dass das von Herrn Wohlfahrt vorgebrachte Verlangen des Nachweises der Benutzung der älteren Marke nicht zulässig sei, weil die Frist von fünf Jahren gemäß Art. 43 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke noch nicht abgelaufen gewesen sei. Darüber hinaus bestehe in Anbetracht des den einander gegenüberstehenden Zeichen gemeinsamen Bestandteils „Kinder“, ihrer daraus resultierenden mittleren schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeit und der Identität der fraglichen Waren bei diesen Zeichen Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung.

Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil

Mit Klageschrift, die am 22. Dezember 2010 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob Herr Wohlfahrt Klage auf Aufhebung der streitigen Entscheidung. Er stützte seine Klage im Wesentlichen auf drei Gründe, mit denen er erstens einen Verstoß gegen Art. 43 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94, zweitens einen Mangel der Begründung dieser Entscheidung und die missbräuchliche Anmeldung der älteren Marke sowie drittens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung rügt.

Mit dem angefochtenen Urteil hat das Gericht diese drei Klagegründe zurückgewiesen und die Klage daher insgesamt abgewiesen.

Zum ersten Klagegrund hat das Gericht in Randnr. 18 des angefochtenen Urteils ausgeführt:

„[Es] genügt der Hinweis, dass nach Art. [43 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94], der nach Abs. 3 dieses Artikels auf ältere nationale Marken entsprechend anzuwenden ist, die ernsthafte Benutzung der älteren Marke vom Widersprechenden auf Verlangen des Anmelders nur nachzuweisen ist, ‚sofern [zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung] die ältere [Marke] seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist‘. Folglich kann, wenn vor der Veröffentlichung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke die zur Stützung eines Widerspruchs geltend gemachte ältere Marke seit weniger als fünf Jahren eingetragen war, der Nachweis der ernsthaften Benutzung noch nicht verlangt werden, und die Benutzung der älteren Marken ist zu unterstellen …“

Das Gericht gelangte somit in Randnr. 20 des angefochtenen Urteils zu dem Ergebnis, dass die Beschwerdekammer fehlerfrei entschieden habe, dass der Antrag auf Nachweis der Benutzung der älteren Marke unzulässig gewesen sei.

Zum zweiten Klagegrund hat das Gericht in Randnr. 30 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass es im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens nicht Sache der Widerspruchsabteilung oder gegebenenfalls der Beschwerdekammer sei, die etwaige Missbräuchlichkeit der Eintragung, auf die der Widerspruch gestützt werde, oder das Interesse zu prüfen, das deren Inhaber habe. Denn weder Art. 8 der Verordnung Nr. 40/94, der die relativen Eintragungshindernisse betreffe, noch eine andere Vorschrift dieser Verordnung enthielten eine Rechtsgrundlage dafür, dass das HABM einen Widerspruch mit der Begründung zurückweise, dass die ältere nationale Marke einen Rechtsmissbrauch darstelle. Im Übrigen gestatte es keine Vorschrift dem HABM, die Begründetheit einer nationalen Eintragung zu überprüfen, sei es etwa hinsichtlich ihrer Missbräuchlichkeit, sei es hinsichtlich des Interesses, das ihr Inhaber an ihrer Erwirkung für bestimmte Waren haben könne.

Zum dritten Klagegrund hat das Gericht, nachdem es in Randnr. 41 des angefochtenen Urteils festgestellt hatte, dass „sich der Kläger nicht gegen die Feststellungen der Beschwerdekammer [wendet], dass das relevante Publikum die allgemeine italienische Verbraucherschaft sei, dass die Verwechslungsgefahr im Hinblick auf das italienische Publikum zu beurteilen sei und dass die in Frage stehenden Waren identisch seien“, in Randnr. 42 dieses Urteils Folgendes ausgeführt:

„Was den Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen anbelangt, erhebt der Kläger in der Klageschrift keine Rüge, die sich speziell gegen die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung richtete, dass die Zeichen eine mittlere bildliche und klangliche Ähnlichkeit aufwiesen. … Jedenfalls ist der von dem Kläger angeführte Umstand, dass die Anmeldemarke als eine Einheit wahrgenommen werden könne, nicht geeignet, die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung in Frage zu stellen, die insbesondere auf die Ähnlichkeit der Zeichen infolge ihres übereinstimmenden Anfangsteils, nämlich ‚Kinder‘, gestützt ist. Das Gleiche gilt aus den gleichen Gründen für die Behauptung, dass das Element ‚Traum‘ eine Silbe enthalte und nicht zwei, wie die Beschwerdekammer annahm, wobei diese Behauptung im Übrigen unzutreffend ist. …“

Das Gericht hat in den Randnrn. 44 bis 50 des angefochtenen Urteils außerdem geprüft, ob die Beschwerdekammer zu Recht eine Verwechslungsgefahr bejaht hat.

In diesem Zusammenhang ist das Gericht auf das Vorbringen von Herrn Wohlfahrt Eingegangen, dass der Begriff „Kinder“ beschreibend sei und daher nur eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft besitze, so dass die ältere Marke nur einen geringen Schutzumfang habe. Das Gericht hat dazu in den Randnrn. 47 bis 49 des angefochtenen Urteils Folgendes ausgeführt:

„Das Wort ‚Kinder‘ ist … ein Wort der deutschen Sprache, das den Plural zu ‚Kind‘ bildet.

Auch wenn dieses Wort von einem deutschsprachigen Publikum als Bezugnahme auf Kinder verstanden werden könnte, ist festzustellen, dass es – wie die Beschwerdekammer im Wesentlichen ausgeführt hat, ohne dass der Kläger dem widersprochen hätte – für die maßgeblichen Verkehrskreise, nämlich die allgemeine italienische Verbraucherschaft, keinen Sinngehalt hat.

Der vom Kläger angeführte Umstand, dass in der italienischen Provinz Bozen die deutsche Sprache ebenfalls Amtssprache und ein Teil der italienischen Bevölkerung deutschsprachig ist, ist insoweit ohne Bedeutung. Der Akte ist nämlich zu entnehmen, dass die Gesamtzahl der Bewohner dieser Provinz nur etwa 1 % aller Bewohner Italiens ausmacht und zudem etwa 30 % davon nicht deutschsprachig sind. Die Beschwerdekammer hat daher zu Recht darauf hingewiesen, dass nur ein sehr geringer Prozentsatz der italienischen Bevölkerung deutschsprachig sei. Das relevante Publikum ist daher in seiner ganz überwiegenden Mehrheit italienischsprachig, so dass für es das Wort ‚Kinder‘ nicht beschreibend sein wird.“

Das Gericht ist in Randnr. 50 des angefochtenen Urteils zu dem Ergebnis gelangt, dass die Beschwerdekammer fehlerfrei festgestellt habe, dass bei den einander gegenüberstehenden Zeichen Verwechslungsgefahr bestehe.

Anträge der Verfahrensbeteiligten vor dem Gerichtshof

Herr Wohlfahrt beantragt,

–        das angefochtene Urteil aufzuheben und nach seinen im ersten Rechtszug gestellten Anträgen zu erkennen;

–        dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

Das HABM beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen und Herrn Wohlfahrt die Kosten aufzuerlegen.

Ferrero beantragt,

–        das Rechtsmittel zurückzuweisen;

–        hilfsweise, für den Fall, dass das angefochtene Urteil aufgehoben wird, die Sache an die Beschwerdekammer zurückzuweisen, damit diese über den auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 gegründeten Widerspruch entscheiden möge;

–        Herrn Wohlfahrt die Kosten aufzuerlegen.

Zum Rechtsmittel

Nach Art. 181 seiner Verfahrensordnung kann der Gerichtshof das Rechtsmittel dann, wenn es ganz oder teilweise offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist, jederzeit auf Bericht des Berichterstatters nach Anhörung des Generalanwalts ganz oder teilweise durch mit Gründen zu versehenden Beschluss ohne mündliche Verhandlung zurückweisen.

Herr Wohlfahrt stützt sein Rechtsmittel auf drei Rechtsmittelgründe, mit denen er erstens einen Verstoß gegen Art. 43 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94, zweitens Rechtsfehler, die das Gericht bei der Beurteilung der Begründung der streitigen Entscheidung – die nach dessen Ansicht nicht mit einem Mangel behaftet war – und der Missbräuchlichkeit der Anmeldung der älteren Marke begangen habe, und drittens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 rügt.

Zum ersten Rechtsmittelgrund: Verstoß gegen Art. 43 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

Herr Wohlfahrt macht geltend, das Gericht habe es rechtsfehlerhaft abgelehnt, zu prüfen, ob die ältere Marke benutzt worden sei, obwohl zwischen der Eintragung dieser Marke und der Entscheidung der Beschwerdekammer mehr als fünf Jahre vergangen seien. Die auf den Wortlaut gestützte Auslegung von Art. 43 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94, nach dem die Benutzung der älteren Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke nachzuweisen sei, stehe in Widerspruch zu dem Zweck des Benutzungszwangs, wie er im neunten Erwägungsgrund dieser Verordnung verankert sei. Dieser Benutzungszwang solle gewährleisten, dass nur tatsächlich benutzte Marken wirklich geschützt würden. Dieses Ziel werde nur erreicht, wenn der Inhaber der älteren Marke auch dann Nachweise für die Benutzung vorlegen müsse, wenn die Frist von fünf Jahren erst während des Verfahrens vor dem HABM ablaufe.

Art. 43 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 enthalte also eine Regelungslücke, die durch teleologische Auslegung nach dem Muster der deutschen und der italienischen markenrechtlichen Regelung geschlossen werden müsse.

Das HABM macht geltend, dass es sich bei den Bestimmungen über den Benutzungsnachweis in Art. 43 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 schon ihrem Wortlaut nach um eine vollständige und abschließende Regelung handele, die keine Lücke enthalte. Insoweit erinnert das HABM daran, dass die Verfahrensvorschriften für das Widerspruchsverfahren in der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl L 303, S. 1) eine Frist bestimmten, innerhalb deren der Antrag auf Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung gestellt werden müsse. Die Einhaltung dieser Frist wäre nicht möglich, wenn der Benutzungsnachweis im Verlauf des Widerspruchsverfahrens noch zu jeder beliebigen Zeit beantragt werden könne. Die systematische Auslegung unter Berücksichtigung der Gesamtheit der Regeln zum Antrag auf den Benutzungsnachweis im Widerspruchsverfahren bestätige somit die wörtliche Auslegung von Art. 43 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94.

Zum Vorbringen des Klägers zur deutschen und zur italienischen markenrechtlichen Regelung stellt das HABM fest, dass der Gerichtshof bereits in Randnr. 101 des Urteils vom 13. September 2007, Il Ponte Finanziaria/HABM (C‑234/06 P, Slg. 2007, I‑7333), die Heranziehung nationaler Bestimmungen zur Auslegung von Art. 43 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 abgelehnt habe.

Würdigung durch den Gerichtshof

Vorab ist festzustellen, dass der Widersprechende, wie das Gericht in Randnr. 18 des angefochtenen Urteils ausgeführt hat, nach Art. 43 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 die ernsthafte Benutzung der älteren Marke auf Verlangen des Anmelders nur nachweisen muss, wenn diese zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist.

Das Gericht hat daher in Randnr. 21 seines Urteils zu Recht festgestellt, dass der Unionsgesetzgeber mit dieser Regel ausdrücklich ein Kriterium festgelegt hat, das den Stichtag betrifft, auf den zur Feststellung der Zulässigkeit von Anträgen auf Nachweis der Benutzung abzustellen ist, nämlich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung der Marke, ohne dass die etwaige spätere Einleitung eines Widerspruchsverfahrens irgendeinen Einfluss auf diesen Stichtag haben könnte.

Außerdem besteht, wie das HABM ausgeführt hat, kein Widerspruch zwischen Art. 43 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 und dem Ziel der Verpflichtung zur Benutzung der Marke, weil die Parteien über weitere Rechtsbehelfe verfügen, um sich vor einem Widerspruch aus einer Marke zu schützen, die im Widerspruchsverfahren wegen Nichtbenutzung verfallsreif wird. Im Fall einer Gemeinschaftsmarke kann nämlich jederzeit, auch während des Widerspruchsverfahrens, das diese Marke betrifft, ein Antrag auf Verfallserklärung wegen Nichtbenutzung gestellt werden. Im Fall einer nationalen Marke würde sich der Antrag nach den nationalen Vorschriften richten, die die Mitgliedstaaten erlassen mussten.

Was die Verweise auf Bestimmungen des deutschen und des italienischen Markenrechts betrifft, hat das Gericht in Randnr. 22 des angefochtenen Urteils entschieden, dass diese unerheblich seien, da die Gemeinschaftsregelung für Marken ein autonomes System sei, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften bestehe und Zielsetzungen verfolge, die ihm eigen seien, und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig sei. Damit hat das Gericht einen vom Gerichtshof in ständiger Rechtsprechung (vgl. Urteile vom 16. Juli 2009, American Clothing Associates/HABM und HABM/American Clothing Associates, C‑202/08 P und C‑208/08 P, Slg. 2009, I‑6933, Randnr. 58, und vom 22. März 2012, Génesis, C‑190/10, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 36) entwickelten Grundsatz zutreffend angewandt und somit keinen Rechtsfehler begangen.

Folglich ist der erste Rechtsmittelgrund als offensichtlich unbegründet zurückzuweisen.

Zum zweiten Rechtsmittelgrund: Rechtsfehler des Gerichts bei der Beurteilung der Begründung der streitigen Entscheidung und der Missbräuchlichkeit der Anmeldung der älteren Marke

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

Was den ersten Teil dieses zweiten Rechtsmittelgrundes betrifft, der sich auf die fehlende Begründung der streitigen Entscheidung bezieht, rügt Herr Wohlfahrt die Feststellung des Gerichts in Randnr. 31 des angefochtenen Urteils, dass die Beschwerdekammer in dieser Entscheidung nicht auf die von ihm im Rahmen seiner Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung erhobene Behauptung, die Anmeldung der älteren Marke sei missbräuchlich, hätte einzugehen brauchen, da diese Behauptung im Rahmen dieser Beschwerde offensichtlich ohne jede Relevanz gewesen sei.

Das Gericht habe in Randnr. 32 des angefochtenen Urteils zu Unrecht ausgeführt, dass auch die in der Entscheidung der Widerspruchsabteilung enthaltene ausführlichere Begründung hinsichtlich dieser Behauptung zu berücksichtigen sei. Das Gericht habe nämlich zu Unrecht festgestellt, dass in Anbetracht der in Art. 62 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 zum Ausdruck gelangenden funktionalen Kontinuität zwischen den Widerspruchsabteilungen und den Beschwerdekammern die Entscheidung der Widerspruchsabteilung und ihre Begründung zu dem Kontext gehörten, in dem die angefochtene Entscheidung erlassen worden sei und der dem Kläger bekannt sei und es dem Richter erlaube, in vollem Umfang seine Rechtmäßigkeitskontrolle auszuüben.

Zum zweiten Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes, der sich auf die Missbräuchlichkeit der Anmeldung der älteren Marke bezieht, führt Herr Wohlfahrt aus, dass es, auch wenn der Rechtsmissbrauchseinwand keinen wörtlichen Niederschlag im Text der Verordnung Nr. 40/94 gefunden habe, möglich sein müsse, im Rahmen dieser Verordnung einen Widerspruch wegen Rechtsmissbräuchlichkeit zurückzuweisen. Bei zutreffender Würdigung hätte das Gericht den Rechtsmissbrauchseinwand im vorliegenden Fall als begründet anerkennen müssen. Das alleinige Ziel von Ferrero sei es nämlich, das Wortzeichen „Kinder“ weitestgehend für sich zu monopolisieren und Dritte von jeglicher Benutzung dieses Zeichens für ihre Produkte auszuschließen.

Das HABM ist der Auffassung, dass das, was Herr Wohlfahrt für Rechtsmissbrauch halte, in Wirklichkeit dem Inhalt des Markenrechts selbst entspreche, wie er sich aus Art. 9 der Verordnung Nr. 40/94 ergebe. Widersprüche gegen ähnliche Marken stellten nichts als eine zulässige Ausübung dieses Rechts dar.

Ferrero bringt vor, dass der von Herrn Wohlfahrt gegenüber der älteren Marke geltend gemachte Begriff der „rechtsmissbräuchlichen Eintragung“, der sich von der böswilligen Anmeldung einer Marke unterscheiden müsse, dem in der Verordnung Nr. 40/94 geregelten Begriff der Gemeinschaftsmarke völlig fremd sei.

Würdigung durch den Gerichtshof

Zum ersten Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes ist vorab festzustellen, dass das Gericht in Randnr. 29 des angefochtenen Urteils darauf hingewiesen hat, dass die Beschwerdekammer in der streitigen Entscheidung, insbesondere in deren Randnrn. 8 bis 21, die Tatsachen und rechtlichen Erwägungen dargelegt habe, die sie dazu bewogen hätten, die Beschwerde von Herrn Wohlfahrt zurückzuweisen.

Das Gericht hat ferner in Randnr. 30 des angefochtenen Urteils ausgeführt, dass es im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens nicht Sache der Widerspruchsabteilung oder gegebenenfalls der Beschwerdekammer sei, die etwaige Missbräuchlichkeit der Eintragung, auf die der Widerspruch gestützt werde, oder das Interesse zu prüfen, das deren Inhaber habe. Weder Art. 8 der Verordnung Nr. 40/94, der die relativen Eintragungshindernisse betreffe, noch eine andere Vorschrift dieser Verordnung enthielten nämlich eine Rechtsgrundlage dafür, dass das HABM einen Widerspruch mit der Begründung zurückweise, dass die ältere nationale Marke einen Rechtsmissbrauch darstelle.

Folglich hat das Gericht in Randnr. 31 des angefochtenen Urteils rechtsfehlerfrei festgestellt, dass die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung nicht auf die von Herrn Wohlfahrt im Rahmen seiner Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung erhobene Behauptung, die Eintragung der älteren Marke sei missbräuchlich, einzugehen brauchte, da diese Behauptung im Rahmen dieser Beschwerde offensichtlich ohne jede Relevanz war.

Das Gericht hat in Randnr. 32 des angefochtenen Urteils zutreffend hinzugefügt, dass diese Behauptung bereits in der Entscheidung der Widerspruchsabteilung gewürdigt worden war und dass diese Entscheidung und ihre Begründung zu dem Kontext gehörten, in dem die streitige Entscheidung erlassen wurde und der Herrn Wohlfahrt bekannt war und es dem Richter erlaubte, in vollem Umfang seine Rechtmäßigkeitskontrolle auszuüben.

Der erste Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes ist daher als offensichtlich unbegründet zurückzuweisen.

Was den zweiten Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes betrifft, hat das Gericht in Randnr. 34 des angefochtenen Urteils zu Recht festgestellt, dass das Vorbringen von Herrn Wohlfahrt zur Missbräuchlichkeit der Eintragung der älteren Marke aus den in Randnr. 30 des angefochtenen Urteils dargelegten Gründen zurückzuweisen ist.

Aus der Koexistenz von Gemeinschaftsmarken und nationalen Marken sowie aus der Tatsache, dass die Eintragung der Letztgenannten nicht in die Zuständigkeit des HABM und ihre gerichtliche Nachprüfung nicht in die Zuständigkeit des Gerichts fällt, ergibt sich nämlich, dass die Gültigkeit nationaler Marken im Rahmen eines Widerspruchs gegen die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke nicht in Frage gestellt werden kann (Urteil vom 24. Mai 2012, Formula One Licensing/HABM, C‑196/11 P, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 40).

Daraus folgt, dass der zweite Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes als offensichtlich unbegründet zurückzuweisen ist und dieser Rechtsmittelgrund insgesamt keinen Erfolg haben kann.

Zum dritten Rechtsmittelgrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

Mit seinem dritten Rechtsmittelgrund macht Herr Wohlfahrt geltend, dass das Gericht in Randnr. 42 des angefochtenen Urteils zu Unrecht festgestellt habe, dass er keine Rüge erhoben habe, die sich speziell gegen die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung, dass die Zeichen eine mittlere bildliche und klangliche Ähnlichkeit aufwiesen, gerichtet hätte. Er habe jedoch in Randnr. 34 der Klageschrift ausgeführt, dass das Zeichen „Kindertraum“ ein einheitliches Wort bilde, bei dessen zweitem Teil „Traum“ es sich nicht um ein zweisilbiges, sondern um ein einsilbiges Wort handele. Dieses Vorbringen könne nicht anders verstanden werden, als dass damit gerügt werde, dass wegen der bildlichen und klanglichen Unterschiede keine Ähnlichkeit zwischen „Kindertraum“ und „Kinder“ bestehe.

Herr Wohlfahrt rügt außerdem die Beurteilung des Gerichts in Bezug auf die bildliche und klangliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen. Im Gegensatz zur Auffassung des Gerichts verstünden maßgebliche Teile des italienischen Verkehrs das Wort „Kinder“ als Angabe des Zwecks der damit gekennzeichneten Waren. Selbst wenn man davon ausginge, dass das italienische Publikum diesem Wort keine Bedeutung entnähme, überdecke im Übrigen der klangstarke Teil der angemeldeten Marke „Traum“ den klangschwachen Teil „Kinder“, und der Verkehr werde nicht auf eine Verbindung zur Marke Kinder schließen.

Nach Auffassung des HABM ist der dritte Rechtsmittelgrund offensichtlich unzulässig, da er einen Versuch darstelle, bereits im ersten Rechtszug aufgeworfene Tatsachenfragen erneut dem Gerichtshof zur Beurteilung zu unterbreiten.

Ferrero macht geltend, dass Herr Wohlfahrt nicht darlege, welchen Rechtsfehler das Gericht bei der Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 begangen habe, sondern Tatsachen vortrage, die im Rahmen eines Rechtsmittels nicht nachgeprüft werden könnten, indem er seine Beurteilungen des Sachverhalts einfach den in den Vorinstanzen vorgetragenen hinzufüge. Dieser Rechtsmittelgrund sei somit offensichtlich unzulässig.

Würdigung durch den Gerichtshof

Mit dem ersten Teil seines dritten Rechtsmittelgrundes macht Herr Wohlfahrt geltend, dass das Gericht den Akteninhalt entstellt habe, indem es festgestellt habe, dass er in seiner Klageschrift die Ausführungen der Beschwerdekammer in Bezug auf die klangliche und bildliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken nicht rüge.

Dieses Vorbringen beruht auf einem fehlerhaften Verständnis des angefochtenen Urteils. Hierzu genügt es, die Randnrn. 33 und 34 der Klageschrift mit Randnr. 42 des angefochtenen Urteils zu vergleichen, um zu dem Schluss zu gelangen, dass die von Herrn Wohlfahrt gerügte Behauptung des Gerichts zutreffend ist. In dieser Randnr. 42 hat das Gericht nämlich ausgeführt, dass „der Kläger [in den Darlegungen in diesen Randnrn. 33 und 34 der Klageschrift] lediglich auf frühere Entscheidungen des HABM Bezug genommen und ausgeführt [hat], dass die Anmeldemarke, wie in den diesen Entscheidungen zugrunde liegenden Sachverhalten, ein einheitliches Wort bilde, dessen Hauptbestandteil der zweite Teil (‚Traum‘) darstelle, bei dem es sich entgegen der Auffassung der Beschwerdekammer nicht um ein zweisilbiges, sondern um ein einsilbiges Wort handele und der dem Wort auch entscheidenden Sinngehalt vermittele“. In derselben Randnr. 42 hat das Gericht hieraus den Schluss gezogen, dass „festzustellen [ist], dass diese Darlegungen in ihrer in der Klageschrift enthaltenen Fassung keine Argumentation beinhalten, mit der aufgezeigt würde, inwiefern die Beschwerdekammer zu Unrecht angenommen habe, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen bildlich und klanglich ähnlich seien. Auf diesen Begriff wird in den Ausführungen zum dritten Klagegrund im Übrigen nicht Bezug genommen.“

Nach alledem ist dieser Teil als offensichtlich unbegründet zurückzuweisen.

Mit dem zweiten Teil seines dritten Rechtsmittelgrundes wirft Herr Wohlfahrt dem Gericht vor, die von der Beschwerdekammer festgestellte bildliche und klangliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen bestätigt zu haben. Seiner Auffassung nach ergebe sich das Fehlen einer solchen Ähnlichkeit jedoch insbesondere daraus, dass ein maßgeblicher Teil des italienischen Publikums die Bedeutung des deutschen Wortes „Kinder“ verstehe. Hieraus folge, dass der Bestandteil „Kinder“ innerhalb der fraglichen Marken nur geringe Kennzeichnungskraft besitze.

Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht in den Randnrn. 44 bis 49 des angefochtenen Urteils geprüft hat, ob die Beschwerdekammer einen Fehler begangen hat, der geeignet wäre, die Schlussfolgerung, dass angesichts des den Zeichen gemeinsamen Bestandteils „Kinder“, ihrer daraus resultierenden mittleren bildlichen und klanglichen Ähnlichkeit und der Identität der fraglichen Waren bei den einander gegenüberstehenden Zeichen Verwechslungsgefahr bestehe, in Frage zu stellen.

Zu diesem Zweck hat das Gericht eine Würdigung der Tatsachen und Beweise betreffend die Wahrnehmung des Wortes „Kinder“ durch die Verbraucher und der Auswirkungen dieser Wahrnehmung auf die Kennzeichnungskraft dieses Zeichens vorgenommen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 4. Oktober 2007, Henkel/HABM, C‑144/06 P, Slg. 2007, I‑8109, Randnr. 51, und Beschluss vom 11. Mai 2012, LAN Airlines/HABM, C‑198/11 P, Randnr. 32), ohne dass Herr Wohlfahrt vorgetragen hätte, dass das Gericht diese Tatsachen und Beweise verfälscht hätte.

Nach gefestigter Rechtsprechung ist aber das Rechtsmittel gemäß Art. 256 Abs. 1 AEUV und Art. 58 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union auf Rechtsfragen beschränkt. Allein das Gericht ist für die Feststellung und Beurteilung der relevanten Tatsachen sowie die Beweiswürdigung zuständig. Somit ist die Würdigung der Tatsachen und Beweismittel außer im Fall ihrer Verfälschung keine Rechtsfrage, die als solche der Kontrolle des Gerichtshofs im Rahmen eines Rechtsmittels unterläge (vgl. u. a. Urteile vom 7. Oktober 2004, Mag Instrument/HABM, C‑136/02 P, Slg. 2004, I‑9165, Randnr. 39, vom 18. Dezember 2008, Les Éditions Albert René/HABM, C‑16/06 P, Slg. 2008, I‑10053, Randnr. 68, und vom 2. September 2010, Calvin Klein Trademark Trust/HABM, C‑254/09 P, Slg. 2010, I‑7989, Randnr. 49).

Der zweite Teil des dritten Rechtsmittelgrundes ist daher als offensichtlich unzulässig zurückzuweisen.

Damit ist der dritte Rechtsmittelgrund als teilweise offensichtlich unbegründet und teilweise offensichtlich unzulässig zurückzuweisen.

Nach alledem ist das vorliegende Rechtsmittel als teilweise offensichtlich unbegründet und teilweise offensichtlich unzulässig zurückzuweisen.

Kosten

Nach Art. 138 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs, der nach ihrem Art. 184 Abs. 1 auf das Rechtsmittelverfahren entsprechende Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da Herr Wohlfahrt mit seinen Rechtsmittelgründen unterlegen ist, sind ihm gemäß dem Antrag des HABM die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Siebte Kammer) beschlossen:

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.

2. Herr Harald Wohlfahrt trägt die Kosten.

Thomson life ./. Life

Bei identischen Waren oder Dienstleistungen kann eine Verwechslungsgefahr bestehen, wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke zum anderen gebildet wird und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält.

In der Rechtssache C-120/04
betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Artikel 234 EG, eingereicht vom Oberlandesgericht Düsseldorf (Deutschland) mit Entscheidung vom 17. Februar 2004, beim Gerichtshof eingegangen am 5. März 2004, in dem Verfahren

erlässt

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten C. W. A. Timmermans sowie der Richter C. Gulmann (Berichterstatter), R. Schintgen, G. Arestis und J. Klucka,

Generalanwalt: F. G. Jacobs,

[…]

folgendes Urteil

1. Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1, im Folgenden: Richtlinie).

2. Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Medion AG (im Folgenden: Klägerin) und der Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (im Folgenden: Beklagte) über die Verwendung der für die Klägerin eingetragenen Marke LIFE in dem zusammengesetzten Zeichen „THOMSON LIFE“ durch die Beklagte.

Rechtlicher Rahmen

3. In der den Markenschutz betreffenden zehnten Begründungserwägung der Richtlinie heißt es:

„Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten; dieser Schutz ist absolut im Falle der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen. Der Schutz erstreckt sich ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marke und der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen. Es ist unbedingt erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen. Die Verwechslungsgefahr stellt die spezifische Voraussetzung für den Schutz dar; ob sie vorliegt, hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen …“

4. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie lautet:

„Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“

5. Diese Vorschrift wurde durch § 14 Absatz 2 Nummer 2 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) vom 25. Oktober 1994 (BGBl. 1994 I S. 3082) in deutsches Recht umgesetzt.

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage

6. Die Klägerin ist in Deutschland Inhaberin der am 29. August 1998 eingetragenen Marke LIFE für Geräte der Unterhaltungselektronik. Sie erzielt auf dem Gebiet der Herstellung und Vermarktung dieser Produkte jährlich einen Umsatz in Höhe von mehreren Milliarden Euro.

7. Die Beklagte gehört zu einer der weltweit führenden Gruppen in der Unterhaltungselektronikbranche. Sie vermarktet einige ihrer Produkte unter der Bezeichnung „THOMSON LIFE“.

8. Im Juli 2002 erhob die Klägerin beim Landgericht Düsseldorf eine Klage wegen Verletzung des Markenrechts. Sie beantragte, der Beklagten zu verbieten, das Zeichen „THOMSON LIFE“ zur Bezeichnung bestimmter Geräte der Unterhaltungselektronik zu verwenden.

9. Das Landgericht Düsseldorf wies diese Klage ab, da nach seiner Ansicht keine Verwechslungsgefahr mit der Marke LIFE bestand.

10. Die Klägerin legte Berufung beim vorlegenden Gericht ein. Sie beantragt bei diesem, der Beklagten zu verbieten, das Zeichen „THOMSON LIFE“ für Fernsehgeräte, Radiorecorder, CD-Player und HiFi-Anlagen zu verwenden.

11. Das vorlegende Gericht führt aus, dass die Entscheidung des Rechtsstreits davon abhänge, ob zwischen der Marke LIFE und dem zusammengesetzten Zeichen „THOMSON LIFE“ eine Verwechslungsgefahr im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie bestehe.

12. Nach der von der so genannten „Prägetheorie“ geleiteten aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes müsse für die Beurteilung der Ähnlichkeit des streitigen Zeichens der von beiden Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck zugrunde gelegt und ermittelt werden, ob der übereinstimmende Teil das zusammengesetzte Zeichen derart präge, dass die anderen Bestandteile für den Gesamteindruck weitgehend in den Hintergrund träten. Für eine Verwechslungsgefahr reiche es nicht aus, dass der übereinstimmende Bestandteil den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimme. Es spiele keine Rolle, ob die übernommene Marke im zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten habe.

13. Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts besteht im hier fraglichen Warensektor eine Bezeichnungsgewohnheit darin, den Herstellernamen in den Vordergrund zu rücken. Genauer gesagt trage im Ausgangsverfahren der Herstellername „THOMSON“ wesentlich zum Gesamteindruck des Zeichens „THOMSON LIFE“ bei. Die dem Bestandteil „LIFE“ zukommende normale Kennzeichnungskraft reiche nicht aus, um die Mitprägung des Gesamteindrucks des Zeichens durch den Herstellernamen „THOMSON“ auszuschließen.

14. Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes sei aber nicht unbestritten. Ein Teil der Lehre vertrete eine abweichende Meinung. Diese stehe im Übrigen mit der früheren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes im Einklang, wonach eine Verwechslungsgefahr zu bejahen gewesen sei, wenn der übereinstimmende Teil in dem streitigen Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung habe und in ihm nicht derart untergegangen oder in den Hintergrund getreten sei, dass er seine Eignung verloren habe, die Erinnerung an die eingetragene Marke wachzurufen.

15. Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts ist nach der letztgenannten Rechtsmeinung im Ausgangsverfahren eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, da die Marke LIFE im Zeichen „THOMSON LIFE“ eine selbständig kennzeichnende Stellung behalte.

16. Letztlich stelle sich die Frage, wie bei Anwendung des Kriteriums des durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindrucks verhindert werden könne, dass sich ein Dritter eine eingetragene Marke durch Hinzufügung seiner Unternehmensbezeichnung aneigne

17. Vor diesem Hintergrund hat das vorlegende Gericht beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:

Ist Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie dahin auszulegen, dass für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen – bei Identität der Waren oder Dienstleistungen sich gegenüberstehender Zeichen – auch dann besteht, wenn eine ältere – normal kennzeichnungskräftige – Wortmarke in der Weise in das jüngere zusammengesetzte Wortzeichen eines Dritten oder sein durch Wortelemente bestimmtes Wort /Bildzeichen übernommen wird, dass der älteren Marke die Unternehmensbezeichnung des Dritten vorangestellt wird und die ältere Marke zwar nicht den Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens allein prägt, dass sie in dem zusammengesetzten Zeichen aber eine selbständig kennzeichnende Stellung behält?
Zur Vorlagefrage

18. Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen kann, wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke zum anderen gebildet wird und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält.

Vor dem Gerichtshof abgegebene Erklärungen

19. Die Klägerin und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften schlagen vor, die Vorlagefrage zu bejahen.

20. Die Klägerin wendet sich gegen die Prägetheorie. Diese erlaube es, sich eine eingetragene Marke durch die schlichte Hinzufügung eines Herstellernamens anzueignen. Ein solcher Gebrauch der Marke beeinträchtige die Herkunftsfunktion.

21. Die Kommission macht geltend, dass unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens die beiden in dem zusammengesetzten Zeichen verwendeten Begriffe gleichwertig seien. Dem Begriff „LIFE“ komme keine völlig untergeordnete Rolle zu. Da somit nicht ausschließlich die Bezeichnung „THOMSON“ den Gesamteindruck präge, seien das zusammengesetzte Zeichen und die eingetragene Marke ähnlich im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie. Eine Verwechslungsgefahr könnte demnach angenommen werden, zumal die beiden Unternehmen identische Waren anböten.

22. Die Beklagte schlägt vor, die Vorlagefrage zu verneinen. Sie vertritt eine Auslegung der Richtlinie im Einklang mit der Prägetheorie. Das im Ausgangsverfahren streitige Zeichen könne nicht mit der Marke der Klägerin verwechselt werden, weil es den Herstellernamen „THOMSON“ als Bestandteil enthalte, dem dieselbe Bedeutung wie dem anderen Zeichenbestandteil zukomme. Der Begriff „LIFE“ diene nur zur Bezeichnung einer Produktlinie. Jedenfalls sei ausgeschlossen, dass der Bestandteil „LIFE“ den Gesamteindruck dominiere, den die Bezeichnung „THOMSON LIFE“ hervorrufe.

Antwort des Gerichtshofes

23. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. u. a. Urteile vom 29. September 1998 in der Rechtssache C 39/97, Canon, Slg. 1998, I 5507, Randnr. 28, und vom 29. April 2004 in der Rechtssache C 371/02, Björnekulla Fruktindustrier, Slg. 2004, I 5791, Randnr. 20).

24. Die zehnte Begründungserwägung der Richtlinie betont, dass der durch die eingetragene Marke gewährte Schutz bezweckt, die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten, und dass bei Ähnlichkeit der Marke und des Zeichens sowie der Waren oder Dienstleistungen die Verwechslungsgefahr die spezifische Voraussetzung für den Schutz darstellt.

25. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie betrifft deshalb nur den Fall, dass für das Publikum wegen der Identität oder der Ähnlichkeit von Marken und der damit bezeichneten Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr besteht.

26. Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Bestimmung liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. u. a. Urteil vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I 3819, Randnr. 17).

27. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr für die Öffentlichkeit ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. Urteile vom 11. November 1997 in der Rechtssache C 251/95, SABEL, Slg. 1997, I 6191, Randnr. 22, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 18, und vom 22. Juni 2000 in der Rechtssache C 425/98, Marca Mode, Slg. 2000, I 4861, Randnr. 40, sowie zu dem im Wesentlichen mit Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie gleichlautenden Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung [EG] Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. 1994, L 11, S. 1] Beschluss vom 28. April 2004 in der Rechtssache C 3/03 P, Matratzen Concord/HABM, Slg. 2004, I 3657, Randnr. 28).

28. Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. u. a. Urteile SABEL, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25, sowie Beschluss Matratzen Concord/HABM, Randnr. 29).

29. Bei der Prüfung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr bedeutet die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken nicht, dass nur ein Bestandteil einer komplexen Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre. Vielmehr sind die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was nicht ausschließt, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein könnten (vgl. Beschluss Matratzen Concord/HABM, Randnr. 32).

30. Jenseits des Normalfalls, dass der Durchschnittsverbraucher eine Marke als Ganzes wahrnimmt, und ungeachtet dessen, dass der Gesamteindruck von einem oder mehreren Bestandteilen einer komplexen Marke dominiert werden kann, ist jedoch keineswegs ausgeschlossen, dass im Einzelfall eine ältere Marke, die von einem Dritten in einem zusammengesetzten Zeichen benutzt wird, das die Unternehmensbezeichnung dieses Dritten enthält, eine selbständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen behält, ohne aber darin den dominierenden Bestandteil zu bilden.

31. In einem solchen Fall kann der von dem zusammengesetzten Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck das Publikum glauben machen, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen, in welchem Fall das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

32. Die Feststellung von Verwechslungsgefahr kann nicht von der Voraussetzung abhängig gemacht werden, dass der von dem zusammengesetzten Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck von dem Teil des Zeichens, das die ältere Marke bildet, dominiert wird.

33. Mit einer solchen Voraussetzung würde der Inhaber der älteren Marke des durch Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie verliehenen ausschließlichen Rechts beraubt, obwohl diese Marke in dem zusammengesetzten Zeichen eine zwar nicht dominierende, aber selbständig kennzeichnende Stellung behielte.

34. Das wäre z. B. der Fall, wenn der Inhaber einer bekannten Marke ein zusammengesetztes Zeichen benutzt, das diese Marke und eine ältere, selbst nicht bekannte Marke aneinanderreiht. Ebenso wäre das der Fall, wenn das zusammengesetzte Zeichen aus dieser älteren Marke und einem bekannten Handelsnamen bestünde. Der Gesamteindruck würde dann nämlich meistens von der bekannten Marke oder dem bekannten Handelsnamen als Bestandteil des zusammengesetzten Zeichens dominiert.

35. Somit wäre entgegen der in der zehnten Begründungserwägung der Richtlinie zum Ausdruck gebrachten Absicht des Gemeinschaftsgesetzgebers der Schutz der Herkunftsfunktion der Marke nicht gewährleistet, obwohl diese Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen behalten hat.

36. Deshalb genügt für die Feststellung von Verwechslungsgefahr, dass das Publikum aufgrund der von der älteren Marke behaltenen selbständig kennzeichnenden Stellung auch den Inhaber dieser Marke mit der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen in Verbindung bringt, die von dem zusammengesetzten Zeichen erfasst werden.

37. Daher ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen kann, wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke zum anderen gebildet wird und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält.

Kosten

38. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zweite Kammer) für Recht erkannt:

Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen kann, wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke zum anderen gebildet wird und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält.