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BpatG: Patenttec vs. Patenthek

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In einer m.M. unglücklichen Entscheidung hat das Bundespatentgericht selbst bei zwei nahezu absolut beschreibenden Marken, die nach heutigem Maßstab eventuell gar nicht mehr als Wortmarke eingetragen werden, eine Verwechslungsgefahr angenommen, da bei der Frage der Verwechslungsgefahr die Gesamtmarke betrachtet wird und ggfs. beschreibende Teile nicht ausgegiedert werden können. Somit kann auch für Worte die eigentlich nicht monopolisiert werden sollen in der Kombination ein Markenschutz aufgebaut werden.

In der Beschwerdesache

24 W (pat) 27/13
betreffend die Marke 30 2012 015 538

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Juni 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Heimen und Schmid

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patentund Markenamtes vom 26. März 2013 aufgehoben, soweit der Widerspruch für die nachfolgend genannten Dienstleistungen

Klasse 35: Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; organisatorische Beratung; betriebswirtschaftliche Beratung; Unternehmensberatung; Unternehmensverwaltung; Werbung; Erstellen von Statistiken, kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte, organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich, OutsourcingDienste (Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten), Geschäftsführung für Dritte, Marketing (Absatzforschung), Marktforschung, Nachforschung in Computerdateien (für Dritte);

Klasse 41: Anfertigung von Übersetzungen, Ausbildung; Coaching; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Veranstaltung von Kongressen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung); Aus- und Fortbildungsberatung, Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung);

Klasse 42: Technische Beratung, Konstruktionsplanung, Materialprüfung, Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Wissenschaft und Forschung, Rechercheund Entwicklungsdienste bzgl. neuer Produkte für Dritte, technische Beratung, technische Projektplanungen, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Durchführung von technischen Tests, Dienstleistungen von Ingenieuren zurückgewiesen wurde.

Insoweit wird auf den Widerspruch aus der Marke 305 71 154 die Löschung der Marke 30 2012 015 538 angeordnet.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die am 17. Februar 2012 angemeldete, am 30. Mai 2012 für die Dienstleistungen

Klasse 35: Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; organisatorische Beratung; betriebswirtschaftliche Beratung; Unternehmensberatung; Unternehmensverwaltung; Werbung; Erstellen von Statistiken, Erstellung von Abrechnungen (Büroarbeiten), kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte, organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Outsourcing-Dienste (Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten), Schreibdienste (Textverarbeitung), Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen), Buchführung, Büroarbeiten, Geschäftsführung für Dritte, Marketing (Absatzforschung), Marktforschung, Nachforschung in Computerdateien (für Dritte); Einzelhandelsund Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Elektrowaren und Elektronikwaren, Tonträger und Datenträger sowie Hardware;

Klasse 41: Anfertigung von Übersetzungen, Ausbildung; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar), Coaching; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Veranstaltung von Kongressen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung); Aus- und Fortbildungsberatung, Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung);

Klasse 42: Technische Beratung, Konstruktionsplanung, Materialprüfung, Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Wissenschaft und Forschung, Rechercheund Entwicklungsdienste bzgl. neuer Produkte für Dritte, technische Beratung, technische Projektplanungen, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Dienstleistungen eines Grafikdesigners, Dienstleistungen eines Grafikers, Dienstleistungen eines Industriedesigners, Durchführung von technischen Tests, Dienstleistungen von Ingenieuren;

eingetragene und am 29. Juni 2012 veröffentlichte farbige (hellgrau, rot, weiß) Wortbildmarke Nr. 30 2012 015 538

patenttec

ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der am 13. Juli 2006 eingetragenen Wortmarke Nr. 305 71 154

Patenthek

die für die Dienstleistungen

Klasse 35: Erstellung von betriebswirtschaftlichen Konzepten zum Zweck der Patentverwertung; Vermittlung von Verträgen über die Vergabe von Lizenzen; Vermittlung von Handelsund Wirtschaftskontakten, Kooperationen; Patentmarketing; Unternehmensverwaltung, insbesondere organisatorische Planung von Patentabteilungen, Fristenüberwachung, organisatorische Planung hausinterner Patentdokumentation; Erteilung von Wirtschaftsauskünften; Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Marktforschung; Nachforschung in Computerdateien [für Dritte]; Dateienverwaltung mittels Computer; Erstellen von Statistiken; Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken;

Klasse 41: Anfertigung von Übersetzungen; Ausbildung, insbesondere Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Workshops;

Klasse 42: Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte, insbesondere Patentrecherchen, Markenrecherchen, Literaturrecherchen, wissenschaftliche Recherchen, Marktrecherchen; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Überwachungsdienste im Bereich des geistigen Eigentums; Editieren von Daten, soweit in Klasse 42 enthalten; Entwicklungsdienste und Recherchedienste bzgl. neuer Produkte [für Dritte]; Vermittlung der Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Verwaltung von Urheberrechten; Dienstleistungen eines Patentingenieurs; Formatieren und Übertragen von Daten auf CD-Rohlinge (Premastering); Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Datenverwaltung auf Servern; elektronische Datenspeicherung; technische Beratung;

Schutz genießt.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patentund Markenamtes (DPMA) hat mit Beschluss vom 26. März 2013 den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als durchschnittlich zu bewerten und die gegenüberstehenden Dienstleistungen seien größtenteils identisch oder im engen Ähnlichkeitsbereich gelegen, dennoch bestehe keine Verwechslungsgefahr.

Zwar wiesen die beiden Marken denselben Wortanfang „Patent“ auf, dabei handele es sich jedoch um eine bloße Bestimmungsangabe. Der Verkehr werde diesen Zeichenbestandteil nur als sachbezogenen Hinweis auf den Inhalt und Schwerpunkt der angebotenen Dienstleistungen ansehen und infolgedessen den weiteren Zeichenbestandteilen höhere Aufmerksamkeit beimessen.
Die angegriffene Marke bestehe aus den beiden Wortbestandteilen „patent“ und „Tec“. Bei der Aussprache sei von einer Zäsur zwischen den beiden Worten auszugehen. Die Widerspruchsmarke werde hingegen als „Pa-ten-thek“ ausgesprochen. Das Suffix „thek“ sei ein Hinweis auf eine „Institution, einen Ort, Raum zur Aufbewahrung, Sammlung, Verwendung usw. von Gegenständen einer bestimmten Art“ und dem Verkehr aus Worten wie „Bibliothek“, „Videothek“, „Glyptothek“, „Pinakothek“, „Diskothek“ bekannt. Der Buchstabe „t“ gehöre demnach nicht zu dem Wort „Patent“, sondern bildet den Anfangslaut der Silbe „thek“. Hinzu komme, dass der Vokal „e“ in der Silbe „thek“ lang gesprochen werde, wohingegen „tec“ kurz ausgesprochen werde.

Sowohl in der Silbengliederung als auch in der Aussprache der Schlusssilben „tec“/Thek“ wiesen beide Marken demnach deutliche Abweichungen auf.

Da der gemeinsame Wortanfang „Patent“ in Bezug auf die geschützten Dienstleistungen glatt beschreibend sei und daher den übrigen Zeichenteilen eine erhöhte Aufmerksamkeit entgegengebracht werde, seien die klanglichen Unterschiede insgesamt ausreichend, um ein sicheres Auseinanderhalten zu gewährleisten. Auch schriftbildlich besteht keine Verwechslungsgefahr.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, dass die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit als durchschnittlich kennzeichnungskräftig anzusehen sei, der Verkehr erkenne die Widerspruchsmarke auch nicht unmittelbar als Zusammenfügung von „Patent“ und „thek“, zumal der Buchstabe „t“ in der Wortmitte nicht gedoppelt sei. Außerdem werde die Schlusssilbe auch nicht mit gedehntem Vokal ausgesprochen. Angesicht der vorliegenden Dienstleistungsidentität reichten die geringen Unterschiede in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern.

Die Widersprechende hat sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patentund Markenamtes vom 26. März 2013 aufzuheben und wegen des Wiederspruch aus der Marke 305 71 154 die Löschung der Marke 30 2012 015 538 anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat keinen Antrag gestellt und sich nicht zur Sache geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist im tenorierten Umfang begründet, im Übrigen unbegründet.

2. Ausgehend von der hier maßgeblichen Registerlage besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen hinsichtlich der für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen „Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; organisatorische Beratung; betriebswirtschaftliche Beratung; Unternehmensberatung; Unternehmensverwaltung; Werbung; Erstellen von Statistiken, kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte, organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Outsourcing-Dienste (Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten), Geschäftsführung für Dritte, Marketing (Absatzforschung), Marktforschung, Nachforschung in Computerdateien (für Dritte)“ der Klasse 35, „Anfertigung von Übersetzungen, Ausbildung; Coaching; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Veranstaltung von Kongressen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung); Aus- und Fortbildungsberatung, Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung)“ der Klasse 41 und „Technische Beratung, Konstruktionsplanung, Materialprüfung, Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Wissenschaft und Forschung, Recherche- und Entwicklungsdienste bzgl. neuer Produkte für Dritte, technische Beratung, technische Projektplanungen, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Durchführung von technischen Tests, Dienstleistungen von Ingenieuren“ der Klasse 42 die Gefahr markenrechtlicher Verwechslungen i. S. d. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933, Tz. 32 BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Tz. 44 Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 pjur/pure; GRUR 2013, 833, Tz. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343, Tz. 48 Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rdn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

b) Der Senat ist von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Hause aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für eine Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, gehören (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 C-342/97, GRUR Int. 1999, 734 Lloyd; BGH, B. v. 8.5.2002 – I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 DKV/OKV). Beim Grad der Kennzeichnungskraft wird zwischen sehr hoher (weit überdurchschnittlicher), hoher (überdurchschnittlicher), normaler (durchschnittlicher), geringer (unterdurchschnittlicher) und sehr geringer (weit unterdurchschnittlicher) Kennzeichnungskraft differenziert (vgl. BGH, GRUR 2013, 833; U.v. 5.12.2012, Az. I ZR 85/11 – Culinaria/Villa Culinaria). Eine nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft kann dabei auch Bestandteilen zuteil sein, wenn für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an einen beschreibenden Begriff angelehnt sind (vgl. BGH a. a. O.; auch GRUR 2011, 1046, Az. I ZR 142/07 – Mixi).

Die Widerspruchsmarke ist vorliegend aus einem an das im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen bekannte Wort „Patent“ angelehnten Wortanfang und dem weiteren Bestandteil „thek“ (= eine Zusammenstellung, Sammlung von Dingen oder diese enthaltende Räumlichkeit, siehe Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl., 2011, S. 1746) zusammengesetzt. Der Umstand, dass der Widerspruchsmarke für eine orthografisch korrekte Kombination der beiden Wörter „Patent“ und „thek“ ein Buchstabe „t“ fehlt, ist für die Frage der Kennzeichnungskraft ohne Relevanz. Geringfügige Abweichungen, die der Verkehr nicht bemerkt oder für Druckoder Hörfehler hält, haben regelmäßig keine Unterscheidungskraft (vgl. z. B. Ströbele/Hacker MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 176 f. m. w. N.). Für die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Kollisionsfall kann insoweit nichts anderes gelten, so dass der hier maßgebliche Verkehr im Zusammenhang mit Dienstleistungen aus dem Bereich des Patentwesens, worauf bereits die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat, die Bezeichnung „Patenthek“ als sprachübliche Kombination der Begriffe „Patent“ und „thek“ und damit als eine bloß merkmalsbeschreibende Angabe über eine Sammlung von dem Patentwesen zugehörigen Dingen, beispielsweise als eine auf das Patentwesen spezialisierte Bibliothek versteht, oder als Bezeichnung einer Räumlichkeit ansieht, in der Dienstleistungen im Zusammenhang mit Patenten angeboten werden. Aus den vorgenannten Gründen kann der Widerspruchsmarke keine durchschnittliche, sondern nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft beigemessen werden.

c) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der streitgegenständlichen Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR Int. 1998, 922, Rn. 22 29 Canon; EuGH GRUR 2006, 582, Rn. 85 VITAFRUIT; BGH GRUR 2001, 507, 508 EVIAN/REVIAN; BGH GRUR 2007, 1066, Rn. 23 Kinderzeit; BGH GRUR 2014, 488, Rn. 12 DESPERADOS/DESPERADO).

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist vom Registerstand auszugehen. Vorliegend können sich die Vergleichsmarken auf teilweise identischen, teilweise im sehr engen Ähnlichkeitsbereich befindlichen Dienstleistungen wie folgt begegnen.

aa) Hinsichtlich der für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen Klasse 35: „Unternehmensverwaltung; Erstellen von Statistiken, kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte, Marketing (Absatzforschung), Marktforschung, Nachforschung in Computerdateien (für Dritte)“,
Klasse 41: „Anfertigung von Übersetzungen; Ausbildung; Coaching; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Veranstaltung von Kongressen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung); Ausund Fortbildungsberatung; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung)“ und
Klasse 42: „Technische Beratung, Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Wissenschaft und Forschung, Rechercheund Entwicklungsdienste bzgl. neuer Produkte für Dritte; Dienstleistungen von Ingenieuren“
besteht Identität mit den nachfolgend genannten, für die Widerspruchmarke nahezu wortgleich eingetragenen Dienstleistungen
Klasse 35: „Unternehmensverwaltung,[…]; Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Marktforschung; Nachforschung in Computerdateien [für Dritte]; Erstellen von Statistiken“,
Klasse 41: „Anfertigung von Übersetzungen; Ausbildung, insbesondere Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Workshops“ und
Klasse 42: „Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte, Entwicklungsdienste und Recherchedienste bzgl. neuer Produkte [für Dritte]; Dienstleistungen eines Patentingenieurs; technische Beratung“.

bb) Die weiteren in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen der angegriffenen Marke
„Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; organisatorische Beratung; betriebswirtschaftliche Beratung; Unternehmensberatung; Werbung; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Outsourcing-Dienste (Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten); Geschäftsführung für Dritte“
umfassen als Oberbegriffe auch die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke
„Erstellung von betriebswirtschaftlichen Konzepten zum Zweck der Patentverwertung; Erteilung von Wirtschaftsauskünften“ und „Patentmarketing“,
die für die Widerspruchmarke eingetragen sind, so dass insoweit ebenfalls Identität besteht.

cc) Gleiches gilt für die Dienstleistungen
Klasse 42 „Konstruktionsplanung, Materialprüfung; technische Projektplanungen; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Durchführung von technischen Tests“
bezüglich der einen weiten Oberbegriff bildenden Dienstleistung „technische Beratung“, für welche die Widerspruchsmarke in Klasse 42 Schutz genießt.

dd) Im sehr engen Ähnlichkeitsverhältnis zu der für die Widerspruchsmarke in der Klasse 41 geschützten Dienstleistung „Ausbildung“ steht schließlich die Dienstleistung „Aus- und Fortbildungsberatung“, da die Beratung über eine Ausbildung und die Durchführung derselben regelmäßig in einem engen funktionalen Zusammenhang stehen und regelmäßig von entsprechenden Dienstleistern gemeinsam angeboten werden.

d) Hinsichtlich der vorgenannten im Identitätsbereich und im sehr engen Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen hält die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Beim Markenvergleich ist die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht zu beurteilen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9, Rdn. 254 m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdn. 237 m. w. N.). Bei einem grafisch gestalteten Wort wie hier geht die Rechtsprechung zudem von dem Grundsatz aus, dass der Verkehr sich bei der Benennung in klanglicher Hinsicht eher am Wort als grafischen Gestaltung zu orientieren pflegt (st. Rspr.: BGH GRUR 1966, 499, 500 – Merck; 1992, 48, 50 frei öl; 2002, 167, 169 – Bit/Bud; 2004, 775, 776 – EURO 2000; 2004, 778, 779 – URLAUB DIREKT; 2006, 60, 62 coccodrillo; s. auch BPatG GRUR 2003, 530, 533 – Waldschlößchen; 2004, 954, 957 – CYNARETTEN/Circanetten; 2007, 596, 598 – La Martina; 2008, 174, 178 – EUROPOSTCOM). Daher ist beim klanglichen Vergleich der Zeichen die angegriffene Marke primär dem insoweit maßgeblichen Wortbestandteil der Widerspruchsmarke gegenüberzustellen. Die Vergleichszeichen sind sich gemessen an diesen Voraussetzungen jedenfalls klanglich bis an die Identität heranreichend hochgradig ähnlich. Auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der in den Vergleichsmarken übereinstimmend enthaltene Begriff „Patent“ im Bereich des Patentwesens eine bloße merkmalsbeschreibende Bezeichnung ist und daher beim Zeichenvergleich eine geringere Bedeutung besitzt, sind die verbleibenden klanglichen Unterschiede zwischen den „Patenthek“ und „Patenttec“ ausgesprochenen Zeichen nicht ausreichend, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen. Allein, dass die angegriffenen Marke den Doppelkonsonanten „tt“ enthält, die Widerspruchsmarke an dergleichen Stelle jedoch nur ein einfaches „t“ wird von Verkehr bereits bei einer nur leicht verschliffenen Aussprache nicht bemerken werden. Der klangliche Unterschied zwischen einer gewöhnlich gedehnten Aussprache des Vokals „e“ nach „th“ und dem kurz betonten „e“ in der Endung „tec“ der angegriffenen Marke ist ebenfalls zu geringfügig, um ein Auseinanderhalten der beiden Vergleichszeichen bei identischen Dienstleistungen zu gewährleisten.

e) Eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Vergleichszeichen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG liegt somit unter Abwägung aller im vorliegenden Fall maßgeblichen Kriterien hinsichtlich der vorgenannten Dienstleistungen vor, die entweder identisch im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke aufgeführt sind, die sich im sehr engen Ähnlichkeitsbereich befinden oder die als Oberbegriffe aufgeführte Dienstleistungen der Widerspruchsmarke umfassen.

3. Etwas anderes gilt jedoch in Bezug auf die weiteren Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke eingetragenen ist, nämlich „Erstellung von Abrechnungen (Büroarbeiten), Schreibdienste (Textverarbeitung), Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen), Buchführung, Büroarbeiten; Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Elektrowaren und Elektronikwaren, Tonträger und Datenträger sowie Hardware“ (Klasse 35), „Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar)“ (Klasse 41) und „Dienstleistungen eines Grafikdesigners, Dienstleistungen eines Grafikers, Dienstleistungen eines Industriedesigners“ (Klasse 42). Insoweit besteht zu den Vergleichsdienstleistungen der Widerspruchsmarke ein deutlich größerer Abstand Zwar liegen „Erstellung von Abrechnungen, (Büroarbeiten), Schreibdienste (Textverarbeitung), Buchführung, Büroarbeiten; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen)“ nicht außerhalb jedes Ähnlichkeitsbereichs zu den Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten“ für welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist. Sie liegen aber nicht im Identitätsbereich und auch nicht im engen Ähnlichkeitsbereich, da sie auf unterschiedlichen Hierarchieebenen angesiedelt sind. Denn anders als die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen wird „Unternehmensverwaltung“ üblicherweise auf nicht auf Fachebene, sondern auf Leitungsebene oder auf Eigentümerseite erbracht. Auch dienen „Beschaffungsdienstleistungen für Dritte“ nicht der Anbahnung von Handelskontakten. „Einzelhandelsund Großhandelsdienstleistungen […]“ mögen zwar auch Elemente der „Marktforschung“ und der „Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten“ beinhalten, der angesprochene Verkehr sieht darin allerdings nur unselbständige Nebenleistungen, so dass bei Abwägung aller maßgeblichen Umstände vorliegend eine Verwechslungsgefahr auszuschließen ist. Die Dienstleistung „Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar)“ kann zwar inhaltlich auch das Patentwesen betreffen, liegt ebenfalls außerhalb des engen Ähnlichkeitsbereiches der für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen. Zwar kann diese Dienstleistung auch im Zusammenhang mit „Ausbildung“ erbracht werden, insoweit handelt es sich aber auch regelmäßig um eine untergeordnete Nebenleistung, so dass bei Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände, insbesondere der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, auch insoweit die Verwechslungsgefahr zu verneinen ist. Auch die weniger technisch gearteten Dienstleistungen „Dienstleistungen eines Grafikdesigners, Dienstleistungen eines Grafikers, Dienstleistungen eines Industriedesigners“ der Klasse 42 finden im Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke keine unmittelbare Entsprechung und liegen nicht im engen Ähnlichkeitsbereich, so dass sich bei Abwägung aller im vorliegenden Einzelfall maßgeblichen Umstände die angegriffene Marke insoweit außerhalb des durch die geschwächte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestimmten Schutzbereiches befindet.

Die Beschwerde der Widersprechenden war daher insoweit zurückzuweisen.

4. Eine Auferlegung von Kosten ist nicht veranlasst, § 71 MarkenG.

Bundespatentgericht

Bondia ./. Buendia

In der Beschwerdesache betreffend die Marke 304 48 503 hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Januar 2014 beschlossen:

  1.  Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juni 2009 und vom 25. Mai 2012 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke EM 1 704 907 gegen die angegriffene Marke 304 48 503 in Bezug auf die nachfolgend genannten Waren zurückgewiesen worden ist:

 Klasse 29: Kaffeeweißer;

Klasse 30: Kaffee; Kaffeegetränke, auch unter Zusatz von Milchprodukten und/oder Aromatisierungsmitteln und/oder Süßungsmitteln, diese Produkte auch in Instantform;

Klasse 32: Kaffeepräparate für die Herstellung von alkoholfreien Getränken, alkoholfreie Getränke, auch solche unter Zusatz von Kaffee, Kakao, Schokolade, Milchprodukten und/oder Fruchtprodukten; Kaffeepräparate für die Herstellung von alkoholischen Getränken;

Klasse 43: Dienstleistungen eines Restaurationsbetriebes.

In Bezug auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen wird wegen des Widerspruchs aus der vorgenannten Gemeinschaftsmarke die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

 2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

 

I.

Die am 20. August 2004 angemeldete Marke

BONDIA

ist am 21. Oktober 2004 unter der Nummer 304 48 503 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden und nach Teilverzicht für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 29, 30, 32 und 43 geschützt:

Klasse 1: Synthetisch hergestellte Süßstoffe und Süßungsmittel;

Klasse 29: Kaffeeweißer;

Klasse 30: Kaffee; Kaffee-, Kakao- und Schokoladengetränke, auch unter Zusatz von Milchprodukten und/oder Aromatisierungsmitteln und/oder Süßungsmitteln, diese Produkte auch in Instantform; natürliche Süßstoffe und Süßungsmittel;

Klasse 32: Kaffee-, Kakao- und Schokoladenpräparate für die Herstellung von alkoholfreien Getränken, alkoholfreie Getränke, auch solche unter Zusatz von Kaffee, Kakao, Schokolade, Milchprodukten und/oder Fruchtprodukten; Kaffee-, Kakao- und Schokoladenpräparate für die Herstellung von alkoholischen Getränken;

Klasse 43: Dienstleistungen eines Restaurationsbetriebes.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren Marke DD 640 528

 BUENDIA 

(i.F.: Widerspruchsmarke 1) und der am 13. Juni 2000 angemeldeten und am 7. Juni 2005 eingetragenen Gemeinschaftsmarke EM 1 704 907 (i.F.: Widerspruchsmarke 2)

BUENDIA

Widerspruch erhoben.

Die Widerspruchsmarke 2 ist für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 11, 16, 21, 25, 30, 32 und 42 geschützt:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsauto-maten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte;

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Kaffeeperkolatoren und Kaffeemaschinen;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Kämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 42: Betrieb von Cafés, Restaurants, Cafeterien, Bars und Hotels; Cateringdienste; Vermietung von Verkaufsautomaten; Vermietung von Automaten für die Ausgabe von Kaffee und Getränken.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche aus den vorgenannten Marken mit zwei Beschlüssen vom 25. Juni 2009 und vom 25. Mai 2012, von denen der Letztgenannte im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen.

Aus Sicht der Markenstelle war der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 1 schon deswegen zurückzuweisen, weil die Widersprechende auf die von der Markeninhaberin erhobene Einrede der Nichtbenutzung eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 nicht habe glaubhaft machen können. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 habe die Widersprechende eine Benutzung für die Ware „löslicher Kaffee“ glaubhaft gemacht. Hiervon ausgehend könnten sich die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarke 2 hinsichtlich „Kaffee“ (als Oberbegriff) auf identischen Waren begegnen. Die Widerspruchsmarke 2 weise jedoch eine nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auf, weil die Wortfolge „Buen Dia“, aus der die Widerspruchsmarke gebildet sei, eine gebräuchliche spanische Grußformel darstelle, welche von dem Begriff „Buenos Dias“ herrühre, als solche eine gewisse Eigenständigkeit erlangt habe und als betrieblicher Herkunftshinweis nur eingeschränkt tauglich sei, zumal im Inland die spanische Sprache nach Englisch vielfach als zweite Fremdsprache gelehrt werde und insoweit häufig der französischen Sprache den Rang abgelaufen habe.

Die Vergleichsmarken würden nur geringe Übereinstimmungen aufweisen. In klanglicher Hinsicht bestünden vielmehr erhebliche Abweichungen. Die Widerspruchsmarke 2 besitze eine Silbe mehr als die angegriffene Marke, so dass die angegriffene Marke im Vergleich zur Widerspruchsmarke 2 einen deutlichen anderen Sprechrhythmus mit einer Betonung auf dem vorletzten Vokal „i“ aufweise, während die Widerspruchsmarke 2 sich klanglich in die Anfangssilben „bu-enn“ und dem mit kurzer Verzögerung ausgesprochenen Schlussteil „di-a“ gliedere.

Auch schriftbildlich und begrifflich bestehe keine relevante Markenähnlichkeit. Die angegriffene Marke wirke deutlich kürzer als die Widerspruchsmarke 2. Die abweichenden Buchstaben „O“ bzw. „UE“ befänden sich zudem am Anfang der Vergleichsmarken, wobei diesen Buchstaben innerhalb des Schriftbilds erhöhte Aufmerksamkeit zukomme. Begrifflich werde die Widerspruchsmarke als Grußformel verstanden, während die angegriffene Marke als Fantasiebegriff aufgefasst werde. Bei einer Gesamtabwägung sei daher das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken zu verneinen. Diese Beurteilung könne auch nicht als Widerspruch zu der gegenteiligen Entscheidung der 2. Beschwerdekammer des HABM vom 2. März 2010 gewertet werden, weil die Beschwerdekammer festzustellen hatte, ob auf der Ebene der Gemeinschaft eine Verwechslungsgefahr bestehe und insofern andere, für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht relevante Kriterien angewendet habe.

Dagegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Die Beschwerde hat sich ursprünglich gegen die angefochtenen Beschlüsse in vollem Umfang gerichtet, d.h. auch, soweit der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 1 (DD 640 528) zurückgewiesen worden ist. In der mündlichen Verhandlung vom 9. Januar 2013 hat die Widersprechende den Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 1 und die darauf bezogene Beschwerde zurückgenommen.

Die Widersprechende ist der Auffassung, dass jedenfalls in Bezug auf die Widerspruchsmarke 2 Verwechslungsgefahr zu bejahen sei. Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 2 sei von ihr für die Ware „gefriergetrockneter Kaffee“ glaubhaft gemacht worden. Insoweit sei gemäß der erweiterten Minimallösung von einer Benutzung in Bezug auf den Oberbegriff „Kaffee“ in jeglicher Ausprägung auszugehen, da eine weitere Unterteilung dieses Oberbegriffs in kohärente Untergruppen nach dem maßgeblichen Verkehrsverständnis nicht in Betracht komme. Auch wenn die von ihr vorgelegten Unterlagen in Bezug auf die Jahre 2010 und 2011 erhebliche Umsatzrückgänge ausgewiesen hätten, sei bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der Benutzungsunterlagen von einer hinreichenden Benutzung der Widerspruchsmarke 2 in Bezug auf die vorgenannten Waren auszugehen.

Aus Sicht der Widersprechenden könnten sich die Vergleichsmarken auf teilweise identischen und im Übrigen hochgradig ähnlichen Waren begegnen. Identität sei in Bezug auf „Kaffee“ der angegriffenen Marke in der Klasse 30 gegeben, während die „Kaffee-, Kakao- und Schokoladengetränke“ und die „Kaffee-, Kakao- und Schokoladenpräparate“ und „alkoholfreien Getränke“ der angegriffenen Marke zu der auf Seiten der Widerspruchsmarke 2 zu berücksichtigenden Ware „Kaffee“ aufgrund engster wirtschaftlicher Berührungspunkte wie z.B. Herstellung in gleichen Unternehmen und gleiche Vertriebswege in engstem Ähnlichkeitsverhältnis stehen würden. Das Gleiche gelte in Bezug auf die Waren „synthetisch hergestellte Süßstoffe und Süßungsmittel“ (Klasse 1), „Kaffeeweißer“ (Klasse 29) und „natürliche Süßstoffe und Süßungsmittel“ (Klasse 30) der angegriffenen Marke, da es sich insoweit um Waren handele, die typischerweise zusammen mit Kaffee konsumiert und die auch häufig unter der gleichen Marke wie Kaffee angeboten würden. Hinsichtlich der „Dienstleistungen eines Restaurationsbetriebes“ der angegriffenen Marke in der Klasse 43 sei ebenfalls von einer hochgradigen Ähnlichkeit im Verhältnis zu „Kaffee“ auszugehen, da Kaffeehersteller ihre Kaffeegetränke typischerweise in eigenen Gastronomiebetrieben anbieten oder Cafés und andere Restaurationsbetriebe ihren Kaffee in eigenen Röstereien herstellen würden.

Ferner verfüge die Widerspruchsmarke 2 über eine mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die maßgeblichen deutschen Verkehrskreise würden die aus einem Wort bestehende Widerspruchsmarke 2 nicht in die Elemente „buen“ und „dia“ zergliedern und nicht als spanischsprachige Grußformel für „guten Tag“ erkennen, zumal eine solche Grußformel nicht Teil des allgemeinen Wortschatzes der inländischen Verkehrskreise sei. Im Übrigen seien Wortkombinationen wie „Buenos Dias“ für die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 2 nicht beschreibend und im relevanten Warensegment auch als Marke eingetragen.

Nachdem Warenidentität bzw. hochgradige Warenähnlichkeit und durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gegeben seien, sei auch eine relevante Ähnlichkeit der Vergleichsmarken zu bejahen. In schriftbildlicher Hinsicht sei von einer hochgradigen Markenähnlichkeit auszugehen, da die Vergleichsmarken über sechs bzw. sieben Buchstaben verfügten, von denen fünf übereinstimmten, die zudem an derselben Position innerhalb der Vergleichsmarken platziert seien.

Auch in klanglicher Hinsicht seien die Marken hochgradig ähnlich. Die gegenüberstehenden Markenwörter „Bondia“ und „Buendia“ würden jeweils aus drei Silben bestehen und bei nahezu identischer Anzahl an Buchstaben in den Anfangsbuchstaben und in den letzten beiden Silben vollkommen übereinstimmen. Gehe man ferner – wie die Markenstelle – davon aus, dass die Widerspruchsmarke 2 begrifflich eine Grußformel für „Guten Tag“ enthalten, müsse gleiches auch für die angegriffene Marke gelten, da „Bon Dia“ jedenfalls im katalanisch sprechenden Teil Spaniens ebenfalls „Guten Tag“ bedeute. Dann sei aber auch von einer relevanten begrifflichen Markenähnlichkeit auszugehen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juni 2009 und vom 25. Mai 2012 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke EM 1 704 907 zurückgewiesen worden ist und die Löschung der angegriffenen Marke Nr. 304 48 503 wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke EM 1 704 907 anzuordnen.

 Ferner regt die Widersprechende an, für den Fall der Zurückweisung der Beschwerde die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

 

Sie ist der Auffassung, dass der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 2 bereits deswegen zurückzuweisen sei, weil die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung insoweit nicht habe glaubhaft machen können. Ein hinreichender Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke als Gemeinschaftsmarke, insbesondere auch in räumlicher Hinsicht, ergebe sich aus den von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen nicht.

Ferner wiesen diese Unterlagen Unstimmigkeiten auf, z.B. in Bezug auf die englischsprachige Fassung und die deutsche Übersetzung einer eidesstattlichen Versicherung des Chief Operating Officers der Widersprechenden vom 5. März 2013 und zwischen den dort genannten Umsatzzahlen und den für den gleichen Zeitraum (2010 – 2011) eingereichten Rechnungskopien. Zudem seien insoweit auch keine Beispiele für die tatsächliche Form der Benutzung vorgelegt worden.

Selbst wenn man von einer Benutzung der Widerspruchsmarke 2 für „gefrierge-trockneten Kaffee“ ausgehe, liege im Verhältnis zu den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke allenfalls eine nur geringe Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit vor. Hinsichtlich der Waren „synthetisch hergestellte Süßstoffe und Süßungsmittel“ (Klasse 1) der angegriffenen Marke bestehe Warenunähnlichkeit, da diese Waren typischerweise von anderen Unternehmen hergestellt würden als „gefriergetrockneter Kaffee“ und eine Warenähnlichkeit nicht daraus abgeleitet werden könne, dass diese Waren zum Süßen von Kaffee benutzt werden könnten. Das Gleiche gelte in Bezug auf die Waren „natürliche Süßstoffe und Süßungsmittel“ (Klasse 30) der angegriffenen Marke. Die Ware „Kaffeeweißer“ (Klasse 29) könne allenfalls als durchschnittlich ähnlich erachtet werden. Da beim Warenvergleich auf Seiten der Widerspruchsmarke 2 die Waren „gefriergetrockneter Kaffee“ zu berücksichtigen seien und nicht der Oberbegriff „Kaffee“, so dass es sich um jeweils spezielle Produkte handele, die die Verbraucher nicht demselben Unternehmen zuordne, sei in Bezug auf die Waren der Klasse 32 der angegriffenen Marke ebenfalls von keiner relevanten Warenähnlichkeit auszugehen.

Unähnlichkeit sei in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 43 der angegriffenen Marke gegeben.

Die Widerspruchsmarke 2 verfüge auch nur über eine schwache Kennzeichnungskraft. Das Markenwort „BUENDIA“ entspreche der umgangssprachlichen Kurzform der Grußformel „Buenos Dias“ und sei auch den inländischen Verkehrskreisen geläufig und in diesem Sinne ohne weiteres verständlich. Grußformeln würden durch ihren häufigen Gebrauch und ihre Allgegenwärtigkeit am Markt nicht als ein starker Herkunftshinweis wahrgenommen.

Gerade in Bezug auf „Kaffee“ als „morgendlicher Muntermacher“ seien Grußformeln wie „Guten Morgen“, „Good Morning“ oder „Buendia“ wegen eines deutlichen beschreibenden Anklangs als kennzeichnungsschwach zu erachten.

Die Vergleichsmarken würden ferner nur eine geringe Zeichenähnlichkeit aufweisen, wobei es maßgeblich auf den Gesamteindruck der Vergleichsmarken ankomme und nicht auf einen zergliedernden, „mathematischen“ Vergleich. In klanglicher Hinsicht würden die Vergleichszeichen durch Vokalfolge, Betonung und Silbenzahl geprägt.

Die Widerspruchsmarke 2 weise vier Silben auf, wobei die Vokalfolge „UE“ nicht als Diphthong ausgesprochen werde, sondern jeder dieser Vokale seinen Klang behalte, und die dritte Silbe betont werde.

Die angegriffene Marke bestehe aus lediglich drei Silben, wobei die Betonung auf der ersten Silbe liege. Silbenzahl, Vokalfolge und Sprechrhythmus seien bei den Vergleichsmarken deutlich unterschiedlich. Auch schriftbildlich bestünden augenfällige Unterschiede in Bezug auf die auf den Anfangsbuchstaben jeweils folgenden, unterschiedlichen Vokale und die unterschiedliche Wortlänge. Da die angegriffene Marke, anders als die auf eine Grußformel hinweisende Widerspruchsmarke 2, einen Fantasiebegriff darstelle, bestehe auch keine begriffliche Markenähnlichkeit.

Eine Verwechslungsgefahr sei nach alledem zwischen den Vergleichsmarken auszuschließen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und teilweise auch begründet. Entgegen der Auffassung der Markenstelle ist in Bezug auf die in Ziffer 1 des Tenors genannten Waren und Dienstleistungen zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 2 Verwechslungsgefahr i.S.d. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 125b Nr. 1 MarkenG gegeben, so dass die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle insoweit aufzuheben und gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war.

Hinsichtlich der übrigen, streitgegenständlichen Waren, nämlich „synthetisch hergestellte Süßstoffe und Süßungsmittel“ (Klasse 1), „Kakao- und Schokoladengetränke, auch unter Zusatz von Milchprodukten und/oder Aromatisierungsmitteln und/oder Süßungsmitteln, diese Produkte auch in Instantform; natürliche Süßstoffe und Süßungsmittel“ (Klasse 30), „Kakao- und Schokoladenpräparate für die Herstellung von alkoholfreien Getränken, Kakao- und Schokoladenpräparate für die Herstellung von alkoholischen Getränken“ (Klasse 32), liegt jedoch keine Verwechslungsgefahr vor, so dass die Beschwerde der Widersprechenden insoweit zurückzuweisen war.

1. Nachdem die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung vom 9. Januar 2014 den Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 1 (DD 640 528) und insoweit auch ihre Beschwerde zurückgenommen hat, ist die Frage der Verwechslungsgefahr vorliegend nur noch in Bezug auf die Widerspruchsmarke 2 (Gemeinschaftsmarke EM 1 704 907) Gegenstand des Beschwerdeverfahrens.

2. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 933, Tz. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Tz. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833, Tz. 30 – Culinaria/Villa Culinaria).

Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343, Tz. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9 Rdn. 40 ff. m.w.N.).

Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u.a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

a) Die Widersprechende konnte auf die von der Markeninhaberin erhobene Ein-rede der Nichtbenutzung die Benutzung der Widerspruchsmarke 2 in Bezug auf die Waren „gefriergetrockneter Kaffee“ glaubhaft machen (§§ 125b Abs. 1 Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Art. 15 Abs. 1 Satz 1 GMV).

aa) Maßgebend ist insoweit gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG der Zeitraum vom 9. Januar 2009 bis 9. Januar 2014. Zwar hat die Markeninhaberin die Nichtbenutzungseinrede undifferenziert erhoben. Die Widerspruchsmarke 2 ist aber erst am 7. Juni 2005 in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen worden, so dass die Benutzungsschonfrist gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 GMV erst am 7. Juni 2010 ablief und sie somit im Zeitraum nach §§ 125b Abs. 1 Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, hier: 26. November 1999 – 26. November 2004, noch nicht dem Benutzungszwang nach Art. 15 Abs. 1 GMV unterlag.

bb) Nach der maßgebenden Rechtsprechung des EuGH wird eine (Gemeinschafts-) Marke „ernsthaft benutzt“, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der von ihrer Eintragung erfassten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen, wobei symbolische Handlungen, welche allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen, ausgeschlossen sind (vgl. EuGH GRUR 2013, 182, Leitsatz 2 und Tz. 29 – Onel ./. Omel). Dabei sind alle erheblichen Fakten und Umstände wie insbesondere die Merkmale des betreffenden Marktes, die Art der durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen, die Größe des Gebiets und der quantitative Umfang der Benutzung sowie deren Häufigkeit und Regelmäßigkeit zu berücksichtigen, wobei allerdings die Grenzen des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten außer Betracht zu lassen sind (EuGH, a.a.O.). Im Übrigen kommt es bei der Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung im Rahmen des Widerspruchsverfahrens nach dem deutschen Markengesetz nicht auf einen vollen Beweis der Benutzung an, sondern es genügt im Rahmen der Glaubhaftmachung gemäß §§ 43 Abs. 1, 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 294 ZPO die überwiegende Wahrscheinlichkeit einer rechtserhaltenden Benutzung der jeweils verfahrensgegenständlichen Widerspruchsmarke (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 43, Rdn. 43 m.w.N.). Hinsichtlich des relevanten Zeitraumes vom 9. Januar 2009 bis 9. Januar 2014 werden die von der Widersprechenden in Bezug auf die Widerspruchsmarke 2 vorgelegten Benutzungsunterlagen diesen Anforderungen gerecht.

Die Widersprechende hat im patentamtlichen Verfahren eine eidesstattliche Versicherung ihres administrativen Geschäftsleiters, Herr A… vom 23. Juli 2010 vorgelegt (Bl. 153 ff. der patentamtlichen Akten). Diese eidesstattliche Versicherung weist insbesondere kumulierte Umsatzzahlen in Bezug auf „gefriergetrockneten Kaffee“ für das Gebiet der Europäischen Union für die Jahre 2006 – Mai 2010 zwischen … € für Januar – Mai 2010 und ca. … € für das Jahr 2006 aus, sowie eine Aufschlüsselung dieser Umsatzzahlen für zwei Mitgliedstaaten der Europäischen Union, nämlich Spanien (zwischen 10.034 für das Jahr 2009 und … € für das Jahr 2007) und das Vereinigte Königreich (zwischen … € für Januar – Mai 2010 und … € für das Jahr 2006), wobei die Summe dieser aufgeschlüsselten Umsatzzahlen – bis auf eine marginale Abweichung für das Jahr 2009 – den angegebenen kumulierten Zahlen für die Gemeinschaft entspricht.

Ferner hat die Widersprechende Rechnungskopien betreffend einen Abnehmer in Spanien (Bl. 159 ff. der patentamtlichen Akten) sowie – zur Form der Benutzung – z.B. die Abbildung eines Auszugs aus dem Internetauftritt der spanischen Supermarktkette „El Corte Inglés“ mit einer Abbildung des Produkts „Buendia – Café solulable natural“ (Bl. 168 der patentamtlichen Akten) eingereicht.

Ferner hat sie weitere Rechnungskopien betreffend einen Abnehmer im Vereinigten Königreich (Bl. 169 ff. der patentamtlichen Akten) und im Vereinigten Königreich veröffentlichte Werbeanzeigen mit der Abbildung von Verpackungen mit der Aufschrift „Buendia“ und u.a. der Angabe „freeze dried coffee“ vorgelegt (Bl. 183 ff. der patentamtlichen Akten).

In ihrer Gesamtheit lassen die vorgenannten Unterlagen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit den Schluss zu, dass die Widerspruchsmarke 2 zur Kennzeichnung der Ware „gefriergetrockneter Kaffee“ in den Jahren 2009 und den Monaten Januar – Mai 2010 – und damit in einem für die rechtserhaltende Benutzung nach §§ 125b Abs. 1 Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG relevanten Zeitraum innerhalb der Europäischen Union benutzt wurde. Unschädlich ist insoweit, dass diese Benutzung in einen Zeitraum fällt, in welchem die Widerspruchsmarke 2 selbst noch nicht dem Benutzungszwang unterlag (s.o. aa), da die Benutzungsschonfrist den Zweck hat, dem Markeninhaber ausreichend Zeit zur Vorbereitung und Aufnahme der Benutzung der jeweiligen Marke einzuräumen. Nimmt er die jeweilige Marke bereits während der Schonfrist in Benutzung, ist dies bei der Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung nach § 43 Abs. 1 MarkenG zu seinen Gunsten auch zu berücksichtigen.

Im Übrigen ergeben die vorgenannten Unterlagen in ihrer Gesamtheit zu Umfang und Form der Benutzung ein konsistentes Bild, wobei die vorgelegten Umsatzzahlen weit über dem Betrag für eine nur „symbolische“ Benutzung der Widerspruchsmarke 2 liegen. Unschädlich ist ferner, dass die vorgelegten Rechnungen nur an jeweils einen Abnehmer in Spanien und dem Vereinigten Königreich gerichtet sind, zumal die weiteren Unterlagen zur Form der Benutzung auf eine Vermarktung an Endverbraucher über Vertriebsorganisationen wie z.B. Supermarktketten ohne weiteres schließen lassen.

cc) Da eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 2 in Bezug auf die Waren „gefriergetrockneter Kaffee“ bereits auf Grundlage der unter bb) genannten Unterlagen als glaubhaft gemacht zu erachten ist, kommt es insoweit auf die weiteren, von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen nicht an, zumal sich diese auch auf keine weitergehenden Waren oder Dienstleistungen beziehen.

Diese weiteren Benutzungsunterlagen sind auch nicht geeignet, die sich aus den vorgenannten Unterlagen ergebende überwiegende Wahrscheinlichkeit der Benutzung der Widerspruchsmarke 2 im relevanten Zeitraum in Frage zu stellen. Zwar weist die weitere eidesstattliche Versicherung des Herrn A… vom 5. März 2013 für die Jahre 2010 und 2011 nicht nach Mitgliedsstaaten der Europäischen Union aufgeschlüsselte Umsatzzahlen aus, wobei die auf das Gebiet der EU bezogenen Umsatzzahlen auch nicht konkret beziffert, sondern nur mit einer Untergrenze angegeben worden sind („mehr als … €“ bzw. „mehr als … €“). Soweit die eidesstattliche Versicherung vom 23. Juli 2010 für die

Monate Januar – Mai 2010 bereits kumuliert einen Umsatz von … € nennt und damit bereits für die ersten fünf Monate des Jahres 2010 die Größenordnung erreicht, die in der weiteren eidesstattlichen Versicherung für das gesamte Jahr 2010 erreicht wird, so handelt es sich nicht um eine Unstimmigkeit, die die Relevanz der unter bb) genannten Unterlagen, die – wie ausgeführt – ein schlüssiges Bild zur Benutzung der Widerspruchsmarke 2 ergeben, in Frage zu stellen vermag.

Des Weiteren lassen die Zahlen aus der eidesstattlichen Versicherung vom 23. Juli 2013 zwar auf einen nicht unerheblichen Umsatzrückgang hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 im Zusammenhang mit „gefriergetrocknetem Kaffee“ schließen. Ein solcher Umsatzrückgang steht aber nicht ohne weiteres der Schlüssigkeit der auf vorherige Zeiträume bezogene Umsatzzahlen entgegen, so dass auch dieser konkrete Umsatzrückgang nicht die überwiegende Wahrscheinlichkeit der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 2 im relevanten Zeitraum beseitigt.

b) Unter Berücksichtigung der Ware „gefriergetrockneter Kaffee“ auf Seiten der Widerspruchsmarke 2 können sich die Vergleichsmarken in Bezug auf die Ware „Kaffee“ der angegriffenen auf identischen Waren und hinsichtlich der Waren „Kaffeegetränke, auch unter Zusatz von Milchprodukten und/oder Aromatisierungsmitteln und/oder Süßungsmitteln, diese Produkte auch in Instantform; Kaffeepräparate für die Herstellung von alkoholfreien Getränken, alkoholfreie Getränke, auch solche unter Zusatz von Kaffee, Kakao, Schokolade, Milchprodukten und/oder Fruchtprodukten; Kaffeepräparate für die Herstellung von alkoholischen Getränken“ der angegriffenen Marke auf Waren im engen Ähnlichkeitsbereich begegnen. Eine enge Ähnlichkeit ist auch in Bezug auf die Dienstleistungen „Dienstleistungen eines Restaurationsbetriebes“ der angegriffenen Marke zu bejahen.

aa) Insoweit kann dahingestellt bleiben, ob bei der Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 2 im Rahmen der Integrationsfrage nur auf „gefriergetrockneten Kaffee“ oder weitergehend auf „löslichen Kaffee“ oder sogar auf den Oberbegriff „Kaffee“ abzustellen ist. Soweit die angegriffene Marke für „Kaffee“ geschützt ist, handelt es sich um einen weiten Oberbegriff, unter welchen auch die Ware „gefriergetrockneter Kaffee“ der Widerspruchsmarke 2 fällt, so dass insoweit ohne weiteres von Warenidentität auszugehen ist.

„Kaffeegetränke, auch unter Zusatz von Milchprodukten und/oder Aromatisierungsmitteln und/oder Süßungsmitteln, diese Produkte auch in Instantform“ können gerade auch unter Verwendung von gefriergetrocknetem Kaffee hergestellt werden, zumal die Gefriertrocknung eines der wesentlichen Verfahren bei der Herstellung von löslichem Kaffee darstellt. Bei Kaffeegetränken in Instantform, die mit Aromatisierungs- und/oder Süßungsmitteln versehen werden, ist die Verwendung von gefriergetrocknetem Kaffee als wesentlichem Grundstoff besonders naheliegend. Daher ist insoweit von engster Warenähnlichkeit auszugehen. Gleiches gilt in Bezug auf „Kaffeepräparate für die Herstellung von alkoholfreien und alkoholischen Getränken“, da auch insoweit die Verwendung von gefriergetrocknetem Kaffee als wesentlichem Grundstoff aus den genannten Gründen jedenfalls in Betracht kommt. Schließlich ist engste Warenähnlichkeit auch in Bezug auf die „alkoholfreien Getränke, auch solche unter Zusatz von Kaffee, Kakao, Schokolade, Milchprodukten und/oder Fruchtprodukten“ der angegriffenen Marke zu bejahen. Der Begriff „alkoholfreie Getränke“ stellt einen weiten Oberbegriff dar, unter welchen der Verkehr auch Kaffee bzw. ein in üblicher Weise zubereitetes Kaffeegetränk aus gefriergetrocknetem Kaffee subsumieren wird, zumal die im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke in diesem Zusammenhang genannten „Zusätze“ diesen Begriff nicht einschränken, sondern lediglich eine beispielhafte Liste möglicher Zusätze für derartige alkoholfreie Getränke darstellen.

bb) Auch in Bezug auf die Ware „Kaffeeweißer“ der angegriffenen Marke (Klasse 29) liegt eine enge Warenähnlichkeit vor. Kaffeeweißer ist eine pulvrige Substanz aus Milchfett und Milchpulver oder aus pflanzlichen Bestandteilen, die beim Konsum von Kaffee oder Tee verwendet wird und im Vergleich zu Milch lange haltbar ist. Zwar handelt es sich insoweit um eine von der stofflichen Beschaffenheit her gegenüber gefriergetrocknetem Kaffee unterschiedliche Ware. Jedoch ist Kaffeeweißer eine beim Kaffeekonsum typischerweise eingesetzte, ergänzende Ware, die zudem auch gerade für die Ware „Kaffee“ konzipiert ist und deren Verwendung als besonders haltbares Produkt gerade im Zusammenhang mit gefriergetrocknetem Kaffee besonders nahe liegt (z.B. auch beim Betrieb von Kaffeeautomaten).

cc) Eine enge Ähnlichkeit besteht auch in Bezug auf die „Dienstleistungen eines Restaurationsbetriebes“ der angegriffenen Marke. Es ist üblich geworden, dass Kaffeehersteller ihre Produkte, darunter auch „gefriergetrockneten Kaffee“ in Verkaufsstellen anbieten, in denen neben dem Verkauf von Kaffeeprodukten auch Kaffeegetränke zum unmittelbaren Konsum angeboten werden (z.B. Tchibo) oder eigene Kaffeeprodukte über konzerneigene oder lizenzierte Kaffeehäuser vertreibt (z.B. Starbucks). Dann bestehen aber auch in Bezug auf „Dienstleistungen eines Restaurationsbetriebes“ enge Berührungspunkte zu der Ware „gefriergetrockneter Kaffee“.

In einer zergliedernden Betrachtungsweise setzt sich die Widerspruchsmarke 2 aus den Bestandteilen „Buen“ und „Dia“ zusammen. Wie sich insbesondere aus den von der Markeninhaberin vorgelegten Unterlagen ergibt, stellt die Wortkombination „Buen Dia“ eine Grußformel dar, die aus der spanischen Sprache stammt und eine Abkürzung von „Buenos Dias“ darstellt (vgl. z.B. die Anlagen zum Schriftsatz der Markeninhaberin vom 18. Juni 2007, Bl. 99 ff. der patentamtlichen Akten, insbesondere dort Anlage 1, ferner den in der mündlichen Verhandlung vom 9. Januar 2014 von der Markeninhaberin übergebenen Wikipedia-Auszug).

Jedoch lässt sich hieraus nicht mit hinreichender Sicherheit ableiten, dass den maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen die Wortkombination „Buen Dia“ i.S.e. Grußformel, und zwar insbesondere als Abwandlung bzw. Abkürzung der auch im Inland etwa durch Verwendung u.a. in Liedtexten bekannten Grußformel „Buenos Dias“ in relevantem Umfang bekannt ist. Insbesondere gehört Spanisch nicht zu den ersten Fremdsprachen in Deutschland und ist insoweit nicht mit stärker verbreiteten Fremdsprachen wie Englisch oder Französisch zu vergleichen. Vielmehr stellt die spanische Sprache in Deutschland ungeachtet des Fortschritts des Wirtschaftsverkehrs innerhalb des europäischen Binnenmarktes und auch der großen Zahl von Deutschen, die als Touristen nach Spanien reisen, keine allgemein oder in besonderem Maße geläufige Fremdsprache dar. Dann kann aber auch nicht davon ausgegangen werden, dass inländische Verkehrskreise in relevantem Umfang das Markenwort „Buendia“ ohne weiteres als eine Kombination aus den Wortelementen „Buen“ und „Dia“ erkennen und dieses ohne weiteres als bloße Grußformel auffassen.

d) Ausgehend von Warenidentität bzw. enger Warenähnlichkeit und durchschnitt-licher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind an den Markenabstand strenge Voraussetzungen zu stellen, denen die angegriffene Marke in Bezug auf die in Ziffer 1 des Tenors genannten Waren und Dienstleistungen nicht gerecht wird.

Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 224 m.w.N.). Insoweit ist eine relevante Markenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht auch bei „auf Sicht“ gekauften Waren nicht vernachlässigbar (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 228 ff., insbes. Rdn. 230 m.w.N.). Hiervon ausgehend weist die angegriffene Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht im Zusammenhang mit den vorgenannten Waren und Dienstleistungen eine relevante Ähnlichkeit mit der Widerspruchsmarke 2 auf. Bei der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit der Vergleichsmarken sind die dem Sprachgefühl entsprechenden und im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegenden Möglichkeiten der Aussprache von Markenwörtern zu berücksichtigen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 245).

Im vorliegenden Fall kann auf Seiten der angegriffenen Marke nicht nur eine vor allem in Bezug auf die in der angegriffenen Marke enthaltenen Vokale prononcierte Aussprache „Bu – en – di – a“ zu Grunde gelegt werden. Bei einer nur leicht verschliffenen Sprachweise, die auch vorliegend durchaus nahe liegt, verschmelzen die auf den Anfangskonsonanten folgenden Vokale „u – e“ miteinander, so dass sich eine Aussprache ähnlich wie „Bwenn-di-a“ ergibt und bei der der Vokal „u“ kaum mehr als eigenständiger Laut wahrgenommen wird. Damit kann bei den im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegenden Aussprachevarianten, die keine abweichende Betonung der Markenwörter auf unterschiedlichen Sprechsilben zwingend oder auch nur naheliegend erscheinen lässt, eine starke Annäherung der Aussprache der Vergleichsmarken insbesondere hinsichtlich Betonung und Sprachrhythmus stattfinden, wobei die weiteren Übereinstimmungen in Bezug auf den identischen Anfangsbuchstaben und die identischen Endsilben „di-a“ noch stärker ins Gewicht fallen.

Hingegen fällt der unterschiedliche Vokallaut nach dem Anfangsbuchstaben demgegenüber nicht ausreichend ins Gewicht, um jedenfalls im Zusammenhang mit identischen oder eng ähnlichen Waren und Dienstleistungen eine relevante Markenähnlichkeit verneinen zu können.

Unter Abwägung aller vorgenannten Umstände ist nach alledem eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken in Bezug auf die in Ziffer 1 des Tenors genannten Waren und Dienstleistungen zu bejahen, so dass insoweit die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen waren.

3. Hinsichtlich der weiteren streitgegenständlichen Waren der angegriffenen Marke, nämlich „synthetisch hergestellte Süßstoffe und Süßungsmittel“ (Klasse 1), „Kakao- und Schokoladengetränke, auch unter Zusatz von Milchprodukten und/oder Aromatisierungsmitteln und/oder Süßungsmitteln, diese Produkte auch in Instantform; natürliche Süßstoffe und Süßungsmittel“ (Klasse 30), „Kakao- und Schokoladenpräparate für die Herstellung von alkoholfreien Getränken, Kakao- und Schokoladenpräparate für die Herstellung von alkoholischen Getränken“ (Klasse 32) ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr in Bezug auf die Widerspruchsmarke 2 nicht gegeben.

a)      „Synthetisch hergestellte Süßstoffe und Süßungsmittel“ (Klasse 1) und „natürliche Süßstoffe und Süßungsmittel“ (Klasse 30) stellen zwar Produkte dar, die regelmäßig auch beim der Zubereitung von Kaffee bzw. Kaffeegetränken konsumiert werden und insoweit zu „gefriergetrocknetem Kaffee“ in einem Ergänzungsverhältnis stehen. Jedoch weisen diese Waren von ihrer stofflichen Beschaffenheit erhebliche Unterschiede zu „gefriergetrocknetem Kaffee“ auf und stammen regelmäßig auch von anderen Herstellern als „gefriergetrockneter Kaffee“. Ferner können „synthetisch hergestellte Süßstoffe und Süßungsmittel“ und „natürliche Süßstoffe und Süßungsmittel“ bei der Zubereitung von Getränken und Speisen als geschmackgebender Stoff in einer nahezu universellen Weise zum Einsatz kommen und sind daher – anders als z.B. die o.g. Ware „Kaffeeweißer“ gerade nicht in besonderer Weise als Zutat zu Kaffee konzipiert. Vor diesem Hintergrund weisen die „synthetisch hergestellten Süßstoffe und Süßungsmittel“ und die „natürlichen Süßstoffe und Süßungsmittel“ der angegriffenen Marke gegenüber „gefriergetrocknetem Kaffee“ einen weitaus deutlicheren Abstand auf als die in Ziff. 1 des Tenors genannten Waren.

Dies gilt auch dann, wenn man von einer Benutzung der Widerspruchsmarke 2 generell für „Kaffee“ ausgehen würde. Dieser deutliche Warenabstand fällt im Rahmen der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebenden Gesamtabwägung als erheblich verwechslungsmindernder Aspekt ins Gewicht, so dass in Abwägung der vorgenannten Umstände insoweit Verwechslungsgefahr nicht zu bejahen ist, zumal die Markenwörter auch im klanglichen Gesamteindruck, wo die Zeichenähnlichkeit vergleichsweise am größten ist, im Zusammenhang mit Waren, die einen größeren Abstand aufweisen, nicht nur unerhebliche Abweichungen insbesondere in der Vokalfolge aufweisen.

b)      Das Gleiche gilt in Bezug auf die Waren „Kakao- und Schokoladengetränke, auch unter Zusatz von Milchprodukten und/oder Aromatisierungsmitteln und/oder Süßungsmitteln, diese Produkte auch in Instantform“ (Klasse 30) und „Kakao- und Schokoladenpräparate für die Herstellung von alkoholfreien Getränken, Kakao- und Schokoladenpräparate für die Herstellung von alkoholischen Getränken“ (Klasse 32) der angegriffenen Marke. Zwar werden Kakao- und Schokoladengetränke häufig ähnlich wie Kaffee bzw. Kaffeegetränke z.B. zum Frühstück oder auch im Rahmen von „Kaffeepausen“ tagsüber konsumiert, so dass etwa mit Blick auf den Verwendungszweck Berührungspunkte vorliegen. Dies ist auch hinsichtlich der Vertriebswege dieser Waren und derjenigen von „gefriergetrocknetem Kaffee“ der Fall. Jedoch bestehen insoweit andererseits erhebliche Unterschiede in der stofflichen Beschaffenheit, auch werden Kakao- und Schokoladengetränke bzw. Präparate zur Herstellung dieser Getränke regelmäßig von anderen Produzenten hergestellt als „gefriergetrockneter Kaffee“. Letztlich fällt auch ins Gewicht, dass es sich bei Kakao- und Schokoladengetränken“ und „Kakao- und Schokoladenpräparaten für die Herstellung von alkoholfreien oder alkoholischen Getränken“ einerseits und „gefriergetrocknetem Kaffee“ andererseits um konkurrierende Produkte handelt. Mithin liegen auch insoweit erhebliche Abweichungen vor, die auch in Bezug auf diese Waren zu einem relevanten Warenabstand führen, wobei dieser relevante Warenabstand bei der markenrechtlichen Gesamtabwägung ebenfalls in erheblich verwechslungsmindernder Weise ins Gewicht fällt. Daher ist auch insoweit Verwechslungsgefahr zu verneinen.

4. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht geboten. Weder war über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 82 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als erforderlich zu erachten (§ 82 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Dies gilt auch, soweit der Senat die Verwechslungsgefahr in Bezug auf einzelne Waren der angegriffenen Marke anders entschieden hat als die Beschwerdekammer des HABM in der Parallelentscheidung Nr. B 1 109 760 vom 30. Juni 2009 (Bl. 114 ff. d.A.), in welcher die Beschwerdekammer eine Verwechslungsgefahr zwischen der Gemeinschaftsmarkenanmeldung 5 146 410 Bondia, angemeldet für die identischen Waren und Dienstleistungen wie die vorliegend angegriffene Marke, und der Widerspruchsmarke 2 in vollem Umfang bejaht hat.

Der Senat hat bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die hierfür von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien insbesondere zur Berücksichtigung aller relevanten Fallumstände und zur Wechselwirkung der einzelnen Kriterien angewendet. Eine Abweichung beim Ergebnis der danach gebotenen Gesamtabwägung stellt aber keine Abweichung dar, die die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 82 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als geboten erscheinen lässt. Aus diesen Gründen war auch eine Vorlage an den EuGH gem. Art. 267 Abs. 3 AEUV nicht geboten.

5. Eine Auferlegung von Kosten gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG war nicht veranlasst.

FACE CLINIC mit Grafik schutzfähig

In der Beschwerdesache betreffend die Markenanmeldung 307 10 967.4 hat der 30. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Januar 2014 beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 44, vom 24. November 2008 und vom 11. Januar 2012 aufgehoben.

 Gründe

I.

Das in schwarz/weiß gestaltete Wort-/Bildzeichen ist am 15. Februar 2007 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 3:

Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; ätherische Öle; Kosmetika; Parfümeriewaren;

Klasse 5:

pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Arzneimittel; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Pflaster; Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel;

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 41:

Erziehung, Ausbildung; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Schulungen sowie Konferenzen, Symposien und Kongressen; Herausgabe von Texten und Druckereierzeugnissen auch in elektronischer Form (ausgenommen für Werbezwecke);

Klasse 44:

medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; plastische und Schönheitschirurgie; Dienstleistungen von Ärzten und Kliniken“ angemeldet worden.“

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 24. November 2008 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen und offengelassen, ob darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis anzunehmen sei.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die beiden aus der englischen Sprache stammenden Worte „

In der Beschwerdesache betreffend die Markenanmeldung 307 10 967.4 hat der 30. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Januar 2014 beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 44, vom 24. November 2008 und vom 11. Januar 2012 aufgehoben.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 24. November 2008 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen und offengelassen, ob darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis anzunehmen sei.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die beiden aus der englischen Sprache stammenden Worte „FACE CLINIC“ werde der Verkehr mit „Gesichtsklinik“ übersetzen und darunter eine Klinik für plastische Chirurgie verstehen, die sich auf das Gesicht spezialisiert habe. Die originalgetreuen Wiedergaben der Gesichter der weltberühmten Statue „David“ von Michelangelo und des weltbekannten Gemäldes „Geburt der Venus“ von Sandro Botticelli könnten eine Schutzfähigkeit nicht begründen, da diese im Bereich der Produkte und Dienstleistungen der Gesundheits- und Schönheitspflege in verschiedener Art intensiv verwendet würden.

Bei „David“ und „Venus“ handele es sich um sehr häufig und vielfältig eingesetzte allgemein bekannte Werbemotive, die der Verkehr nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, sondern nur als blickfangartige Hervorhebungsmittel auffasse. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten bringe das Anmeldezeichen lediglich werbemäßig zum Ausdruck, dass es sich um kosmetische und pharmazeutische Artikel sowie um medizinische Dienstleitungen im Bereich der plastischen Chirurgie handele, die der Herstellung oder dem Erhalt eines ästhetischen, anmutigen und gesunden Körpers dienten und von einer auf das Gesicht spezialisierten Klinik für plastische Chirurgie hergestellt bzw. erbracht würden.

Die in Klasse 16 beanspruchten Druckereierzeugnisse“ und „Lehr- und Unterrichtsmittel“ könnten sich inhaltlich mit „plastischer Chirurgie“ innerhalb einer „FACE CLINIC“ befassen. Gleiches gelte für die Dienstleistungen der Klasse 41 im Hinblick auf eine Aus- und Fortbildung „in plastischer Chirurgie in einer Gesichtsklinik“.

Die hiergegen eingelegte Erinnerung hat dieselbe Markenstelle durch Beschluss vom 11. Januar 2012 zurückgewiesen und zur Begründung ergänzend ausgeführt, durch die Verbindung der Abbildung des „David“ – Kopfes mit der Abbildung des „Venus“ – Kopfes entstehe kein über die bloße Zusammenfügung hinausgehender Eindruck. Die Verbindung gerade dieser beiden Kunstwerke sei naheliegend. Auch die Blickrichtung der einander zugewandten Gesichter sei nicht ungewöhnlich, da damit lediglich die Kunstwerke unverändert wiedergegeben werden würden. Das Anmeldezeichen erschöpfe sich damit auch in seiner Gesamtheit in einer Kombination für sich genommen schutzunfähiger Bestandteile. Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Zur Begründung hat er ausgeführt, für die der englischen Sprache nicht mächtigen Verkehrskreise handele es sich bei den Wortelementen „FACE CLINIC“ um Fantasiebegriffe. Eine Übersetzung mit „Gesichtsklinik“ oder „Klinik für plastische Chirurgie“ verkenne, dass „face“ nicht nur für „Gesicht“ stehe. Auch enthalte der Begriff „Gesichtsklinik“ keine eindeutige Aussage. Ein Sachzusammenhang zu sämtlichen beanspruchten Produkten sei auch in der Interpretation der Markenstelle nicht gegeben. Von Bedeutung sei hier, dass die beiden Bildelemente in eine ganz besondere, einen Blickkontakt aufnehmende, Position gerückt seien.

Die Möglichkeiten der Interpretation dieser „stummen Kommunikation“ seien mannigfaltig. Ein erster Prozess des Nachdenkens setze bereits bei den Einzelkomponenten der Bildelemente an, da insbesondere bei dem linken Kopf nicht selbstverständlich der „David“ Michelangelos erkannt werde und dieser im Übrigen auch nicht Sinnbild körperlicher Perfektion sei.

Gleiches gelte für die weibliche Kopfdarstellung. Auch insoweit müsse zunächst analytisch überlegt werden, um welchen Ausschnitt, um welches Wesen es sich hierbei handeln könnte.

Die Ausführungen der angefochtenen Beschlüsse bezögen ihre Angaben zu beschreibenden Ausführungen jeweils aus den hier nicht relevanten Gesamtfiguren des „David“ und der „Venus“.  Entscheidend sei hier aber die Verknüpfung zweier Köpfe zu einer Gesamtkomposition, die hier nicht reine Schönheit, sondern eine Verbindung von Freiheit und Schönheit verkörpere.

Er beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht bestehen.

Dem Anmeldezeichen kann zunächst nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs.2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 611, Rn. 66 f. EUROHYPO; BGH GRUR 2013, 731, Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rn. 7 – Starsat; GRUR 2010, 825, 826, Rn. 13 – Marlene – Dietrich – Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rn. 8 Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006).

Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rn. 45  – Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Rn. 27 – BioID; GRUR 2008, 608, 611, Rn. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rn. 12 – VISA GE; GRUR 2009, 949, Rn. 10 – MyWorld; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 –FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte  abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rn. 24  – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24  – SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rn. 8  – Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Rn. 13  – Marlene – Dietrich – Bildnis II; GRUR  2006, 850, 854, Rn. 18  – FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken bzw. die Wortelemente von Wort – /Bildmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013,  1143, Rn. 15  – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehen – den beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678,  Rn. 86  – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Rn. 11  – Linkeconomy;  GRUR  2009, 952, 953, Rn. 10  – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19  – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418  – BerlinCard; GRUR 2001, 1151,  1152  – marktfrisch; GRUR 2001, 1153  – antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die  – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in  der Werbung oder in den Me dien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850 , 854, Rn. 19  – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051  – Cityservice; GRUR 2001,  1043, 1044  – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten).

Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche  die beanspruchte n Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen,  durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl.  BGH GRUR 2010, 1100, Rn. 23  – TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Rn. 28 f.  – FUSSBALL WM 2006).

b) Nach diesen Grundsätzen hat die Markenstelle dem Anmeldezeichen die  Unterscheidungskraft zu Unrecht abgesprochen.

aa) Zunächst ist mit der Markenstelle davon auszugehen, dass der  Wortbestand teil „Face Clinic“ mit der Bedeutung „Gesichtsklinik“ für die angesprochenen Verkehrskreise geeignet ist, den überwiegenden Anteil der beanspruchten  Waren und Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Bestimmung, ihres Themenspektrums oder ihres Erbringungsortes zu beschreiben. Mit Ausnahm e der Dienstleistung der Klasse 41 „Erziehung“, die  sich ausschließlich an den Endverbraucher richtet, werden von den beanspruchten Waren und  Dienstleistungen sowohl Fachkreise als auch der Endverbraucher angesprochen.

Der Wortbestandteil ist für diese Kreise erkennbar aus den Worten „Face“ und  „Clinic “ gebildet. „Face“ steht in der englischen Sprache  – insoweit zum Grundwortschatz gehörend – für „das Gesicht“ (Langenscheidts Schulwörterbuch Eng – lisch, 1986, S. 118), kann aber  – je nach Zusammenhang – auch „Wand“, „Stirnseite (eines Gebäudes)“, „Zifferblatt (einer Uhr)“, „Seite (eines Würfels ) “, „Vordeseite (einer Münze, Banknote oder Spielkarte) “ oder „Schlagfläche (eines Golfschlägers o. ä.)“ bedeuten (Duden – Oxford – Großwörterbuch Englisch. 3. Aufl.  – 8 – Mannheim 2005 [CD – ROM]).

Allgemein bekannt sind Begriffe wie „Poker – Face“  oder „Facelifting“. „Clinic“ bezeichnet in der englischen Sprache eine „Klinik“, die  „Abteilung einer Klinik“ od er eine „Sprechstunde“. „Dental Clinic“ ist eine „Zahnkli – nik“ (Duden – Oxford – Großwörterbuch Englisch a. a. O.). Im  Zusammenhang von  „Face“ und „Clinic“ liegt ein Verständnis von „Gesichtsklinik“ auf der Hand. Darunter kann eine Klinik mit einem Tätigkeitsgebiet des Anmelders zu verstehen sein , der in seiner Fachklinik Ästhetische Gesichtschirurgie, Dysgnathiechirurgie (Kieferorthopädische Operationen etc.) und Zahnimplantologie anbietet (vgl.  www.face – clinic.de ).

Entgegen der Argumentation des Anmelders ist das „Gesicht“  auch kein ungewöhnliches Tätigkeitsgebiet einer Spezialklinik. Die beanspruchten Waren der Klasse 3 „Mittel zur Körper – und Schönheitspflege;  ätherische Öle; Kosmetika“ können für eine „Gesichtsklinik“ bestimmt sein. Gleiches gilt auch für die beanspruchten Waren der Klasse 5 „pharmazeutische Erzeugnisse; Arzneimittel; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische  Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Pflaster; Verbandmaterial; Zahnfüllmittel  und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel“.

Die Waren  der Klasse 16 „Druckereierzeugnisse; Lehr – und Unterrichtsmittel (ausgenommen  Apparate)“ können sich inhaltlich mit dem Tätigkeitsspektrum einer „Gesichtsklinik“  befassen. Da es sich insoweit nicht um einen beschränkten Themenkreis handelt  (vgl. BPatG  33 W (pat) 100/07  – AIR FORCE ONE), bezieht sich der unmittelbar  beschreibende Begriffsinhalt insoweit auch auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 „Herausgabe von Texten und Druckereierzeugnissen auch in  elektronischer Form (ausgenommen für Werbezwecke)“ (BGH GRUR 2013, 522,  Rn. 17  – Deutschlands schönste Seiten).

Die Dienstleistungen der Klasse 41  „Ausbildung; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und  Schulungen sowie Konferenzen, Symposien und Kongressen“ können sich eben – falls mit dem Tätigkeitsspektrum einer „Gesichtsklinik“ befassen. Hinsichtlich  der  Dienstleistungen der Klasse 44 „medizinische Dienstleistungen; Gesundheits – und  Schönheitspflege für Menschen; plastische und Schönheitschirurgie; Dienstleistungen von Ärzten und Kliniken“ ist „FACE CLINIC“ geeignet, den Tätigkeitsbereich bzw. den Erbringungsort „Gesichtsklinik“ zu beschreiben. Wegen ihres beschreibenden Gehalts werden die Wortbestandteile der angemeldeten Wort – / Bildmarke in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise  jedenfalls im Zusammenhang mit den genannten Waren und Dienstleistungen in  naheliegender und im Vordergrund stehender Weise als beschreibender Sachhinweis verstanden werden.

bb) Dieses Verständnis wird hier aber durch die in ihrer Gesamtheit ungewöhnliche grafische Ausgestaltung so weit überlagert, dass dem Zeichen ein  Minimum an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann. Denn es ist von dem Grundsatz auszugehen, dass einer Wortelemente enthalten – den Bildmarke  – unbeschadet der fehlenden Unterscheidungskraft dieser Wortelemente – als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden kann, wenn  die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht  (EuGH GRUR 2006, 229, 233  Rn. 73, 74  – BioID; BGH GRUR 2001, 115 3  – anti KALK; GRUR 1991, 136, 137  – NEW MAN).

Allerdings vermögen einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebenso  wenig aufzuwiegen, wie derartige einfache grafische Gestaltungselemente auch  für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen wer – den können. Es bedarf vielmehr eines auffallenden Hervortretens der grafischen  Elemente, um s ich dem Verkehr als Herkunftshinweis einzuprägen (BGH GRUR  2008, 710, 711, Rn. 20  – VISAGE; GRUR 2001, 1153, 1154  – anti KALK). Mit dem Anmelder und entgegen der Auffassung der Markenstelle ist hier von einem auffallenden Hervortreten der grafischen Elemente auszugehen.

Der Bildbestandteil des Anmeldezeichens enthält eine Kombination der Abbildungen von Teilen zweier Werke der Renaissance – Kunst: Die linke Hälfte des Bildbestandteils ist die fotografische Abbildung eines Teils der  Monumentalstatue „David“ des italienischen Malers, Bildhauers, Architekten und  Dichters Michelangelo (1475 – 1564), die sich im Original in der Galleria  dell’Accademia in Florenz (Italien) befindet: Die rechte Hälfte des Bildbestandteils enthält einen Bildausschnitt aus dem  Gemälde des italienischen Malers und Zeichners Sandro Botticelli (1445 – 1510) „ La  nascita di Venere“ („Die Geburt der Venus“), das die Göttin „Venus“ darstellt und  dessen  Original sich in den Uffizien in Florenz befindet: Der Senat verkennt nicht, dass beide Kunstwerke, wie die Markenstelle festgestellt  hat, vielfach in der Werbung verwendet werden, um „Schönheit“ oder „Gesundheit“  zu symbolisieren und auch in Kunstkreisen als Symbole für menschliche Schönheit gelten.

Ob der Durchschnittsverbraucher und auch der angesprochene Fachverkehr in  der Lage sind, beide Darstellungen (kunst- )geschichtlich zutreffend einzuordnen  (zweifelnd hinsichtlich einer Abbildung der „Nofretete“: KG GRUR – RR 2002, 325  – Nofretete in Abgrenzung zu BPatG GRUR 1998, 1021  – Mona Lisa) und wissen,  dass beide Figuren/Gesichter in der Kunst als Symbol für Schönheit gelten (vgl.  die Untersuchung „P. Deuflhard: „Was ist ein schönes Gesicht? Auf der Suche  nach Kriterien!“, in der sowohl Botticellis „Venus“ als auch Michelangelos „David“  als „schöne Gesichter der Kunst“ vorgestellt werden, Zeitschrift für Literaturwissenschaft  und Linguistik (LiLi), Jahrgang 38, Heft 152, S. 42 – 71 [2008]), kann  dahinstehen.

Zutreffend hat die Markenstelle insoweit jedenfalls festgestellt, dass  beide Figuren den angesprochenen Verkehrskreisen  – allerdings jede für sich – aus der Verwendung in der Werbung und in den Medien zur Illustration von  „Schönheit“ und „Gesundheit “ bekannt sind und  – jeweils für sich – geeignet sind,  den Wortbestandteil „FACE CLINIC“ in seiner beschreibenden Art als Hinweis auf  das Tätigkeitsgebiet oder den Anspruch einer „Gesichtsklinik“ illustrierend zu unterstreichen und zu verstärken. Vorlieg end ist die in dem Anmeldezeichen gewählte konkrete Komposition, zu der  neben der Auswahl des Bildausschnitts und der Aufnahmeperspektive auch die  Anordnung der Gesichter zueinander gehört , aber geeignet, dem Anmeldezeichen  in seiner Gesamtheit Unterscheidungskraft zu verleihen.

Dass beide Figuren, zumal in der gewählten Art und Weise, bereits kombiniert  verwendet werden, hat der Senat nicht feststellen können. Die Art und Weise, wie  „David“ in die Richtung der „Venus“ und zu ihr hinauf schaut, ist jedenfalls nicht  ohne Prägnanz  und schafft einen  unverwechselbaren, charakteristischen Gesamteindruck, der geeignet ist, das Erinnerungsvermögen des Verkehrs in herkunftshinweisender Funktion zu beeinflussen. Da es auf die Gesamtbetrachtung und nicht auf eine  Analyse der Einzelelemente  ankommt, werden die angesprochenen Verkehrskreise die mit dem angemeldeten  Kombinationszeichen versehenen oder beworbenen Produkte als Herkunftszeichen wahrnehmen.

2. Wegen seiner grafischen Gestaltung steht dem Anmeldezeichen  auch kein  Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Der Beschwerde war deshalb stattzugeben.

Stiftung Warentest verliert wahrscheinlich Markenrechte

Der BGH hat entschieden, dass ein Löschungsantrag seitens des Bundespatentgericht bezüglich der Wort-/Bildmarke „Test“ entgegen der Auffassung der Richter des BPatG nicht durch das vorgelegte Meinungsforschungsgutachtens scheitert.

Die Marke der Stiftung Warentest war beim DPMA unter anderem für Testmagazine und Verbraucherinformationen sowie Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen am 10. Januar 2004 eingetragen wurden und durch den Axel-Springer Verlag im Jahr 2006 durch einen Löschungsantrag angegriffen wurde. Nachdem das DPMA dem Löschungsantrag stattgegeben hatte, legte die Markeninhaberin Beschwerde ein und hatte vor dem BPatG Erfolg, denn dieses wies den Löschungsantrag zurück. Hiergegen hatte der Axel-Springer Verlag wiederum Rechtsbeschwerde eingelegt.

„Auch der Bundesgerichtshof hat wie zuvor das Bundespatentgericht angenommen, dass die Wort-Bild-Marke „test“ für Testmagazine und Verbraucherinformationen sowie Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen eine beschreibende Angabe ist, weil sie den Inhalt der Druckschriften bezeichnet. Das danach bestehende Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft kann durch Benutzung der Marke überwunden werden. Davon war das Bundespatentgericht aufgrund der Marktstellung des von der Stiftung Warentest herausgegebenen Magazins mit der Bezeichnung „test“ und eines Meinungsforschungsgutachtens ausgegangen.

Entgegen der Entscheidung des BPatG geht der Bundesgerichtshof davon aus, dass das Ergebnis des Ende 2009 eingeholten Meinungsforschungsgutachtens für die Annahme, das Wort-Bild-Zeichen habe sich beim allgemeinen Publikum als Marke durchgesetzt, nicht ausreicht.

Aufgrund dieses Gutachten sahen nach Bereinigung von Fehlzuordnungen lediglich 43% der Befragten in dem Zeichen einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, was für eine Verkehrsdurchsetzung im Regelfall nicht ausreicht. Da die Markeninhaberin die Marke seit Mai 2008 auch nicht mehr in der eingetragenen Form benutzt, war zudem nicht auszuschließen, dass dieser Anteil sich bis zu dem für die Entscheidung des Bundespatentgerichts über die Löschung maßgeblichen Zeitpunkt im Juni 2012 weiter verringert hatte. Die übrigen Indizien (Marktanteil, Auflage, Werbeaufwendungen und Dauer des Vertriebs des Magazins) reichten für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht aus, weil dem das Ergebnis des Meinungsforschungsgutachtens entgegenstand. Meinungsforschungsgutachten sind normalerweise das zuverlässigste Beweismittel zur Beurteilung der Frage der Verkehrsdurchsetzung einer Marke. Der Bundesgerichtshof hat die Sache an das Bundespatentgericht zurückverwiesen, das noch weitere Feststellungen treffen muss. Insbesondere ist noch zu klären, ob die Marke „test“ – wie das Patent- und Markenamt angenommen hat – im Jahre 2004 zu Unrecht eingetragen worden ist. Denn eine wegen Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marke kann nur gelöscht werden, wenn sie – mangels Verkehrsdurchsetzung – zu Unrecht eingetragen worden ist und bis zur Entscheidung über den Löschungsantrag auch keine Verkehrsdurchsetzung erlangt hat.