Abmahnung bei Markenverletzung

Bei Markenverletzung ist häufig die Abmahnung das erste mit dem der Markenverletzer konfrontiert wird. Dieses Instrument wurde ursprünglich durch die Rechtsprechung entwickelt und ist heute fester Bestandteil markenrechtlicher Auseinandersetzungen. Bis heute kommt die Abmahnung im Gesetzt weitestgehend nicht vor, lediglich im UWG und im UrhG findet sie sich zwischenzeitlich im Gesetzestext, nicht jedoch im Markenrecht.

Trotzdem hat die Frage, ob vorher eine Abmahnung versandt wurde oder nicht Einfluss auf das mögliche Gerichtsverfahren. Ohne Abmahnung kann der Markeninhaber im Prozess trotz eines Sieges auf den Kosten sitzenbleiben, wenn der Verletzer nach Zustellung der Einstweiligen Verfügung oder Hauptsacheklage sofort anerkennt.

Dieses Risiko gilt es in Einzelfällen zu berücksichtigen und in Kauf zu nehmen, insbesondere dann, wenn die Markenverletzung gravierend ist oder ein Aufschub möglicher gerichtlicher Entscheidungen keine Option darstellt. So kann bei Messen oder unmittelbar bevorstehenden Produktlaunches das Interesse, den Markteintritt zu verhindern, so groß sein, dass die möglichen Kosten ein vertretbarer wirtschaftlicher Faktor sind.

Aber die Abmahnung ist kein deutsches Phänomen, wie es teilweise dargestellt wird, auch in anderen Ländern (z.B. USA, UK) gibt es vergleichbare Schreiben, die Im Vorfeld eines Markenrechtsstreites an den betroffenen versandt werden. Jedoch folgt aus ihnen meist keine unmittelbare Kostenerstattungspflicht des Abgemahnten für die entstandenen Rechtsanwaltskosten, wie es in Deutschland bei einer berechtigten Schutzrechtsabmahnung der Fall ist.

Alternativen zur Abmahnung / Berechtigungsanfrage

Vereinzelt wird der Abmahnung eine Berechtigungsanfrage vorgeschaltet, die ursprünglich im Patentrecht entwickelt wurde. Wenn der Markeninhaber nicht alle Details des Sachverhaltes kennt, insbesondere den Handelsweg der betroffenen Ware nicht nachvollziehen kann, dann empfiehlt sich eine solche Berechtigungsanfrage. Diese fordert den potentiellen Markenverletzer auf, Auskunft zu erteilen, warum er glaubt, berechtigt zu sein, die Marke zu verwenden. Anhand der erteilten Informationen kann der Markeninhaber entscheiden, ob er abmahnt oder ob keine Markenverletzung gegeben ist.

Vereinzelt kann sich der Markenverletzer auch entscheiden, auf die Berechtigungsanfrage hin, gegenüber dem Markeninhaber eine Unterlassungserklärung abzugeben und damit die Angelegenheit schnell zu bereinigen und die Rechtsanwaltskosten für eine Abmahnung zu vermeiden.

Form, Inhalt und Zugang der Abmahnung.

Da die Abmahnung im Gesetz nicht geregelt ist, gibt es auch keine formalen Anforderungen an diese. Regelmäßig werden die Abmahnungen aber zur besseren Beweisbarkeit schriftlich erklärt, entweder vom Markeninhaber selber oder einem von ihm beauftragten Rechtsanwalt oder Patentanwalt.

Die Abmahnung sollte eine genaue Beschreibung der behaupteten Markenverletzung enthalten und die Marken nennen, auf die sich der Abmahnende beruft, damit der Adressat der Abmahnung den Verstoß prüfen kann.

Darüber hinaus wird der Verletzer aufgefordert, innerhalb einer angemessenen Frist eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. Sollte dies nicht erfolgen, wird angedroht, gerichtlich gegen die Verletzungshandlung vorzugehen. Meist werden zudem noch Auskunftsansprüche und Schadenersatzansprüche geltend gemacht.

Inwieweit die nun vom Gesetzgeber im UrhG benannten Mindestanforderungen an den Inhalt der Abmahnung auch für markenrechtliche Abmahnungen relevant sind, wird die Rechtsprechung zukünftig zeigen. Der Gesetzgeber hat zumindest dort die folgenden Voraussetzungen normiert:

„Die Abmahnung hat in klarer und verständlicher Weise

  1. Name oder Firma des Verletzten anzugeben, wenn der Verletzte nicht selbst, sondern ein Vertreter abmahnt,

  2. die Rechtsverletzung genau zu bezeichnen,

  3. geltend gemachte Zahlungsansprüche als Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche aufzuschlüsseln und

  4. wenn darin eine Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungsverpflichtung enthalten ist, anzugeben, inwieweit die vorgeschlagene Unterlassungsverpflichtung über die abgemahnte Rechtsverletzung hinausgeht.“

Die für die Abgabe der geforderten Unterlassungserklärung gesetzte Frist muss angemessen sein und kann daher von Fall zu Fall unterschiedlich sein. In der Regel werden 5-7 Werktage als angemessen erachten, in Einzelfällen bei Messen, Veranstaltungen oder anderen fixen Terminen können aber auch 24-48 Stunden oder im Extremfall wenige Stunden ausreichend sein. Wichtig für den Empfänger einer Abmahnung ist, auf jeden Fall innerhalb der Frist zu reagieren, notfalls die Gegenseite um eine Fristverlängerung zu bitten.

Die Abmahnung muss keine vorformulierte Unterlassungserklärung enthalten, denn der Abgemahnte muss selber dafür Sorge tragen, durch die Abgabe einer geeigneten Unterlassungserklärung die Wiederholungsgefahr der Markenverletzung zu beseitigen. Gerade die neue Regelung im Urheberrecht wird zur Folge haben, dass den Abmahnungen wahrscheinlich seltener vorgefertigte Unterlassungserklärungen beiliegen.

Hier beraten wir Sie, wenn der Markenverstoß tatsächlich gegeben ist, hinsichtlich der Formulierung und des Umfangs der abzugebenden Unterlassungserklärung, so dass weiteren Kosten vermieden werden und sie sich nicht zu mehr verpflichten, als unbedingt erforderlich.

Immer wieder gibt es Streit über den Zugang einer Abmahnung, aber hier ist der Empfänger eindeutig im Nachteil, denn er muss ggfs. beweisen, dass ihm die Abmahnung des Markeninhabers nicht zugegangen ist. Der Abmahnende kann alle Kommunikationswege nutzen und die Abmahnung per Post, Fax oder Email versenden, auch der Versand über zur Verfügung gestellte Kontaktformulare ist möglich. Da Markteilnehmer alle von ihnen zur Verfügung gestellten Kommunikationswege überwachen müssen, kann sich der Betroffene nicht darauf berufen, eine E-Mail nicht erhalten zu haben. Der Abmahnende kann jedoch nach den Grundsätzen von Treu und Glauben verpflichtet sein, detailliert vorzutragen, wie er die Abmahnung versandt hat und dies ggfs. beweisen. Die Anforderungen der Gerichte an diesen Nachweis sind aber nicht sehr hoch.

Reaktion auf eine Abmahnung

Da die Fragen des Markenrechts regelmäßig sehr komplex sind und auch erhebliche wirtschaftliche Interessen betroffen sind, empfehlen wir beim Erhalt einer Abmahnung dringend, einen auf Markenrecht spezialisierten Rechtsanwalt aufzusuchen. Dokumentieren Sie den Erhalt der Abmahnung, damit die gesetzte Frist berücksichtigt werden kann. Keine Reaktion ist in solchen Fällen auf jeden Fall die schlechteste Reaktion und führt meist zu höheren und bei richtiger Reaktion vermeidbaren Kosten.

Unser Team prüft, ob die behauptete Markenverletzung tatsächlich vorliegt. Dabei werden beispielsweise die angezeigten Schutzrechte des Abmahnenden auf ihren Bestand geprüft und die Schutzfähigkeit und Kennzeichnungskraft der Marke bewertet. Darüber hinaus spielt auch die Frage eine Rolle, ob ihrerseits die abgemahnte Marke überhaupt markenmäßig verwendet wurde, sie ggfs. dazu berechtigt sind, da sie die Ware regulär erworben haben oder eventuell über ältere eigene Kennzeichnungsrechte verfügen.

Zusammen mit ihnen entwickeln wir eine Strategie zur Reaktion auf die Abmahnung unter Berücksichtigung der juristischen Gegebenheiten aber auch der wirtschaftlichen Aspekte. Sollte es erforderlich sein, geben wir in ihrem Namen eine Unterlassungserklärung im erforderlichen Umfang ab und nehmen Kontakt zur Gegenseite auf, um die Auswirkungen der Auseinandersetzung einzudämmen. Wenn unsere Einschätzung zu dem Ergebnis kommt, dass die gegnerische Abmahnung unberechtigt ist und die geltend gemachten Unterlassungsansprüche und/oder Auskunfts- und Schadenersatzansprüche nicht berechtig sind, unterstützen wir sie bei der Zurückweisung der Abmahnung. Hier erfolgt regelmäßig neben einem entsprechenden Schreiben an die Gegenseite auch die Hinterlegung von Schutzschriften bei den zuständigen Gerichten, um eine mögliche Einstweilige Verfügung zu vermeiden.

Strafbewehrte Unterlassungserklärung

Soweit die seitens des Abmahnenden behauptete Markenverletzung tatsächlich gegeben ist, sollte eine strafbewehrte Unterlassungserklärung innerhalb der vom Markeninhaber geforderten Frist abgegeben werden. Die genaue Formulierung der Unterlassungserklärung sollte dabei auf den konkreten Fall abgestimmt werden. Wichtig ist, dass die Wiederholungsgefahr vollständig beseitigt wird. Nicht enthalten sein müssen, die häufig in den vom Abmahnenden beigefügten Entwürfen aufgeführten Verpflichtungen zum Schadenersatz, zur Auskunft und zur Erstattung der Rechtsanwaltskosten. Dies kann zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden.

Sollte die gesetzte Frist bereits abgelaufen sein, beseitigt die Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung trotzdem die Wiederholungsgefahr und nimmt den Anlass zur Klage, kann aber mögliche dann schon entstandene gerichtliche Kosten nicht mehr verhindern.

Auf jeden Fall muss eine Unterlassungserklärung eine angemessene Vertragsstrafe enthalten, denn andernfalls fehlt es ihr an der erforderlichen Ernsthaftigkeit und beseitigt die Wiederholungsgefahr nicht. Deshalb darf die Vertragsstrafe nicht zu gering angesetzt werden, denn dann kann der Abmahnende trotzdem eine einstweilige Verfügung beantragen

Die Höhe der Vertragsstrafe orientiert sich jeweils an den Umstände des Einzelfalls und berücksichtigt den Zwecks der Vertragsstrafe, künftige Markenverletzungen zu verhindern.

Wesentlich für die Bemessung der Vertragsstrafe sind die Art, Schwere und Ausmaß der Verletzungshandlung, das Verschulden des Verletzers sowie die Gefährlichkeit des Verstoßes für den Markeninhaber

Unberechtigte Schutzrechtsabmahnung

Aus unserer Erfahrung kommt es bei markenrechtlichen Abmahnungen immer wieder vor, dass die Abmahnungen unberechtigte ausgesprochen werden.

Entweder hat der Markeninhaber die Kennzeichenlage falsch eingeschätzt und den Schutzumfang seiner Marke überschätzt oder er will der Empfänger einschüchtern.

Hohe Streitwerte und langwierige Prozesse sind geeignet, Markteilnehmer zu veranlassen, auf die weitere Verwendung einer Marke zu verzichten, obwohl sie dazu gar nicht verpflichtet sind. Daher ist es immer erforderlich, die Rechtslage genau zu bewerten und auf die Kompetenz eines spezialisierten Markenanwaltes zurückzugreifen.

Sollte im Ergebnis eine unberechtigte Schutzrechtsabmahnung vorliegen, stehen dem Betroffenen verschiedene Wege offen, so kann er gegen den Abmahnenden mit einer positiven oder negativen Feststellungsklage vorgehen. Dabei ist es in der Regel nicht einmal erforderlich, dass er vorher eine Gegenabmahnung ausspricht.

Unabhängig ob der Abgemahnte gegen den Abmahner mit gerichtlichen Schritten vorgeht, hat er einen Kostenerstattungsanspruch hinsichtlich seiner Rechtsanwaltskosten gegenüber den Abmahner.

Anwaltskosten bei Markenverletzung

Bei berechtigten Abmahnungen wegen Markenverletzungen hat der Abgemahnte auch die Rechtsanwaltskosten des Markeninhabers zu ersetzen. Dies ist für den Fall, dass die Markenstreitigkeit durch die Abgabe einer Unterlassungserklärung beendet wird, regelmäßig eine Geschäftsgebühr, in Einzelfällen kann auch eine Vergleichsgebühr hinzukommen.

Ausschlaggebend für die Höhe der Kosten ist der Streitigkeiten. Der Streitwert liegt bei Markenverletzungen häufig zwischen € 50.000 und 100.000, kann bei bekannten Marken aber auch deutlich darüber hinausgehen.

Für die Abmahnung in Markenstreitigkeiten ist eine 1,3  Geschäftsgebühr gemäß § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) i.V.m. Nr. 2400 VV als angemessen anerkannt. Unter Berücksichtigung der oben erwähnten Streitwerte bewegen sich die vom Abgemahnten zu ersetzenden Kosten bei einem Streitwert von 50.000 Euro bei 1.744,50 Euro bzw. bei 100.000 Euro bei 2.254,50 Euro.

Hinzu können die Kosten für einen Patentanwalt treten, wobei hier die Rechtsprechung in letzter Zeit die Anforderung erhöht hat und nicht mehr ohne weiteres davon ausgeht, dass diese Patentanwaltskosten im außergerichtlichen Verfahren zu erstatten sind.

Zu berücksichtigen ist aber, dass im Falle eines Gerichtsverfahrens bei Beteiligung eines Patentanwaltes dessen Kosten im Falle des Unterliegens aufgrund der gesetzlichen Regelung auf jeden Fall zu erstatten sind.